botox
הספריה המשפטית
דיני סימני מסחר

הפרקים שבספר:

כשרות לרישום - סעיפים 16-7 לפקודת סימני מסחר

1. הדין
סעיפים 16-7 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 קובעים כדלקמן:

"7. זכות ייחודית לסימן מסחר
אדם המבקש לו זכות ייחודית להשתמש בסימן פלוני כסימן מסחר רשאי לבקש רישום הסימן על-פי הוראות פקודה זו.

8. סימנים כשרים לרישום
(א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן: "בעל אופי מבחין").
(ב) הרשם או בית-המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.


9. הגבלה לצבעים מסויימים
סימן מסחר יכול שיוגבל, כולו או מקצתו, לצבע או לצבעים מוגדרים; הרשם או בית-המשפט, בבואם להחליט בדבר אופיו המבחין, יתחשבו בהגבלה זו; במידה שסימן מסחרי רשום ללא הגבלת צבע יראו כאילו הוא רשום לכל הצבעים.

10. היקף הרישום
(א) סימן מסחר יירשם לגבי טובין מסויימים או סוגי טובין מסויימים.
(ב) בכל שאלה בדבר סיווג טובין יכריע הרשם, והחלטתו תהיה סופית.

11. סימנים שאינם כשרים לרישום (תיקון התש"ס)
(1) סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על חסותו של הנשיא, וסימן שניתן להסיק ממנו על קשר או חסות כאמור;
(2) דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם, דגלי מדינות-חוץ וארגונים בין-לאומיים וסמליהם, וכל סימן הדומה לאחד מהם;
(3) שלטי יוחסין רשמיים, אותות וחותמות רשמיים שמדינה נוהגת לציין בהם פיקוח או ערבות, וכל סימן הדומה להם, וכן סימן שניתן להסיק ממנו שבעלו נהנה מחסות ראש מדינה או ממשלה או שהוא מספק טובין או מעניק שירותים לראש מדינה או ממשלה, והכל אם לא הוכח לרשם כי בעל הסימן זכאי להשתמש באותו סימן;
(4) סימן שמופיע בו ביטוי מאלה - "פטנט", "נרשם פטנט", "על-פי כתב ממלכתי", "רשום", "מידגם רשום", "זכות יוצרים", "חיקויו של זה - זיוף" - או ביטוי כיוצא באלה;
(5) סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר;
(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי-הוגנת במסחר;
(6א) סימן הכולל ציון גאוגרפי לעניין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצויין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;
(6ב) סימן הכולל ציון גאוגרפי נכון מילולית, אולם יש בו מצג שווא כאילו מקורם של הטובין באזור גאוגרפי אחר;
(7) סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד, או הדומה לו;
(8) סימן שיש עליו תמונתו של אדם, זולת אם נתקבלה הסכמתו של הנוגע בדבר, ואם היא תמונתו של אדם שמת - ידרוש הרשם הסכמתם של שאיריו, זולת אם קיימים, לדעתו, טעמים סבירים שלא לעשות כן;
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;
(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מילים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;
(11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;
(12) סימן המזהה יין או משקה אלכוהולי הכולל ציון גאוגרפי, אם מקורו של היין או המשקה האלכוהולי אינו באותו אזור גאוגרפי;
(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;
(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.

12. סימן זהה עם שמו של אחר
הרשם רשאי לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם, לרבות שם עסקו, או המכיל שם זהה או דומה כאמור, אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום התחרות בלתי-הוגנת.

13. שם או תיאור של טובין
סימן המכיל גם שם או הגדר של טובין, רשאי הרשם לסרב לרשמו לגבי טובין אחרים, אולם הוא רשאי לרשמו כך אם בשימושו למעשה משתנה הסימן בהתאם לטובין שלהם הוא משמש, והמבקש הוסיף בבקשתו הערה על-כך.

14. רישום סימן מאשר
(א) הרשם רשאי לרשום סימן מאושר, אם הוא שוכנע שיש ביכלתו של בעל הסימן לקיים את התכונות שאותו סימן מיועד לסמנן.
(ב) סימן מאשר ניתן לרישום אף אם אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א).
(ג) לא יועבר סימן מאשר אלא לאחר קבלת רשות לכך מן הרשם.




15. רישום סימן קיבוצי
(א) הרשם רשאי לרשום סימן קיבוצי אם שוכנע שהסימן מיועד לשימושם של חברי חבר-בני-אדם ושיש לחבר פיקוח על שימושם בסימן.
(ב) לכל עניין שבפקודה זו יראו את שימושם של חברי החבר בסימן קיבוצי כשימושו של החבר, ואין נפקא מינה אם החבר עצמו משתמש או מתכוון להשתמש בו.
(ג) לא יועבר סימן קיבוצי אלא לאחר קבלת רשות לכך מן הרשם.

16. רישום סימנים הרשומים בחוץ-לארץ (תיקונים: התש"ס, התשס"ב)
(א) על-אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ-מוצאו, אלא באחת מאלה:
(1) רישום הסימן בישראל יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר;
(2) אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין; סימן מסחר לא ייפסל לרישום אם הוא שונה מסימן המסחר הרשום בארץ מוצאו, בפרטים שאינם משנים את אופיו המבחין ואינם פוגעים בזיהוי הסימן הרשום בארץ מוצאו;
(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שוויים;
(4) הסימן שגור בשפת הדיבור או במנהגי המסחר ההגונים והמקובלים בישראל;
(5) הסימן נוגד את תקנת הציבור או המוסר;
(6) יש בסימן כדי להטעות את הציבור.
(ב) "ארץ מוצא", לעניין סימן מסחר שמבקשים לרשמו על-פי סעיף זה - מדינה חברה שבה יש למבקש מפעל תעשייתי או מסחרי פועל ורציני, ואם אין לו מפעל כזה בתחומי מדינה כאמור - מדינה חברה שבה מקום מושבו, ואם אין לו מקום מושב בתחומי מדינה כאמור - מדינה חברה שהוא אזרחה.
(ג) קיבל הרשם לרישום סימן שלא היה נרשם לולא הוראות סעיף-קטן (א), יצויין הדבר בעת פרסום הבקשה ובפנקס."

2. כללי
כידוע, סימני מסחר משמשים כלי יעיל לזיהוי וייחוד טובין של אדם לעומת טובין מתחרים {באותו ענף, ואף בענפים אחרים}.

הוראות הפקודה השונות נועדו להעניק לפלוני הגנה על המוניטין שרכש ועל קניינו, אך בצד מטרה זו מגנה הפקודה גם על האינטרס הציבורי, המתבטא, למשל, בצורך למנוע הטעיה.

אל מול מטרות אלו ניצבים עקרונות השוק החופשי, הזכות לחופש העיסוק של היצרנים השונים והרצון להביא לפיתוח ולהפצת ידע ורעיונות חופשיים לשם קידום והתפתחות החברה {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

את האיזון בין המטרות השונות מתווה הפקודה בסעיפים 16-7 הנ"ל.

בפסיקה ניכר שימוש במבחני "סיווג השם" ואולם דבר זה נעשה בעיקר כאשר צד מסויים ביקש לעשות שימוש במילה מסויימת על-מנת לחסום רישום סימן אחר, והצד השני טען כנגדו כי מילה זו, או סימן זה - הוא "גנרי", או "מתאר", ולכן אין להגן עליו.

כך, לדוגמה, ב- ע"א 941/05 {אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, תק-על 2006(4), 338 (2008)} נדונה מידת ההגנה שיש ליתן למילה "תירוש" כשהיא לבדה כמילה תיאורית ורמת ההוכחה הנדרשת גבוהה ובצורה דומה, ב- ע"א 4410/06 {אנ.אר.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל בע"מ נ' Texaco Inc, תק-על 2010(3), 2922 (2010)} נדונה ההגנה שיש לתת למילה "Energy" כמונח מילוני-תיאורי ועל-כן, צריך הוא להישאר חופשי לשימוש הציבור.

זאת ועוד, סעיף 8 לפקודה מגדיר את הפן הפוזיטיבי - סימנים כשרים לרישום, וסעיף 11 לפקודה מגדיר את חלופות הפן הנגטיבי - סימנים שאינם כשרים לרישום, סעיף 11 הנ"ל מונה מקרים שונים שבהם מופרים האיזונים הנדרשים {ע"א 1611/07 מיכה דנציגר ואח' נ' שמואל מור, תק-על 2012(3), 8759 (2012)}.

ההבחנה בין מונח "רומז" למונח "מתאר" מתקשר לעוולת גניבת עין {המעוגן בחוק עוולות מסחריות} ועל-כן קיימת הבחנה בין ארבעה סוגים של שמות:

הסוג הראשון, שמות "גנריים", המתארים בצורה ישירה, יחסית, טובין מסויימים {בעיני הצרכנים}.

הסוג השני, שמות "תיאוריים", המתארים תכונה מסויימת או מהות מסויימת של הטובין.
הסוג השלישי, שמות "מרמזים", המכילים רק אסוציאציה, או רמז לטובין.

הסוג הרביעי, שמות "שרירותיים" שאינם קשורים לטובין שנמכרים כלל.

המטרה של ההבחנה הנ"ל היא לקבוע את רמת ההגנה שניתנת לאותו השם, כאשר רמת ההגנה עולה ככל שמתקרבים לקטגוריה של שם "שרירותי", ומתרחקים מהקטגוריה של שם "גנרי" {כך, לדוגמה, שם "מרמז" יהנה, ככלל, מהגנה נרחבת יותר משם "תיאורי"}.

הסיבה לכך היא ששם "גנרי" הפך לאמצעי שביכולתו לתאר את הטובין בצורה ברורה וישירה, ועל-כן אין לתת לייצרן אחד של אותם הטובין ליהנות משימוש בלעדי באותו השם {ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי עיתון משפחה ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3), 933 (2001)}.

הפסיקה יצרה שלושה מבחני-משנה על-מנת לבאר את דרך השימוש בסעיף 11(9) לפקודה, המונע את רישומו של סימן אשר עלול להטעות {זה וסעיפים אחרים בפקודה, שמשתמשים במונח "הטעיה"}.

מבחנים אלו בוחנים בצורה מיצרפית את המכלול העובדתי, ממספר נקודות מבט שונות: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות ומבחן נסיבות העניין {ע"א 210/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2), 673 (1965); רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.01.10)}.

יש לציין כי על-אף השוני שבין מבחני-המשנה, הם כולם עוסקים למעשה באותה השאלה היסודית, שהיא אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים {בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים ואח', פ"ד לט(2), 148 (1985)}.

יש להדגיש עוד, כי בעת יישומם של מבחני-המשנה הנ"ל יש לקחת בחשבון את זכרונו הבלתי-מושלם של הצרכן, ואת העובדה שהצרכן עלול לפגוש בסימנים הרלבנטיים, לא כשהם מונחים זה לצד זה, אלא כל אחד בנפרד, כאשר הוא צריך ללקט מזכרונו את סממניו של המוצר המוכר לו בעת ההשוואה למוצר שלפניו .

מבחן המראה והצליל. בפסיקה נקבע בעניין מבחן זה כי קביעת קיומו או העדרו של דמיון תיעשה תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם. זאת, אף כאשר כוללים הסימנים רכיב משותף שהינו תיאורי במהותו.

אין המדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד, תחת זאת, יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים, תוך מתן דגש לכך שזכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003)}.

סימני מסחר יכולים שיהיו שונים במרכיבים שלהם ולמרות זאת הרעיון, או הרושם שנוצר במוחו של הצרכן יכול להיות כזה שיביא לידי בלבול בין הסימנים.

מבחן סוג הסחורה, חוג הלקוחות וצינורות השיווק. על-פי מבחן זה, ככל שתתקיים זהות רבה יותר בין סוג הסחורה הנמכרת, חוג הלקוחות הרלבנטיים וצינורות השיווק שקיימים בנוגע לשני הסימנים, כך תגבר גם סכנת ההטעיה, וכפועל יוצא מכך תוגבר ההגנה על הסימן הרשום.

מקור המבחן נובע מפקודת סימני המסחר, שאסרה בסעיף 11(9) לפקודה על רישום סימן המזהה טובין מאותו הגדר של סימן שכבר נרשם.

הפקודה הנ"ל סתמה באשר לפרשנותו של מונח זה ולא הגדירה אותו. הפסיקה השלימה חוסר זה וקבעה כי על-מנת להכריע האם טובין הם מאותו הגדר, יש לבחון את מהותם, היעוד שהם ממלאים והאופן בו הם משווקים {ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג(2), 373, 377 (1969)}.

מבחן נסיבות העניין, מבחן זה הינו מבחן לוואי המאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה, אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים.

הפסיקה הכלילה בכלל מבחן זה מבחני עזר נוספים, וביניהם, למשל, נבחנו תוצאות ההטעיה על הצרכן, פער המחירים בין הטובין המתחרים ועוד {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003)}.

הוזכר כלי נוסף העשוי לשמש להכרעה בדמיון בין סימני מסחר, מבחן "השכל הישר" אשר כולל בתוכו את כל המבחנים גם יחד.

מבחן זה נדרש למסר הרעיוני הכללי שמועבר על-ידי שני הסימנים. אם מתקיימת זהות מהותית בין הסימנים, במישור "המסר", עשוי בית-המשפט לקבוע כי הופרה זכותו של בעל הסימן הרשום, אף אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל.

אולם, בפסיקת בתי-המשפט נקבע לא אחת כי יש להחיל בעניין זה את המבחן שבסעיף 11(9) לפקודה, הקובע את אופן בחינתו של הסימן לצורך הליך רישומו, ולפיו סימן הדומה לסימן רשום אחר במידה שיש בה להטעות אינו כשר לרישום {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003)}.

לכן, כאשר עניין לנו בשימוש הנעשה בסימן דומה, להבדיל משימוש הנעשה בסימן זהה, הטוען להפרה צריך להוכיח שהסימן האחר דומה לסימנו עד כדי הטעיית הציבור, והבחינה בהקשר זה נעשית ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה.

עצם החיקוי אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות את הלקוחות וכי גם כוונה להטעות אינה מחייבת את המסקנה כי אכן התקיים חשש להטעיה {ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת. סנאפ בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (13.03.12)}.

2.1 דרישת אופי מבחין - סעיף 8 לפקודת סימני מסחר
סעיף 8 לפקודה קובע סימנים הכשרים לרישום, יש לבחון את הסימן בצורתו המושלמת, ולא רק רכיב אחד שלו בלבד.

הפקודה אוסרת איפוא על רישומם של סימנים, שאינם נושאים אופי מבחין.

מכאן, שסימן המקובל או משותף לכלל העוסקים במסחר או בשירות מסויים או סימן המתאר את הטובין או את השירותים לגביהם נדרשים הסימנים לרישום כסימני מסחר לא יוכלו להירשם כסימן מסחר, אלא אם הקהל מתחיל להכיר בהם לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע {ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ ני תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, תק-על 2005(2), 781 (2005)}.

השאלה אותה יש לבחון איפוא היא מיקומו של השם הנדון על "ציר התיאוריות", מילה שאינה נמצאת במקום גבוה על אותו ציר - בדימוי אנכי - תזכה להגנה רחבה, מילה הנמצאת במיקום גבוה באותו ציר תזכה להגנה נמוכה יותר. בקצהו העליון של ציר התיאוריות מצויים שמות גנריים, כפי שהוגדרו לעיל.

ייתכנו מצבים בהם היה סימן כלשהו שהיה כשיר לרישום מאבד במשך הזמן מסגולת האבחנה שלו והופך להיות לסימן הפתוח לשימוש הכלל .

מצבים אלה ייתכנו כאשר הסימן השיג הכרה בקהל בקנה מידה רחב ביותר, אך המתחרים משתמשים בו גם הם או כשהציבור מזהה את הסימן עם שם או כינוי הסחורה ולא כשם של מוצר ספציפי.

בכגון דא ניתן יהיה לעתור למחיקתו של הסימן מפנקס סימני המסחר לפי סעיף 11(8) לפקודה, מצב דברים זה יכול להתקיים אף בסימן שטרם נרשם.

זאת ועוד, ייתכן מצב בו בתחילה סימן פלוני היה, לכולי עלמא, בעל אופי מבחין, אולם הבקשה לרישומו הוגשה לאחר שנים רבות של שימוש. על-כן עשויה להתקבל הטענה, לפיה אין הסימן כשיר לרישום, שכן במשך הזמן איבד מאופיו המבחין והפך לשם גנרי.

בתיק מס' 227449 {Russian Standard Intellectual Property Holding AG נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2013(3), 66 (2013)} ביקשו המבקשות לרשום סימנים בסוגים שונים וביקשו רישום נוסף של סימן אשר השוני היחיד בינו לבין הסימן הרשום הינו בשמות בעליו.

נקבע כי תפקידו של סימן המסחר הוא כפול. מצד אחד נועד הוא להגן על בעל הסימן מפני הסגת גבול על-ידי מתחריו, ומאידך מסייע הוא לציבור הלקוחות לזהות נכונה את מקור הטובין או השירותים.

מכאן, כי אחת מתכליותיה העיקריות של הפקודה הינה מניעת הטעיה. להגשמת תכלית זו נועד סעיף 8 לפקודה הנ"ל המחייב כתנאי לרישומו כי סימן יהא בעל אופי מבחין, ובהעדר אופי מבחין, יש לבחון האם רכש הצירוף המבוקש אופי מבחין כתוצאה מן השימוש שנעשה בו.

בית-המשפט קבע כי על סימן להיבחן כמכלול על כל רכיביו ועל-כן יש לבחון האם בסימן המבוקש ישנו אופי מבחין כדרישת סעיף 8(א) לפקודה, או האם יש בו בשילוב כדי ליפול בגדר תתי הסעיפים של סעיף 11 לפקודה ובהם הוראות סעיף 11(10) לפקודה המדבר על סימן מתאר או משבח {בתיק מס' 232527 Philip Morris Products S.A נ' BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, תק-פט 2013(3), 82 (2013)}.


ב- ע"א 3559/02 {מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)} נקבע כי לצורך הוכחת אופיו המבחין הנרכש של סימן, קיימים מספר מבחנים והם תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום לה זכה והאמצעים שהושקעו על-ידי בעל הסימן ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור. כן יש לבחון האם בעקבותיו השימוש בסימן יקשר הציבור את הטובין או השירותים נושאי הסימן המבוקש עם בעליו.

בתיק מס' 234287 {ביי-טק תקשורת בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר תק-פט 2013(3), 90 (2013)} הוגשה בקשה לרישום סימן המסחר "Hotels.co.il" לגבי שירותים שונים ורבים שעיקרם פרסום ומתן שירותי תיירות, ייעוץ ומתן מידע לשירותי תיירות, שירותי הזמנת מקומות מראש במלונות, נופש, כינוסים ועוד באמצעות הטלפון, הפקס והאינטרנט.

נקבע כי ידוע היטב כי הקטיגוריות המקובלות לסיווג סימני מסחר הן סימנים גנריים, סימנים תיאוריים, סימנים מרמזים, סימנים שרירותיים ודמיוניים. אין מדובר בקטגוריות מתוחמות ונפרדות שהרי נמצאות הן כולן על ציר רציף אחד ולעיתים יימצא סימן מסחר בגבול הדמיוני בין הקטגוריות.

במנעד התיאוריות-שרירותיות, סימן או שם יזכה להגנה הרחבה ביותר במידה והוא שרירותי או דמיוני.

סימן או שם שיש בו כדי לתאר את הטובין או השירותים אותם מיועד לסמן, יזכה להגנה מצומצמת אם רכש אופי מבחין כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה. עם-זאת, סימן או שם גנרי לא יהיה כשיר כלל לרישום.

אם-כן, יש לבחון האם הסימן המבוקש הינו גנרי או תיאורי וככל שהינו תיאורי האם רכש אופי מבחין. יש לבחון את הסימן ביחס לטובין או לשירותים אותם מיועד הוא לסמן, שהרי סימנים מסויימים יכול שייחשבו תיאוריים כלפי טובין או שירותים מסויימים אך שרירותיים ביחס לאחרים.

בית-המשפט הסתמך על פסיקת ע"א 563/11 { ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין ואח', תק-על 2012(3), 9000 (2012)} שבה נקבע כי אופיו המבחין המולד החלש של סימן מצדיק הגנה שתוגבל לסימן עצמו ולנגזרות הדומות לו במיוחד. וקבע כי כאשר סימן כולל רכיב הנושא עימו ערך היסטורי או חברתי נפוץ, ערך עליו אין הצדדים חולקים, לא ייהנה בעליו מהגנה רחבה כמו זו שהיתה ניתנת לסימן אשר כולו פרי המצאה מקורית עצמאית {תיק מס' 211435 ConvaTec Inc נ' פרמה סוויס ישראל בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (03.06.13)}.

בתיק מס' 226125 {איל ינילוב נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2013(1), 84 (2013)} המבקש ביקש לרשום סימן מסחר Touring and Training בגין הענקת אימונים בתורת הקרב והגנה עצמית באתרים שונים בישראל.

בית-המשפט קבע כי הנטל להוכיח רכישת אופי מבחין במילה או בצירוף מילים תיאוריות הינו נטל כבד, הטעם לכך הינו הצורך לאזן בין האינטרס של בעל הסימן לקבל זכות שימוש ייחודית בסימן לבין האינטרס הציבורי שלא להיצר את צעדיהם של מתחריו יתר-על-המידה.

בתיק מס' 232102 {סקי דיל בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2013(1), 99 (2013)} הוגשה בקשה לרישום סימן מסחר "סקי דיל" ורישום סימן מסחר "SkiDeal".

בית-המשפט קבע כי היותו של סימן בעל אופי מבחין הוא שמכשיר אותו למילוי המטרה שלה הוא נועד, דהיינו הבחנה בין הסחורות והשירותים של עוסק אחד מאלה של מתחרהו.

לא נדרשת מחשבה כלשהי כדי לעמוד על הקשר בין הסימנים לבין השירותים לגביהן מתבקש רישומם.

סימן מתאר הוא סימן ששמו הוא כינוי הסחורה (הטובין או השירותים) אותם מסמן. השם המקובל של הטובין או השירותים ראוי שיישאר פתוח לציבור, הן בשפה העברית והן בשפה אחרת, המובנת לחלק ניכר של האוכלוסיה, כגון אנגלית.

זאת ועוד, חיבור של שתי מילים מתארות בסימן לכדי מילה אחת, לא הופכת את הסימן לכשיר לרישום, אלא במקרים נדירים בלבד.

ב- ת"א 25706-07-12 {L'Oreal נ' דנשר (1963) בע"מ, תק-מח 2012(4), 21588 (2012)} הוגשה בקשה לעיכוב הליכים בתיק עד להכרעת רשם סימני המסחר בבקשה לביטול רישומו של סימן מסחר.

בית-המשפט קבע כי היעדר שימוש בסימן המסחר אי-פעם, ולא-כל-שכן בשלוש השנים האחרונות, עלול להוביל לביטול הסימן מפאת היעדר שימוש, הרי שהפגיעה אם יינתן צו לעיכוב הליכים אינה חמורה כלל, שכן ספק גדול אם הסימן מזוהה איתה או עם מוצריה.
בתיק מס' 238745 {סימן מסחר - טבע אקספרס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2012(4), 190 (2012)} הגישה חברת טבע אקספרס בע"מ בקשה לרישום סימן המסחר "טבע אקספרסTEVA EXPRESS" לאחר בחינה, סורב הרישום בשל דמיון מטעה לסימנים רשומים אחרים.

בית-המשפט הסתמך על ספרו של א' ח' זליגסון {דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם (תשל"ג-1973)} שקבע כי סימנים הצריכים להישאר פתוחים למסחר שייכים לסוג אחר לחלוטין. אפשר לסווגם לשתי כתות: הראשונה, מילים או ציורים שמהווים את הכינוי ההכרחי או הטבעי לסחורות מסויימות או לשירותים מסויימים.

השניה, מילות שבח מקובלות, מילים הכוללות מעין שבח, אך בחירתן אינה מובנת מאליה, או שבחירתן מגלה רעיון מקורי, תהיינה מותרות לרישום.

בתיק מס' 209978 { W.L. GORE& ASSOCIATES נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2012(4), 169 (2012)} נקבע כי אופיו המבחין של הסימן כמשמעותו על-פי סעיף 8(א) לפקודה הינו "הסגולה היסודית" של הסימן הגורם לכך שקהל הקטנים יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות.

בחינת אופיו המבחין של הסימן מתבצעת לסימן כמכלול. אין לנתק את חלקיו אחד מהשני כדי להעמיד כל אחד מהם במבחן עצמאי.

בתיק מס' 230271 {אבי (ברטי( כהן נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר תק-פט 2012(3), 144 (2012)} בית-המשפט קבע כי סימן מתאר, הכוונה היא בראש ובראשונה לכינוי הסחורה או לשמה, גם אם השם המבוקש אינו כינוי ישיר של הטובין או השירות עצמו, עדיין ייתכן ויהיה מתאר.

כאשר הסימן כולל את שם חומר הסחורה, מעיד על טיב הטובין או כאשר הוא מתאר את סגולות הסחורה, הוא ייחשב תיאורי.

במקרה בו המבקש ישכנע כי שם תיאורי רכש לעצמו אופי מבחין כמשמעות משנית המייחדת אותו והמקשרת אותו עם הטובין אותו הוא משווק, ייתכן כי שם מתאר יוכל בכל זאת לזכות להגנה. משמעות משנית זו פירושה שציבור הצרכנים יכיר את צירוף המילים, לא רק ככינוי או כתיאור, אלא כסימן המזוהה עם העסק או הטובין של המבקש.

על משמעות משנית יכולים ללמד, בין היתר, משך השימוש בשם, אופי הפרסום והיקפו ואמצעים אחרים שננקטו ליצירת קשר בתודעת הצרכנים בין השם התיאורי לבין הטובין המסויימים וראיות באשר ליצירת קשר תודעתי כאמור.

בתיק מס' 231104American Express Marketing& Development Corp}
נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2012(3), 102 (2012)} קבע בית-המשפט כי השאלה העיקרית העולה בבחינת אופיו המבחין של הסימן הינה האם הסימן הוא כזה שהציבור יזהה אותו מסימנים אחרים על גבי טובין ושירותים שמקורם אחר.

בתיק מס' 231231 {תרימה תוצרי רפואה ישראלים, מעברות בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2012(3), 108 (2012)} נקבע כי כאשר מדובר במסר תיאורי ראוי שיישמר בנחלת הכלל ופתוח למסחר לגבי הטובין בקשר עימם נתבקש רישומו של הסימן.

בתיק מס' 180843 {BALTIKA BREWERIES נ' אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ, תק-פט 2012(2), 212 (2012)} נקבע כי אם אין אנו רואים בסימן אופי מבחין אינהרנטי, יש לבחון האם רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש בו, בנוסף, נטל הבאת הראיות לעניין השימוש בסימן מוטל על המשתמש.

בתיק מס' 190755 { The Iams Company נ' Hunter Group Ltd. Part, תק-פט 2012(2), 222 (2012)} בית-המשפט קבע כי בבואנו לבחון האם סימן אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר, יש לשאול האם יש בסימן המבוקש כדי להבחין את מוצריה של המבקשת ממוצרים של אחרים. די אם נעמוד על קיומו של האלמנט הדומיננטי, כדי להעיד כי יש בסימן המבוקש כדי להבחין בין המוצרים.

בתיק מס' 178782 {וואלה תקשורת בע"מ נ' רד רוב בע"מ, תק-פט 2012(2), 222 (2012)} נקבע כי השאלה אם סימן הינו מפורסם אם לאו, היא שאלה שבעובדה, ויש לבחון אם הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לעניין וכי טענה לפיה סימן זה או אחר הפך מוכר היטב בישראל, טעונה הוכחה באמצעות ראיות מוצקות.

בתיק מס' 187385 { Gemological Institute of Americaנ'Gemology Headquarters International, תק-פט 2012(2), 141 (08.05.12)} בית- המשפט התיחס לדבריו של המלומד א' ח' זליגסון {דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם (תשל"ג 1973)} בקובעו כי תנאי לקיום סימן מסחר הוא שהסימן "משמש או מיועד לשמש לאדם" כסימנו לגבי סחורה מסויימת, על-ידי התניה זו, שלל המחוקק הישראלי שיטות הקיימות בארצות אחרות: ראשית, השיטה שלפיה רק הרישום של סימן מסחר הוא האקט הקובע את קיום סימן המסחר מצד אחד, ושנית, השיטה המוכנה להכיר בסימנים שכלל אין משתמשים בהם ואף לא ישתמשו בהם בעתיד אלא נרשמו למטרות אחרות.

לדוגמה, בגרמניה מוכר "סימן מלאי" - "Vorratszeichen" שהיינו סימן שבעליו אינו מתכוון להשתמש בו אלא רק בבוא המועד המתאים לכך, לפי שיקול-דעתו.

מונח "סימן מלאי" (הידוע בספרות גם בכינוי Reserve mark) הכוונה כפי הנראה לסימן הנרשם כאשר יש כוונה להשתמש בו, אולם לא באופן מיידי אלא בעתיד.

בעל סימן המסחר מגיש את בקשתו לרישום כהכנה לקראת כניסתם של הטובין לשוק, כך שבמועד זה כבר יהיה בידיו סימן המסחר המגן על קניינו הרוחני. זאת, בשונה מסימן הגנתי (Defensive mark) שאין כוונה להשתמש בו.

בתיק מס' 217316 {בנק לאומי משכנתאות בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2012(1), 88 (2012)} סימן מתאר אשר לא רכש משמעות שניה נעדר אופי מבחין, משום שסימן מתאר, הנו בראש ובראשונה סימן ששמו הוא כינוי הטובין או השירות שלשמם נועד.

יתרה-מכך, גם אם השם המבוקש אינו כינוי ישיר של הטובין או השירות עצמו, עדיין ניתן לראות בו כמתאר. כאשר הסימן כולל את שם חומר הסחורה, מעיד על טיב הטובין או כאשר הוא מתאר את סגולות הסחורה, הוא ייחשב תיאורי.

ב- תיק מס' 193298 {העיר הלבנה בע"מ נ' בנייני העיר הלבנה אחזקות בע"מ, תק-פט 2012(1), 65 (2012)} קבע בית-המשפט כי די בכך כי נעשה שימוש שגור בכינוי כלשהו ביחס לנכס ציבורי, תיירותי, תרבותי או מורשתי בכדי להשאירו פתוח לשימוש הציבור ולמנוע מתן זכות בלעדית לגביו.

בית-המשפט הבהיר כי קביעתו זו אינה חלה אפריורית על סימנים מעוצבים המכילים שמות או כינויים אשר יש להותירם בנחלת הכלל. זאת מאחר שאין ברישום סימנים מסוג זה כדי ליתן זכות בלעדית בכינוי עצמו כי אם בסימן מעוצב המכיל, בין היתר, את הכינוי. סימנים אלו עשויים לרכוש אופי מבחין המבדיל את בעליהם ביחס לעוסקים אחרים בתחום.

3. סימנים שאינם כשרים לרישום - סעיף 11 לפקודת סימני מסחר
3.1 מבוא
די כאמור בהוכחת אחת החלופות של סעיף 11 הנ"ל על-מנת לפסול את רישום סימן המסחר.

3.2 תקנת ציבור או מוסר - סעיף 11(5) לפקודת סימני מסחר
בתיק מס' 193298 {העיר הלבנה בע"מ נ' בנייני העיר הלבנה אחזקות בע"מ, תק-פט 2012(1), 65, (2012)} בית-המשפט התייחס להוראת סעיף 11(5) עוסקת בסימנים אשר רישומם פוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור או המוסר.

לאורך השנים התחבטו בתי-המשפט בישראל באשר לפרשנות המונח "תקנת הציבור". נראה, כי למרות השימוש הנרחב שנעשה במונח בשיטת המשפט הישראלית במסגרת החקיקה והפסיקה ועל-אף ההסכמה כי המונח כולל בחובו את ערכי היסוד של החברה הישראלית, טרם ניתן לקבוע כי מתקיימת תמימות דעים באשר להגדרתו של המונח והתוכן שיש לצקת בו.

בית-המשפט קבע, כי אין להגביל את המקרים הנופלים בגדר סעיף 11(5) לפקודה אך ורק למצבים בהם מתרחשת (או שעלולה להתרחש) סכנה חמורה ומשמעותית לציבור הרחב.

אין לקבוע מסמרות בעניין זה, אך גם לא ניתן עוד להתעלם מקיומה של הוראת סעיף 11(5) לפקודה, אשר מטרתה היא, בין היתר, להגן על הציבור הרחב או חלקים ממנו, ועל ערכי היסוד של אותו ציבור.

3.3 סימן שיש עליו תמונתו של אדם - סעיף 11(8) לפקודת סימני מסחר
על-פי סעיף 11(8) לפקודה הנ"ל, טעון סימן מסחר שיש עליו תמונתו של אדם הסכמה לשימוש בו למטרה זו על-ידי אותו אדם. אין דרישה בסעיף זה שהסכמה שכזו תהיה דווקא בכתב.

ב- ת"א (ת"א) 2393/93 {ישפאר הום-טק בע"מ נ' תמיר אלקטרוניק בע"מ, תק-מח 2004(3), 788 (2004)} נקבע כי גם אם לאדם יש זכות יוצרים בתמונה, שהבעלות בה הועברה - אין-זאת-אומרת שמקבל הבעלות הנעברת רשאי להשתמש בתמונה באופן העולה כדי עוולה של גניבת עין או הטעיית הצרכן {ואולי גם הפרת "סימן מסחר מוכר היטב"}.
שימוש זה בא לעורר אצל הצרכן אסוציאציה של הטעיה, תמונה מפורסמת זו היא חלק מן המוניטין של בעל זכות היוצרים, שנוצר במשך שנים תוך השקעת סכומי כסף בפרסום, והיא מזוהה גם אצל הצרכנים.

פגיעה בזכות זו נכנסת בגדר אותן הלכות של גניבת העין והטעיה.

עוולת גניבת עין חלה לפי סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות והטעיית הצרכן לפי סעיפים 2(א) ו- 31(א1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")} הבא למנוע הפקת יתרון בלתי-הוגן במסחר, עקב הטעית הצרכנים.

לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן ניתן לראות כי די במעשה או מחדל, אשר עלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה.

ההלכה היא כי חיקוי מכוון של מוצרו של המתחרה מעידה לכאורה על חשש להטעיה של ציבור הלקוחות מן ההיבט האובייקטיבי {ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד כג(2), 43 (1969)}.

בכך הוכח לכאורה יסוד ההטעיה הנדרש לעוולה של גניבת עין, מעשה שיש בו כדי להטעות את הציבור לחשוב כי המוצר של הנתבע שייך או קשור לעוסק אחר מהציבור עלול לטעות.

היסוד השני שיש להוכיח בעוולה של גניבת עין הוא קיומו של מוניטי.

העתקה מהווה ראיה לכאורה לקיומו של מוניטין בכיתוב, שהרי איש לא יטרח לחקות סימן נטול מוניטין {ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד(1), 629 (1990)}.
בנוסף, אגד זכויות של קניין רוחני: זכויות יוצרים, סימן מסחרי, מוניטין וזכות מוסרית עשוי להתגבש אצל בעל זכות היוצרים.

3.4 סימן זהה או דומה - סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר
ההגנה המצויה בסעיף זה פורסת כנפיה הן על הצרכן, לבל יוטעה לחשוב כי המוצרים הנושאים את הסימן מקורם במקור שונה ממקורם האמיתי, והן על בעל הסימן הרשום, הזכאי שסימנו לא ינוצל על-ידי מתחרה עסקי המנסה להיבנות מההוקרה וההכרה לה זכה הסימן הרשום בקרב ציבור הצרכנים.

בבואנו לבחון את מידת הדמיון שבין שני סימני מסחר, עלינו לבחון כל סימן וסימן כמכלול יחד עם מתן דגש על מידת הדמיון הקיימת בין המרכיבים היסודיים שבסימנים, אלו שהשפעתם על מכלול הסימן בולטת במיוחד.

כך למשל, ייתכן וסימן יכלול מספר מרכיבים הזהים לחלקים הנמצאים בסימן אחר, ואולי אף יכיל את רוב מרכיבי הסימן האחר, ועדיין הרושם שיתקבל מכל אחד משני סימנים אלה יהא שונה במידה ניכרת.

ייתכן אף שלסימן מסויים אשר מכיל בחובו סימן אחר, תתווסף תחילית או סיומת שתהא משמעותית לסימן עד כדי כך שלא יהא עוד חשש שהצרכן הסביר יטעה בין הסימנים.

הוראת החוק האוסרת רישום סימן, שיש בו משום סכנת ערבוב עם סימן אחר שכבר נרשם מקודם, תכליתה כפולה: ראשית, למנוע נזק מסחרי לבעל הסימן הרשום, עקב טעות הקונה, העלול לקנות את סחורת המתחרה בחושבו שהוא קונה את סחורת בעל הסימן הרשום.

שנית, פגיעה בציבור הקונים או המשתמשים בסחורה, עקב אותה סכנת ערבוב בין שני מוצרים המסומנים בסימנים דומים.

להוראה זו אפקט הרתעתי שנועד להניח תמרור אזהרה בפני סוחרים חדשים-לבל יפלשו לאזורים המוגנים בדין.

גורם הבוחר סימן דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר הרשום בדין, פועל בדרך-כלל מתוך רצון להיבנות מהתדמית החיובית ומהמוניטין שנודע לסימן המסחר הרשום.

כאשר עוסקים בשאלת הדמיון בין סימן מסחר לסימן הדומה לו, נדרש בית-המשפט לעמוד על המידה שבה עלול השם המפר להטעות את ציבור הצרכנים. המבחן הוא מבחן "הדמיון המטעה", שאומץ לצורך בחינת הסימנים הכשירים לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה הנ"ל {ת"א (חי) 21858-08-10 אליהו שפיר נ' א.א. מעיינות בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (04.09.12)}.

מאידך, כשעוסקים בשאלת הדמיון בין סימן מסחר לסימן הזהה לו, אין צורך להוכיח הטעיה של הציבור באשר למקור הטובין לצורך ההפרה.

3.5 הטעיה - סעיפים 11(6) מול 11(9) לפקודת סימני מסחר
בניגוד להוכחת הטעיה על-פי סעיף 11(9) לפקודה הנ"ל, על-מנת להוכיח כי קיימת סכנת הטעיה על-פי סעיף 11(6) לפקודה, יש להראות כי הסימן הרשום רכש לו מוניטין בישראל {סימן מסחר 231956INFORMATION BUILDERS נ' אינספוקוס סיסטמס בע"מ, תק-פט 2014(3) (2014)}.

3.6 האם סימן המסחר הוא תיאורי ועל-כן פסול - סעיף 11(10) לפקודת סימני מסחר
האם הסימן הינו תיאוּרי גרידא, או שמדובר ב- "סימן מרמז", סעיף 11(10) לפקודה הנ"ל מורה כי סימנים תיאוּרִיים גרידא פסולים לרישום.

הפסול של סימנים מתארים מתייחס לסימנים המתארים ישירות את האופי או האיכות של הסחורה. אם החלק המתאר כולל רק רמיזה, אין הוא הופך את הסימן למתאר {עש"א 5890-10-12 Unilever PLC נ' רשם הפטנטים, תק-מח 2013(1), 24798 (2013)}.

אנו מבחינים, איפוא, בין סימנים מתארים לבין סימנים רומזים{Suggestive mark} בפועל יהיה זה תמיד קשה להבחין בין שני סוגי הסימנים, אך המבחן העיקרי הוא, האם הקהל, בראותו את הסימן או בשמעו את צלילו, יבין מייד את הקשר בין הסימן לבין אופי הסחורה, איכותה, תכונותיה, או האם עליו לחשוב לפחות לרגע קט עד אשר קשר זה יוברר לו.

מכל מקום, ההלכה הפסוקה היא כי לעניין סימן מסחרי {כך גם לגבי עילות דומות אחרות} קיימת הכרה במוניטין בינלאומי, וזאת אף לגבי מוצרים שכלל אינם משווקים בישראל.

3.7 משמעות רגילה גיאוגרפית - סעיף 11(11) לפקודת סימני מסחר
תכליתו של סעיף 11(11) לפקודה היא מניעת רישום סימנים אשר משמעותן הרגילה גיאוגרפית, שכן סימנים אלה במידה והם מייצגים נכונה את מקורו של המוצר הינם מתארים וראוי כי יישארו פתוחים למסחר.

כל עוד לא נוצר נתק בין המשמעות הגאוגרפית לבין מהות הטובין ואיכותם נותר הצירוף במשמעותו הגאוגרפית ואינו הופך לשרירותי. מפאת האמור, נתפס סימן שכזה כחסר אופי מבחין.

3.8 סימן זהה או דומה - סעיף 11(13) לפקודת סימני מסחר
ב- עש"א (ת"א) 31303-09-12 {Wrangler Apparel Corp נ' אחים וייס י.ש.י יצור ושיווק בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (03.04.13)} בית-המשפט קבע כי יש לפרש את הדמיון המטעה ואת ההטעיה כי עצם החיקוי אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות את הלקוחות ואף כוונה להטעות אינה מחייבת את המסקנה כי אכן התקיים חשש להטעיה.

יתכן, למשל, כי המחקה התכוון למשוך לקוחות למוצר בשל תכונותיו - ולאו דווקא בשל שיוכו לתוצרתו של המותג המתחרה.

על-כן עלינו להעמיק ולבדוק האם במקרה זה עולה חשש מפני הטעיה של לקוחות פוטנציאליים

כאשר עניין לנו בשימוש הנעשה בסימן דומה - להבדיל משימוש הנעשה בסימן זהה - הטוען להפרה צריך להוכיח שהסימן האחר דומה לסימנו עד כדי הטעיית הציבור, והבחינה בהקשר זה נעשית ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003).

דרישת הדמיון בין שני המוצרים הינה ברף העולה על זה של "קשר" בלבד.

הפסיקה קבעה כי לצורך הקביעה האם יש בסימן המפר דמיון עד כדי להטעות יש להשתמש ב"מבחן המשולש" הכולל מספר מבחני-משנה:

מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורה הנמכרת וחוג הלקוחות שלה; מבחן יתר נסיבות העניין ומבחן השכל הישר {ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת. סנאפ בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (13.03.12)}.

עוד נפסק כי אופן יישומו של המבחן המשולש אינו אחיד והוא משתנה בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

כמו-כן, במתן מונופול לבעל סימן מסחר יש לאזן בין מספר זכויות חוקתיות, וכי יש להיזהר מפני מתן מונופול גורף מדי לבעל הסימן.

בבואנו לשרטט את גבולותיה של ההגנה על סימן המסחר יש לחתור על-כן, ככל הניתן, לאיזון בין ההגנה הנדרשת על הסימן הרשום ובין "הפקעת" כל סימן אחר, תהא רמת הדמיון ביניהם אשר תהא, מרשות הכלל {ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין ואח', תק-על 2012(3), 9000 (2012)}.

3.9 סימן מסחר רשום ולא רשום - סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודת סימני מסחר
חלופות 13 ו- 14 לסעיף 11 אוסרות על רישומו של סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב, כאשר ההבחנה שביניהן היא בכך שחלופה 13 דנה בסימן זהה או דומה לסימן מוכר היטב שאינו סימן רשום ואילו חלופה 14 דנה באותה סוגיה לגבי סימן מסחר רשום.

ההבדלים בהגנה שניתנת לסימן מוכר היטב, כאשר מדובר בסימן רשום, לעומת ההגנה לסימן שאינו רשום, שבאשר לסימן מוכר היטב שהוא גם רשום - די בקשר בין הטובין אותם רוצים לשווק (באמצעות הסימן המבוקש) לטובין המשווקים באמצעות הסימן הרשום, ואפילו ואינם מאותו הגדר.

באשר לסימן שאינו רשום, הרף שנקבע הוא רף ההטעיה.

רף הקשר נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתו של הלקוח. ובאשר לפגיעה, יש צורך להניח תשתית של ממש לאפשרות זו.

3.10 הלכה פסוקה - סעיף 11 לפקודת סימני מסחר
ב- ע"א 1611/07 {מיכה דנציגר ואח' נ' שמואל מור, תק-על 2012(3), 8759 (2012)} צויין כי סעיף 11(9) לפקודה, מונע רישום של סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר רשום הוא בפנקס לגבי אותן טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן לסימן העלול להטעות.

על-מנת לבאר את דרך השימוש בסעיף הנ"ל נוצר המבחן "המשלוש" הנזכר לעיל, מבחנים אלו עוסקים בשאלה היסודית שהיא, האם אנשים מהציבור, בעלי תבונה רגילה עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים.

ב- ע"א 10959/05 TEA BOARD} נ' DELTA LINGERIE S.A.OF CACHAN, פורסם באתר האינטרנט נבו (07.12.06)} קבע בית-המשפט כי הצורך לאזן בין קניינו הרוחני של אדם מחד גיסא, וחופש העיסוק מאידך גיסא, מכתיב פרשנות מאופקת וזהירה של המגבלות לרישום סימן המצוי בפקודה בכלל ובסעיף 11 בפרט.

עמיר פרידמן בספרו {סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה} קבע כי על-מנת לטעון כי קיים חשש לדילול מוניטין יש להראות כי מדובר בדרישות מצטברות שהן: עסק מפורסם אשר חוצה גבולות, כי לסימן עוצמה גדולה החורגת מעבר למוצר הספיצפי, השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש על מוניטין האחר ורמת ההתנהגות הנדרשת צריכה להיקבע על-פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה, תוך יציאה מנקודת המוצא כי דוקטרינת המוניטין הבינלאומי והדילול נקלטה בארץ דרך סעיף 11(6) לפקודה.

ב- ע"א 941/05 {אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ תק-על 2006(4),338 (2008)} קבע בית-המשפט כי על-מנת שסימן כלשהו יסווג כסימן פונקציונלי, ועל-כן ככזה שאינו כשיר לרישום, אין הכרח שבלעדיו לא ניתן יהיה לעשות שימוש במוצר למטרתו הייעודית. די בכך, שהסימן ממלא תפקיד פונקציונלי כלשהו.

היותו של הסימן פונקציונלי מהווה מחסום מפני רישום סימן בעל אופי מבחין אינהרנטי. משמע, עדיין ייתכן שסימן פונקציונלי יהיה כשיר להירשם כסימן מסחר, אם הוא בעל אופי מבחין נרכש.

ב- ע"א 6316/03 {אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ, תק-על 2007(3), 1881 (2007)} נקבע כי לפי לשון פקודת סימני המסחר, סימן מסחר אינו כשר לרישום אם מדובר בסימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד תחרות בלתי-הוגנת במסחר, או בסימן זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום.

בנוסף, נקבע כי רישום בפנקס סימני מסחר הישראלי, של סימן מסחר הרשום במדינה החברה בארגון הסחר העולמי לפי סעיף 16 לפקודה, המחריג את סעיף 11 לפקודה ומאפשר לרשם לסרב לרשום את הסימן, בין היתר, אם הרישום יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר או אם יש בו "כדי להטעות את הציבור".

ב- ע"א 8778/04 {מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ תק-על 2005(2), 781 (2005)} הסתמך בית-המשפט על הלכת קרדי {ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardi &company limited, פ"ד נב(3), 276 (1998)} ביחס לסעיף 11(6) לפקודה הנ"ל שעניינו אי-כשירות של סימן לרישום כיוון שהוא מעודד תחרות בלתי-הוגנת, נקבע כי השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות - ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין עליהם לא הוא טרח. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר.

ב- ע"א 3559/02 {מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)} התייחס בית-המשפט לסעיף 11(10) לפקודה וקבע כי ההגנה הניתנת לשמות מסחריים נעה בין שני קצותיו של מיתחם רחב.
ההגנה הרבה ביותר ניתנת לשמות שרירותיים או דמיוניים, אשר הם מובחנים מטבעם בהיותם פרי דמיונו של ההוגה אותם לשם זיהוי טובין מסויימים.

בקצה האחר של המיתחם מצויים השמות התיאוריים שאינם זוכים להגנת הפקודה כלל, שכן הם מצביעים במישרין על תכונות הטובין, על טיבם ועל אופיים, וכשם שיש בהם כדי לתאר טובין מסויימים אלה, כך יוכלו לתאר גם טובין דומים אחרים מאותו הגדר, בעלי תכלית דומה או זהה. לפיכך הכלל לפי סעיף 11(10) הנ"ל הוא כי אין מקום לגרוע שמות מתארים מן השפה השגורה, להפקיעם מרשות הציבור ולנכסם לטובין מוגדרים, אלא אם רכשו במהלך השימוש בהם אופי מבחין.

ב- ע"א 8483/02 {אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004)} קבע בית-המשפט כי עוולת גניבת עין קמה מקום בו עוסק גורם לכך שנכס שהוא מוכר, או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר, יסוד שכזה מהווה גם עילה לפסילת כשרותו של סימן לרישום לפי סעיף 11 לפקודה הנ"ל.

ב- ת"א (חי) 21858-08-10 {אליהו שפיר נ' א.א. מעיינות בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (04.09.12)} נקבע כי כאשר עוסקים בשאלת הדמיון בין סימני מסחר, נדרש בית-במשפט לעמוד על המידה שבה עלול השם המפר להטעות את ציבור הצרכנים, לפי מבחן "הדמיון המטעה" שאומץ בסעיף 11(9) לפקודה.

ב- ת"א (ת"א) 2960/00 {GIANNI VERSACE S.P.A נ' ורסצה 83 בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (09.08.09)} נקבע כי סימני מסחר אשר הושגו תוך הטעיה ובחוסר תום-לב, הם אינם כשירים לרישום, שכן הם מטעים את הציבור.

ב- ת"א (ת"א) 2390/07 {המפעל הלאומי לפיתוח חברתי (ע"ר) נ' מחשב לכל ילד (ע"ר), פורסם באתר האינטרנט נבו (18.11.07)} קבע בית-המשפט כי לא ניתן לירשום שם תיאורי המורכב ממילים גנריות, מקום שלא רכש אופי מבחין.

ב- ת"א (חי') 997/05 {טלי דדון נ' גיא אזולאי, פורסם באתר האינטרנט נבו (25.01.06)} קבע בית-המשפט כי כאשר עוסקים בשאלת הדמיון בין סימן מסחר לסימן הדומה לו נדרש הטעיה ואם עוסקים בין סימן מסחר לסימן הזהה לו לא נדרש מבחן ההטעיה.

בתיק מס' 22749 Russian Standard Intellectual Property Holding AG} נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2013(3), 66 (2013)} נקבע כי תכליתו של סעיף 11(11) היא מניעת רישום סימנים אשר משמעותן הרגילה גיאוגרפית, שכן סימנים אלה במידה והם מייצגים נכונה את מקורו של המוצר הינם מתארים וראוי כי יישארו פתוחים למסחר.

כל עוד לא נוצר נתק בין המשמעות הגאוגרפית לבין מהות הטובין ואיכותם נותר הצירוף במשמעותו הגאוגרפית ואינו הופך לשרירותי. מפאת האמור, נתפס סימן שכזה כחסר אופי מבחין.

בתיק מס' 232527 Philip Morris Products S.A} נ' BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, תק-פט 2013(3), 82 (2013)} הסתמך בית-המשפט על הבחינה ב- רע"א 6658/09 {מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.01.10)} שנקבע כי על סימן להיבחן כמכלול על כל רכיביו מכאן שיש לבחון האם לשילוב שלושת המילים בסימן המבוקש ישנו אופי מבחין כדרישת סעיף 8(א) לפקודה, או האם יש בו בשילוב כדי ליפול בגדר תתי-הסעיפים של סעיף 11 לפקודה ובהם הוראות סעיף 11(10) לפקודה אליהם מתייחסת המתנגדת בטענה שהמדובר בסימן מתאר או משבח.

בתיק מס' 211435 ConvaTec Inc} נ' פרמה סוויס ישראל בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (03.06.13)} בית-המשפט הסתמך על תיק מס' 157992 {יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ נ' יקב הרי גליל, פורסם באתר האינטרנט נבו (13.08.08)} כי סעיף 11(6א) לפקודה אינו מאפשר רישומו של סימן הכולל ציון גיאוגרפי להטעיה.

ב- ע"א 941/05 {אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, תק-על 2006(4), 338 (2008)} קבע בית-המשפט כי לפי סעיף 11(14) לפקודה עלינו לבחון האם סימן המסחר מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לעניין וכן יודע הציבור להבחין בין מוצריו לבין אלו של מתחריו. לכך נדרשות ראיות מוצקות. הגנת הסעיף הנ"ל תלויה בשיוך בעיני קהל הצרכנים בין הטובין לבין בעלת הסימן המוכר היטב.

עוד נקבע כי על-מנת להוכיח קיומה של סכנת הטעיה לפי סעיף 11(6) לפקודה, על המתנגד לרישום הסימן להראות כי הסימן הקיים רכש מוניטין בשוק הרלבנטי, מבחן עזר לסעיף 11(6) הנ"ל הוא בדיקת תום-ליבו של מבקש הרישום על-מנת לקבטע קיומה של תחרות בלתי-הוגנת.

בתיק מס' 232261 { Hyundai Motor Companyנ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (17.02.13)} בית-המשפט קבע כי לאור סעיף 11(9), יש לבחון האם בפנינו טובין מאותו הגדר. ככל שימצא כי התשובה על-כך חיובית, יאסר רישום הסימנים המבוקשים.

זאת ועוד, נקבע כי תכלית סיווגם של סחורות ושירותים הינו לצרכים מינהליים בלבד ואין בו כדי לסייע בשאלת הדמיון. אין הכרח כי סחורות ישתייכו לאותו סוג על-מנת שייחשבו לטובין מאותו הגדר. מאידך ייתכנו מצבים בהם טובין מסוגים שונים יהיו טובין מאותו הגדר, כמשמעות מונח זה בסעיף 11(9) הנ"ל.

בתיק מס' 226125 { איל ינילוב נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.02.13)} בית-המשפט קבע כי לפי סעיף 11(10) לפקודה על-מנת שסימן מסחר יהיה כשיר לרישום יש להוכיח רכישת אופי מבחין במילה או בצירוף מילים תיאוריות וזהו הינו נטל כבד.

הטעם לכך הינו הצורך לאזן בין האינטרס של בעל הסימן לקבל זכות שימוש ייחודית בסימן לבין האינטרס הציבורי שלא להיצר את צעדיהם של מתחריו יתר-על-המידה.

בתיק מס' 197103 {אטיפוד השקעות בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (31.01.13)} קבע בית-המשפט כי לפי סעיף 11(12) לפקודה, סימן המזהה יין או משקה אלכוהולי הכולל ציון גיאוגרפי לא יהיה כשיר לרישום אם מקורו של היין או המשקה האלכוהולי אינו באותו איזור גיאוגרפי.

נקבע עוד, כי על-פי סעיף זה, לא נדרשת הטעיה או אפילו סכנת הטעיה והוראתו של הסעיף אבסולוטית ואינה מותירה מקום לשיקול-דעת.

בתיק מס' 209978 {INC , ASSOCIATES & W.L. GOREנ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (10.12.12)} קבע בית-המשפט כי אי-כשרות סימן לפי סעיף 11(10) לפקודה דורשת בחינת אופיו המבחין של הסימן הנעשית מנקודת מבטו של צרכן המוצר, הנושא את הסימן.

צרכן שרוצה לרכוש מוצר קונה אותו בגלל תכונה מסויימת, ומצפה שהמוצר ימלא את התפקיד למענו הוא קנה אותו.

בתיק מס' 216895 { Visa Europe Limitedנ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (10.12.12)} קבע בית-המשפט לפי סעיף 11(9) לפקודה גם אם ישנה הסכמה בין בעלי הסימנים כי ייתכן דו-קיום בין סימניהם, עדיין יילקח בחשבון אינטרס הציבור שלא להיות מוטעה.

בתיק מס' 231231 {תרימה תוצרי רפואה ישראלים, מעברות בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2012(3), 108 (2012)} קבע בית-המשפט כי לפי סעיף 11(10), כאשר סימן כולל את שם חומר הסחורה, מעיד על טיב הטובין או כאשר הוא מתאר את סגולות הסחורה - הוא ייחשב תיאורי.

בתיק מס' 190755 { The Iams Companyנ' Hunter Group Ltd. Part, תק-פט 2012(2), 222 (2012)} בית-משפט קבע כי תכליתו של סעיף 11(9) לפקודה היא למנוע מצב בו יוטעה ציבור הצרכנים לסבור כי מוצר הנרכש על ידו הוא מוצר של בעל סימן מסחר רשום אחר. לפי המבחן "המשולש" שנקבע בפסיקה לתוך מבחנים אלה פותחו קריטריונים כמבחני עזר, כגון: מבחן העין, מבחן החזות והפרטים המבחינים, מבחן צליל הסימנים (דמיון פונטי), מבחן סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק מבחן כלל הנסיבות ומבחן ההגיון והשכל הישר שניצב בפני עצמו.

בתיק מס' 211687 {The Procter & Gamble Company נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (03.06.12)} קבע בית-המשפט כי סיסמא, מעצם היותה מסר שיווקי, עלולה לעורר שני קשיים עיקריים, אשר יעמדו לה לרועץ בעת שמתבקש רישומה כסימן מסחר, אם כי אין קיימת חזקה כנגד כשירות הרישום של הסיסמא. קושי אחד נעוץ באפשרות שהסיסמא תהא מתארת או נוגעת במישרין לטובין או לשירות אליו היא מתייחסת לפי סעיף 11(10) לפקודה.

בתיק מס' 187385 { Gemological Institute Of Americaנ'Gemology Headquarters International, פורסם באתר האינטרנט נבו (08.05.12)} בית-המשפט קבע כי בהתאם להוראות סעיף 11(10) לפקודה סימן המורכב מאותיות הנוהגות במסחר לציונם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם לא יהא כשיר לרישום אלא אם הוא בעל אופי מבחין. ההחלטה אם סימן המורכב מאותיות הינו בעל אופי מבחין, תיקבע בהתחשב בטובין או בשירותים, שביחס אליהם מתבקש הרישום.

בתיק מס' 175808 { Gizeh Raucherberdarf GmbH נ' Greek Cooperative Cigarette Manufacturing Company S.A. SEKAP S.A, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.02.12)} על המתנגד לרשומו של סימן מסחר על בסיס סעיף 11(9) לפקודה נדרש לבסס חשש להטעיה, חשש אשר ישמיט את הבסיס לטענתו של מבקש הרישום בדבר כשרותו של הסימן לרישום. באם יצליח לעורר תחילתו של חשש שכזה, יועבר הנטל אל מבקש רישום הסימן להפריך ההסתברות לקיומו. הפרכת הסתברות קיומו של חשש הטעיה הינה נטל כבד מן הנטל הראשון המוטל על המתנגד ולו בשל כך כי המדובר הוא בהוכחת עובדה שלילית. ואולם, באם לא ישכיל המתנגד לעמוד בנטל המוטל עליו – כלל אין לפתוח השער אל עבר הצורך בביסוס הנטל השני המוטל על מבקש הרישום.

בתיק מס' 193298 {העיר הלבנה בע"מ נ' בנייני העיר הלבנה אחזקות בע"מ, תק-פט 2012(1), 65, (2012)} בית-המשפט קבע כי הוראת סעיף 11(5) עוסקת בסימנים אשר רישומם פוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור או המוסר.

לאורך השנים התחבטו בתי-המשפט בישראל באשר לפרשנות המונח "תקנת הציבור". נראה, כי למרות השימוש הנרחב שנעשה במונח בשיטת המשפט הישראלית במסגרת החקיקה והפסיקה ועל-אף ההסכמה כי המונח כולל בחובו את ערכי היסוד של החברה הישראלית, טרם ניתן לקבוע כי מתקיימת תמימות דעים באשר להגדרתו של המונח והתוכן שיש לצקת בו.

בית-המשפט קבע בנוסף כי הוראת סעיף 11(5) לפקודה, מטרתה היא, בין היתר, להגן על הציבור הרחב או חלקים ממנו, ועל ערכי היסוד של אותו ציבור.

4. איסור רישום סימן מטעה - סעיף 12 לפקודת סימני מסחר
סעיף 12 לפקודה אוסר על רישומו של סימן הדומה או זהה לשם עסקו של אחר וזאת באם יש בו בכדי להטעות את הציבור או לגרום להתחרות בלתי-הוגנת.

בית-המשפט בתיק מס' 193298 {העיר הלבנה בע"מ נ' בנייני העיר הלבנה אחזקות בע"מ, תק-פט 2012(1), 65, (2012)} ציין כי לא אחת נקבע, בעת בחינת כשירותו לרישום של סימן מסחר אין כל נפקות לשאלה האם קיים דמיון או זהות בינו לבין שם חברה כמופיע ברשם החברות.

5. סעיף 16 לפקודת סימני מסחר
בתיק מס' 227494 {Closed joint-stock company with 100 per cent foreign נ' Investments Roust Incorporated, פורסם באתר האינטרנט נבו (23.12.14)} בית-המשפט קבע כי סעיף 16 לפקודה מקל על בעל סימן מסחר רשום בחו"ל בבואו לרשום את סימנו בישראל, בסעיף זה נקבע, כי תנאי הכשירות לרישום סימן הקבועים בסעיפים 8 ו- 11 לפקודה לא יחולו על בקשה שכזו. חלף התנאים הרגילים, קובע סעיף 16(א)(2) של אותו הסעיף רף נמוך יותר של אופי מבחין המספיק לצורך רישום הסימן. כקבוע באותו הסעיף, די במידה כלשהי העושה את הסימן לבעל אופי מבחין בכדי לקיים דרישה זו.

ב- ע"א 6316/03 {אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ, תק-על 2007(3), 1881 (2007)} בית-המשפט קבע כי סעיף 16 לפקודה מחריג את סעיף 11 אך מאפשר לרשם לסרב לרשום את הסימן, בין היתר, אם הרישום יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר או אם יש בו כדי להטעות את הציבור.

ב- בג"צ 144/85 {קליל נ' רשם הפטנטים המדגמים ואח', פ"ד מב(1), 309 (1988)} בית-המשפט קבע כי לביטוי צד ש"נפגע" מרישום סימן מסחר יש לתת פירוש ליבראלי, הכולל כל מתחרה מסחרי שנשלל ממנו יתרון על-ידי טובת הנאה שמפיק יריבו מרישום סימן שהוא אינו זכאי לו.

ב- 231104 American Express Marketing& Development Corp} נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2012(3), 102 (2012)} בית-המשפט קבע כי סימן מסחר שרישומו נתבקש לפי סעיף 16 לפקודה יש לבחון את אופיו המבחין, בנוסף, בחינה לפי 16(א)(2) מצומצמת יותר במובן שרף האופי המבחין הנדרש מן הסימן נמוך יותר מזה הנדרש לפי סעיף 8 לפקודה.

שבוחנים שיקולים צריך להילקח בחשבון בחינת אופיו המבחין של הסימן המבוקש לרישום וזאת בשים-לב לסחורות ולשירותים אשר ביחס אליהם נתבקש רישומו ולאינטרס הציבורי לבל יופקעו ממנו מונחים שצריכים להישאר פתוחים למסחר. לא ניתן להתעלם מאינטרס זה בין אם הבחינה מתבצעת לפי סעיף 8 עד 11 לפקודה ובין אם לפי סעיף 16 לפקודה.

בתיק מס' 201301 {Bliss World LLc נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (10.12.09)} בית-המשפט קבע כי לפי סעיף 16(2) לפקודה, אם אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין לא ניתן לקבלו על-אף רישומו בחו"ל. ניתן לראות כי מדובר בדרישה פחות חזקה לאופי מבחין.