botox
הספריה המשפטית
דיני סימני מסחר

הפרקים שבספר:

תוקף הרישום וחידושו - סעיפים 35-31 לפקודת סימני מסחר

1. הדין
סעיפים 35-31 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 קובעים כדלקמן:

"31. תקופת תקפו של רישום (תיקון התשס"ג (מס' 2))
תקפו של רישום סימן מסחר הוא עשר שנים מיום הגשת הבקשה לרישום, ולאחר-מכן ניתן להאריך את תוקף הרישום על-פי הוראות סעיפים 32 עד 35.

32. חידוש רישום
על-פי בקשת הבעל הרשום של סימן מסחר, שהוגשה בדרך שנקבעה ותוך הזמן שנקבע, יחדש הרשם את רישום סימן המסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם הוא רשום או לגבי חלקם לעשר שנים מיום הפקיעה של הרישום המקורי או של חידושו האחרון (להלן: "יום הפקיעה").



33. הודעת פקיעה
(א) לפני יום הפקיעה ישלח הרשם לבעל הרשום, במועד ובדרך שנקבעו, הודעה בדבר התאריך שבו יפקע הרישום ובדבר התנאים לעניין תשלום אגרות ועניינים אחרים, שבהם יחודש הרישום.
(ב) אם עד שישה חודשים לאחר יום הפקיעה (להלן: "התקופה הראשונה") לא שולמה האגרה, ימחוק הרשם את סימן המסחר, ואולם:
(1) אם שולמה האגרה תוך התקופה הראשונה, תיווסף לאגרה תוספת בשיעור שנקבע;
(2) רשאי הרשם לבקשת בעל הסימן, אם שוכנע שמן הצדק לעשות כן, להחזיר את הרישום לתקפו, בתנאים שיראה ולאחר תשלום האגרות שלא שולמו והאגרה הנוספת שנקבעה לעניין זה ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך שישה חודשים מתום התקופה הראשונה.

34. סימן מסחר שלא חודש
סימן מסחר שנמחק מפני שלא שולמה אגרת-חידוש, יראוהו בכל זאת, במשך שנה לאחר המחיקה, כאילו הוא סימן מסחר רשום לעניין כל בקשה לרישום.

35. סייגים לחידוש
הוראות סעיף 34 לא יחולו אם שוכנע הרשם שנתקיים אחד מאלה:
(1) במשך שנתיים שקדמו למחיקת סימן המסחר לא היה בו שימוש עסקי בתום-לב;
(2) השימוש בסימן המסחר שמבקשים רישומו אינו עלול לגרום הטעיה או ערבוביה בגלל שימוש קודם בסימן המסחר שנמחק."

2. סעיף 32-31 לפקודת סימני מסחר
לרשם סמכות הארכה מעבר לעשר שנים {סעיפים 35-31 לפקודה} אין בקביעה האמורה חריגה מסמכות המאיינת את תוקף הרישום.

בתיק מס' 64340 {אורי חמו נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (22.07.13)} בית-המשפט קבע כי לפי סעיף 31 לפקודה, תקפו של רישום סימן מסחר הוא עשר שנים מיום הגשת הבקשה לרישום.

עם-זאת, בעת בה נרשם הסימן נושא החלטה זו ובטרם תוקנה הפקודה בשנת 2003 במסגרת תיקון מס' 5, עמדה תקופה זו על שבע שנים בלבד.

בחלוף תקופה זו, בין אם היתה שבע שנים או עשר שנים כאמור, באפשרותו של בעל הסימן להאריך את תקופת ההגנה שוב ושוב לארבע-עשרה שנים נוספות בכל פעם וזאת באמצעות תשלום אגרה מתאימה.

3. סעיף 33 לפקודת סימני מסחר
בתיק מס' 234206 {מ.ד. פאסט פוד בע"מ נ' MCDONALDS CORPORATION, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.08.12)} בית-המשפט קבע כי סעיף 33 לפקודה עניינו בסימנים אשר נרשמו ומסדיר את אופן חידושם. סעיף 33 עוסק בהודעת הפקיעה אשר על רשם סימני מסחר ליתן לפני מועד הפקיעה, באגרות שיש לשלם ומסדיר את התנאים לאורם במשך תקופה כוללת של עד 12 חודשים ממועד הפקיעה ניתן להחזיר את הרישום לתקפו.

דהיינו, סעיף 33 עוסק בסימנים אשר היו רשומים בפנקס סימני המסחר ואשר עקב אי-תשלום האגרה המתאימה לא חודש תקפם.

בפרשת אורי חמו הנ"ל בית-המשפט קבע כי סעיף 33(א) לפקודה מסמיך את רשם הפטנטים להורות על החזרת תוקפו של סימן מסחר בתנאים מסויימים.

כמו-כן, קובעות תקנות 52 ו- 53 לתקנות סימני המסחר, 1940, הוראות לעניין הודעת הפקיעה והחזרת תוקפו של סימן מסחר.

על-אף תחימתה לכאורה של סמכות הרשם להחזיר את תוקפו של סימן מסחר בתנאי סעיף 33 לפקודה הנ"ל, נקבע בפסיקה, כי במקרים המתאימים, יוכל רשם סימני המסחר לבטל החלטה בדבר מחיקת סימן מן הפנקס וזאת באמצעות סעיף 38 לפקודה הדן בתיקון הפנקס לפי מי שאינו בעל סימן המסחר{תיק מס' 99281 Ares Trading S.A נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.03.12)}.

אך, כבר נקבע כי אין די בחשד בלבד כי נעשתה טעות בכדי להוות עילה לביטולה של החלטה{י' זמיר הסמכות המינהלית, כרך ב' (1996), 1007 (להלן: י' זמיר הסמכות המינהלית")}.

הודעת הפקיעה הקבועה בסעיף 33(א) לפקודה, בין שנשלחה ובין אם לאו, אינה גורעת מחובתו של בעל סימן מסחר לעמוד על זכויותיו ולהודיע כי הינו מעוניין בהארכת תקופת ההגנה.
דרישת סעיף 33(ב) לפקודה, המטילה על בעל הסימן את האחריות להודיע כי ברצונו להמשיך ולקבל הגנה על סימנו הרשום, יש לקחת בחשבון בין השיקולים אותם יש להביא, האם נוצרה הסתמכות בקרב הציבור בעקבות מחיקתו של הסימן, זאת, על משקל הנסיבות אותן יש לקחת בחשבון בעת שקילת שינוי מהחלטה מינהלית שננקטה, ככל ויש להחלטה השפעה על צדדים שלישיים אשר הסתמכו על נכונותו של מרשם סימני המסחר, כך תגבר הנטיה שלא לשנות מן ההחלטה המקורית.

ב- בג"צ 3406/91 {דן בבלי, רו"ח נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מה(5), 1 (1991)} בית-המשפט קבע כי במסגרת קבלת ההחלטה השניה, בה חוזרת הרשות המינהלית מההחלטה הראשונה, עליה להתחשב בהחלטה הראשונה.

החלטה זו יצרה מציאות נורמאטיבית חדשה, היא ביססה הסתמכות ולעיתים אף שינוי מצב לרעה. שינוי בהחלטה זו עשוי לפגוע בציפיות סבירות.

על-כן, יש לשקול עניין זה במסגרת האיזון הכולל, הבוחן את סבירותה של ההחלטה השניה.

זאת ועוד, יהיו בוודאי מקרים, בהם רשות לא תהא רשאית לקבל בדיעבד החלטה שרשאית היתה לקבלה מראש. בין ה"מראש" לבין ה"בדיעבד" חלף זמן, התרחשו אירועים, נוצרה מציאות חדשה. כל אלה עשויים להפוך את ה'בדיעבד' לבלתי-סביר, למרות שאילו נתקבל 'מראש' היה הוא סביר בהחלט.

בתיק מס' 145355 {זיקו טק בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (19.05.13)} בית-המשפט קבע כי על-פי הוראות סעיף 33(א) לפקודה על הרשם לשלוח לבעל הרשום הודעת פקיעה בטרם תום תקופת הרישום, בעוד שסעיף 33(ב) מתייחס לנסיבות בהן לא שולמה אגרת החידוש בתוך שישה חודשים והתנאים להארכת תקופה זו.

על הרשם להודיע מראש על הפקיעה. משניתנה הודעה שכזו בידו של בעל הרישום שישה חודשים מיום הפקיעה בתוכם הוא יכול להודיע על חידוש הסימן - הודעה הבאה לכדי ביטוי באמצעות תשלום האגרה המתאימה.

במידה ולא הודיע כאמור, יפקע הסימן. אך בכך לא תמו האפשרויות שבידו של בעל הרישום, לבעל הרישום הזדמנות אחרונה לבקש החזרת הרישום לתקפו ובלבד שבקשה שכזו מוגשת בתוך שישה חודשים מתום ששת החודשים הראשונים לאחר תום התקופה.

כלומר, לבעל הרישום שישה חודשים ראשונים לאחר תום התקופה בהם יוכל לעמוד על זכויותיו באמצעות תשלום אגרה מתאימה, ושישה חודשים נוספים לאחר-מכן בהם חידוש הרישום כפוף לשיקול-דעת הרשם הרשאי לקבל את הבקשה "אם שוכנע שמן הצדק לעשות כן" ו"בתנאים שיראה".

בתיק מס' 99281 {Ares Trading S.A נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.03.12)} בית-המשפט קבע כי סעיף 33 לפקודה תוקן במסגרת החוק לתיקון פקודת סימני מסחר {תיקון מס' 5 התשס"ג-2003} במטרה לאפשר את הצטרפותה של מדינת ישראל לפרוטוקול מדריד.

הוראות סעיף 33 לפקודה נובעות מסעיף 5 bis לאמנת פריס הקובע כדלקמן:

"(1) A period of grace of not less than six months shall be allowed for the payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights, subject, if the domestic legislation so provides, to the payment of a surcharge.

(2) The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payment of fees."


הרישא של סעיף-קטן (1) הוכנסה לאמנה ב- 1925 במסגרת תיקון האג, אז פרק הזמן המינימלי עמד על 3 חודשים. תקופה זו הוארכה לשישה חודשים במסגרת תיקון ליסבון לאמנה משנת 1958, בהעדר תשלום תוך תקופת החסד הזכות פוקעת.

סעיף 33 לאחר תיקונו בשנת 2003 מקל על ציבור בעלי הסימן ביחס להוראות האמנה, במובן זה שהוא מאפשר תקופה נוספת של שישה חודשים, מעבר לתקופת החסד הקבועה באמנת פריס, במהלכה ניתן לבקש את החזר תוקפו של הסימן. מאידך, הוכנסה לסעיף הגבלת זמן שלא היתה קיימת ערב תיקונו.

לאור שינוי הפקודה כאמור וקביעת הגבלת זמן אשר לא היתה בפקודה קודם לכן, צמצם וקיבע המחוקק את התקופה בה רשאי הרשם להפעיל שיקול-דעתו לעניין חידוש תקפו של סימן שפקע.

הוראות לעניין הודעת הפקיעה וחידוש רישומו של סימן מסחר מעוגנות בתקנות 52 ו- 53 לתקנות סימני המסחר, 1940.

כאמור, הוראות סעיף 33(ב)(2) לפקודה הנ"ל תוחמות את מסגרת הזמנים להגשת בקשה לחידוש בתקופה של שישה חודשים מתום התקופה הראשונה, או, בתום שנים-עשר חודשים מיום פקיעת תוקף הסימן.

משנקבעו המועדים בפקודה ובהעדר הסמכה בפקודה להארכת מועדים אלה, אין בסמכות הרשם להאריך את המועדים.

הסדר החזרת התוקף הקבוע בסעיף 33(ב)(2) לפקודה שונה מההסדר הקבוע למשל בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 {להלן: "חוק הפטנטים"}, שבסעיפים 64-60 שלו נקבע הסדר ייעודי להגשת בקשה להחזר תוקפו של פטנט שפקע בשל אי-תשלום אגרת חידוש.

אין באמור בסעיף 33 לפקודה לשלול את סמכותו של הרשם לשנות מהחלטתו ולפעול בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק הפרשנות.

לאור הקשרו החקיקתי של סעיף 33 בו המחוקק מצא לנכון לצמצם ולקבוע זמנים לגביו לא קבע בפקודה אפשרות להארכה, ברי כי הפעלת הסמכות החריגה תהיה במקרים מיוחדים ונדירים בלבד.

הסמכות לשנות או לבטל החלטה אינה סמכות רגילה ואינה צריכה להיות מופעלת באופן שגרתי. מקרים של שינוי וביטול חייבים להיות, מקרים חריגים ביותר, שכן כרגיל, זכותו של האזרח לדעת, אם בידיו החלטה סופית ומחייבת, ואין להטרידו שוב ושוב באותו נושא {י' זמיר הסמכות המינהלית}.

אין זה רצוי שהאזרח יהיה צפוי על לא עוול בכפו לשינוי החלטה קודמת, ואין להשתמש בסמכות זו אלא במקרים מיוחדים יוצאי דופן {בג"צ 707/81 שפרה שוורץ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, תל-אביב-יפו, פ"ד לו(2), 665 (1982)}.

נראה כי ההסדרים שנקבעו בפקודה מעניקים הגנה נרחבת לבעל סימן מסחר שנמחק, אף אם הסיבה למחיקתו מהפנקס היא אי-תשלום אגרת חידוש.

הסדרים אלה מקיימים את האיזון הנדרש בין האינטרס הפרטי של בעל סימן רשום המקבל תקופת חסד לחידוש זכותו, גם אם נתקל בקשיים סובייקטיביים בחידוש רישום סימנו ובין האינטרס הציבורי עליו עמד המחוקק עת צמצם ותחם את תקופת החסד.

4. סעיף 34 לפקודת סימני מסחר
בהתאם לסעיף 34 לפקודה, סימן מסחר שנמחק מפני שלא שולמה אגרת חידוש רישומו, יראו אותו כסימן מסחר רשום למשך שנה לאחר המחיקה.

מסעיף זה עולה כי זכותו הקניינית של בעל סימן מסחר רשום אינה פוקעת מיד עם פקיעת תוקף הסימן, והיא עומדת בתוקפה למשך תקופה של שנה נוספת מיום מחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

ניתן לומר, כי סעיף 34 קובע את היקף הזכות שנרכשה בעקבות הרישום של סימן מסחר ונותן בידי בעל סימן המסחר זכות תביעה בשל הפרת זכותו.

בתיק מס' 21203 {INC , INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA נ' Sector Group S.p.A, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.11.12)} בית-המשפט קבע כי תכליתם של סעיפים 34 ו- 35 הינה למנוע הטעיית הציבור ברישומו של סימן מסחר חדש, אשר זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן שהיה רשום קודם לכן.

אי-שימוש בסימן בתקופה שקדמה למחיקתו מן הפנקס, ממגר את החשש מהטעיית הציבור.

5. סעיף 35 לפקודת סימני מסחר
בתיק מס' 21203 {INC , INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA נ' Sector Group S.p.A , פורסם באתר האינטרנט נבו (06.11.12)} בית-המשפט קבע כי התנאים שנקבעו בסעיף 35 לפקודה הינם דומים לאלה החלים בביטול הסימן בשל אי-שימוש בו ואולם מקלים הם יותר מבחינת משך התקופה בה לא נעשה שימוש בסימן.

כן בחר המחוקק במינוח שונה לעניין אי-השימוש הנדרש בכל אחד מהסעיפים. בעוד שסעיף 35 נוקט בלשון "שימוש עסקי בתום-לב", הרי שסעיף 41 נוקט בלשון הרחבה יותר "שימוש בתום-לב" ומחריג מהגדרה רחבה זו את אותם שימושים אשר לא יראו כשימוש בתום-לב בסעיף 41(ג).

ההגנה הניתנת לבעל הסימן כאשר נמנע ממנו השימוש בשל נסיבות מיוחדות במסחר נעדרת מסעיף 35 לפקודה הנ"ל.

הבדל זה נובע ממטרותיהן השונות של שתי הוראות אלה. בעוד שהדגש בסעיף 41 הינו על הגנה על זכויותיו הקנייניות של בעל סימן המסחר הרשום, תכליתן של סעיפים 34 ו- 35 הינה למנוע הטעיית הציבור ברישומו של סימן מסחר חדש, אשר זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן שהיה רשום קודם לכן.

במקרה אחרון זה, אי-שימוש בסימן בתקופה שקדמה למחיקתו מן הפנקס, ממגר את החשש מהטעיית הציבור.