זכויותיו של בעל סימן מסחר - סעיפים 53-46 לפקודת סימני מסחר

1. הדין
סעיפים 53-46 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 קובעים כדלקמן:

"46. זכות לשימוש ייחודי (תיקון התש"ע)
(א) רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס.
(ב) היו כמה בני-אדם רשומים כבעלים של סימני מסחר זהים, או זהים בעיקרם, לגבי טובין זהים, יהיו זכויותיו של כל אחד מהם כאילו היה הבעל הרשום היחיד של הסימן, אך לא יזכה הרישום איש מהם לעומת רעהו לשימוש ייחודי בסימן המסחר אלא במידה שהרשם או בית-משפט מחוזי קבעו לכל אחד את זכויותיו.

46א. שימוש ייחודי בסימן מסחר מוכר היטב (תיקון התש"ס)
(א) סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לעניין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לעניין טובין מאותו הגדר.
(ב) סימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, אם השימוש בסימן על-ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור.

46ב. הגנה על סימני מסחר בתערוכות (תיקון התש"ס)
סימן שאינו סימן מסחר רשום ייחשב, לעניין טובין המוצגים בתערוכה בין-לאומית רשמית או שהוכרה באופן רשמי, הנערכת בישראל, כסימן רשום במשך התקופה שבה נערכת התערוכה.

47. שמירה על שימוש אמת (תיקון התש"ס)
רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו.

48. העברת סימן מסחר (תיקונים: התשס"ג (מס' 2), התשס"ז)
(א) סימן מסחר רשום ניתן להעברה על-ידי בעל הסימן ויכול לעבור מכוח הדין, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם הוא רשום או חלקם, בין יחד עם המוניטין של העסק בטובין שלגביהם רשום הסימן ובין בנפרד ממנו, ואולם רשאי הרשם לסרב לרשום העברה כאמור אם השימוש בסימן בידי הנעבר יש בו, לדעת הרשם, כדי להטעות את הציבור או אם ההעברה נוגדת, לדעתו, את תקנת הציבור.
(א1) הועברה הבעלות כאמור בסעיף-קטן (א) לגבי חלק מן הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום אותו סימן מסחר, יחלק הרשם את רישום סימן המסחר לרישומים נפרדים, בדרך שנקבעה.
(ב) לעניין סעיפים-קטנים (א) ו- (א1), דין סימן מסחר שבקשה לרישומו תלויה ועומדת, כדין סימן מסחר רשום.

49. רישום העברה (תיקון התש"ע)
(א) זכה אדם בסימן מסחר רשום מכוח העברה או מכוח הדין, יגיש לרשם בקשה לרשום את זכותו, ולאחר שהוכחה זכותו של המבקש, להנחת דעתו של הרשם - ירשום אותו כבעל הסימן וירשום בפנקס, בדרך שנקבעה, את דבר ההעברה או כל מסמך הנוגע לאותה זכות.
(ב) כל החלטה של הרשם לפי סעיף זה נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור.
(ג) תעודה או מסמך שלא נרשמו בפנקס לפי סעיף זה לא יתקבלו לראיה בכל בית-משפט, למעט בערעור לפי סעיף זה, להוכחת זכות לסימן מסחר, אלא אם הורה בית-המשפט הוראה אחרת.

50. רשות לשימוש בסימן (תיקון התש"ס)
(א) רשאי בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר (בפקודה זו: "בעל רשות") להשתמש בסימנו לעניין הטובין שלגביהם רשום הסימן, כולם או מקצתם.
(ב) לא יהיה תוקף לרשות אלא אם נרשמה לפי הוראות סעיף זה, ורשאי הרשם לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לו.
(ג) כל עוד בעל רשות משתמש בסימן לעניין הטובין במהלך עסקו בהתאם לרשות ובכפוף לתנאים או להגבלות שבה, יראו את זכות השימוש בסימן בידי בעל הרשות כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן.
(ד) הרשם רשאי לרשום רשות, אם הוכח להנחת דעתו שהשימוש בסימן המסחר לעניין הטובין שלגביהם מתבקש הרישום אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות.

51. בקשה לרישום רשות
(א) בקשה לרישום רשות, בטופס שנקבע, תוגש מאת בעל הסימן ומאת הבא להירשם כבעל רשות, ותפרט, בין היתר, את:
(1) היחסים בין בעל הסימן לבין הבא להירשם כבעל הרשות, לרבות מידת הביקורת של בעל הסימן על השימוש בו בידי בעל הרשות;
(2) הטובין שלגביהם מתבקשת הרשות;
(3) התנאים או ההגבלות שיחולו על השימוש בסימן מכוח הרשות, אם תירשם;
(4) תקופת הרשות, אם נתבקש רישומה לזמן קצוב.
(ב) הרשם רשאי לדרוש כל מסמך, ראיה או פרט שייראה לו מועיל לבירור הבקשה.
(ג) פרטים כאמור בסעיפים-קטנים (א) ו- (ב), למעט פרטים שיירשמו, לא יהיו פתוחים לעיון הקהל.

52. שינוי רישום רשות וביטולו
(א) הרשם רשאי לשנות רישום רשות, בכל הנוגע לטובין שהרשות חלה עליהם ולתנאים או להגבלות שהרשות כפופה להם, אם בעל הסימן ביקש על-כך בטופס שנקבע.
(ב) הרשם רשאי לבטל רישום רשות, אם בעל הרשות ביקש על-כך בטופס שנקבע.
(ג) הרשם רשאי לבטל רישום רשות אם נתבקש על-כך והוכח להנחת דעתו כי יש בקיום הרשות, או בשימוש בסימן המסחר בידי בעל הרשות, כדי לפגוע בתקנת הציבור או כדי להטעות.
(ד) לפני שהרשם יבטל לפי סעיף זה רישום רשות או ישנה את תנאיה, יתן לכל צד הנוגע בדבר הזדמנות להשמיע טענותיו.
(ה) בוטל רישום סימן או נמחק, בטלה גם רשות שניתנה לגביו.
(ו) הוראות סעיף זה לא יפגעו בהוראות סעיפים 38 עד 40.

52א. המשך שימוש בסימן מסחר (תיקון התש"ס)
על-אף הוראות פקודה זו, הוגשה בקשה לרישום סימן מסחר או נרשם סימן מסחר בתום-לב, או נרכשו זכויות בסימן מסחר בדרך של שימוש בו בתום-לב, לא ייפגעו כשירותו לרישום, תוקף הרישום או זכות השימוש בסימן המסחר, בשל כך בלבד שסימן המסחר זהה או דומה לציון גאוגרפי או לסימן מסחר מוכר היטב, ובלבד שהגשת הבקשה לרישום סימן המסחר, הרישום או רכישת הזכויות כאמור, נעשו לפני:
(1) לעניין סימן מסחר מוכר היטב - היום שבו היה סימן המסחר לסימן מסחר מוכר היטב;
(2) לעניין ציון גאוגרפי - כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) או היום שבו ניתנה לציון הגאוגרפי הגנה במדינה חברה שבה נמצא האזור הגאוגרפי המצויין בציון הגאוגרפי.

53. זכות ערעור (תיקון התש"ע)
(א) החלטות הרשם מכוח סעיפים 50 עד 52 נתונות לערעור לפני בית-משפט מחוזי.
(ב) בערעור על החלטת הרשם לפי סעיפים 50 או 51 יהיה הרשם המשיב בערעור.
(ג) המערער על החלטת הרשם לפי סעיף 52 ימסור לרשם הודעה על הגשת הערעור בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
(ד) בערעור לפי סעיף-קטן (ב) ישמע בית-המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם."

2. שימוש ייחודי - סעיפים 46 ו- 46(א) לפקודת סימני מסחר
2.1 כללי
דיני רישום סימני המסחר, השימוש בהם והפרתם, כפי שנקבעו בהוראות הפקודה, נועדו להגן על שם מסחרי שהיה לקניינו של אדם ועל המוניטין שרכש לו בעשותו שימוש בשמו וכן להגן על האינטרס שיש לציבור במניעת הטעיה עקב שימוש בלתי-מורשה בסימן המסחר בעזרת סעיף 46 לפקודה שמקנה שימוש ייחודי {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

על-מנת שניתן יהיה לרשום סימן מסחר, נדרש כי ירכוש הסימן אופי מבחין אשר יבדיל אותו מטובין או משירות המסופקים על-ידי אחרים, שאם-לא-כן, תוגבל זכותם של אחרים לתת סימנים בטובין שלהם באופן שאינו מידתי.

המבחנים שנעשה בהם שימוש לקביעת אופיו המבחין של שם מסחר דומים למבחנים שנקבעו בפסיקת בית-המשפט באשר לקיומו של מוניטין עסקי. כך נקבע, כי תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום שזכה לו והמאמץ שהשקיע בעל הסימן ביצירת קשר בין המוצר לייצרן הינם גורמים שיש להתחשב בהם בהכרעה בדבר רכישת אופי מבחין {ת"א (ת"א) 2593/98 Akiebolaget Volvo נ' און גל בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (07.06.06)}.

הזכות שמקנה רישום סימן המסחר היא זכות לשימוש ייחודי. המונח "שימוש ייחודי" מגלם בחובו את אופיו הקנייני האישי של סימן המסחר, בכך שהוא מתווה את הכלל לפיו מלבד בעל סימן המסחר אין איש רשאי להשתמש בסימן המסחר {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

תכלית ההגנה על סימן המסחר היא לייחד לבעליו סימן מסחר שישמש אמצעי ליצירת זהות בתודעת ציבור הצרכנים בין הסימן לבין מקור המוצר או השירות שלגביהם נרשם אותו סימן {ת"א (ת"א) 1868/05 סודהפופ בע"מ נ' יצחק מזרחי, פורסם באתר האינטרנט נבו (29.08.05)}.

סעיף 46(ב) נועד להסדיר מצב שבו מדובר בסימן מסחר זהה שלשניים או יותר בעלים יש בו זכויות כדין.

תכליתו של סעיף 46(ב) לקבוע הסדרי שימוש במקרה של סימני מסחר זהים, אין נפקות לעובדה שמקור הזכות נובע מרישום אחד או שני רישומים ובלבד שהסימן זהה.

החלת הוראה זו משתלבת עם הוראת סעיף 46(א) הקובע שזכות השימוש הייחודית של בעל הסימן הרשום כפופה לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס {בש"א (ת"א) 4237/03 אל חולוד חברה למסחר נ' למיט ייבוא ויצוא בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.03.03)}.

המונח "שימוש ייחודי" לפי סעיף 46(א) הנ"ל הוא פשוטו כמשמעו, מעיד ומגלם בחובו את אופיו הקנייני האישי של הסימן הרשום, בכך שהוא מתווה את הכלל לפיו מלבד בעל הסימן הרשום אין איש הרשאי להשתמש בסימן זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן הרשום {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

מוסד סימני המסחר נולד בשל הצורך להבדיל בין מוצריו של סוחר אחד למוצריו של סוחר אחר המתחרה בו ועל-מנת להגן בהקשר זה הן על האינטרסים של הסוחר הן על אלה של הצרכן.

הסוחר - נהנה מהגנה על המוניטין שלו ומקטין את החשש שהצרכן יטעה בין תוצרתו שלו לזו של סוחר אחר. הצרכן - יכול לאתר בקלות רבה יותר את המוצרים המסויימים שברצונו לרכוש ומוגן מפני הטעיה באשר למקור הטובין.

לשם השגת מטרות אלו, מקנה הפקודה בסעיף 46 הנ"ל "זכות ייחודית" לבעל סימן רשום להשתמש בסימן זה בקשר לטובין אשר לגביהם רשם את סימנו.

ובמובן זה הסימן מופקע למעשה בהקשרו המסחרי מנחלת הכלל ולסוחר ניתן מונופול על השימוש בו {ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד כג(2), 43 (1969); ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

דין סימני המסחר וההגנה המוענקת על פיו לבעל הסימן הרשום הוא ענף אחד בשדה משפטי רחב יותר, דיני הקניין הרוחני, המעניקים הגנה על תוצר רוחני שעשוי להיות בעל ערך כלכלי.

כמו-כן חשוב לזכור כי זכות הקניין הרוחני, ככל זכות קניין אחרת, היא מסוג הזכויות ה"מיוחסות" הנהנות מהגנה חוקתית וחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מורה אותנו שלא לפגוע בה {סעיף 3 לחוק}.

אולם, הגנה זו מתנגשת עם הזכות לחופש העיסוק והזכות לתחרות חופשית הנגזרת ממנו.

סעיף 46א לפקודה מקנה זכות שימוש ייחודי לבעל סימן מסחרי מוכר היטב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, לפיכך, כשאנו מדברים על הפרה, יש לשאול, האם שימוש זה שנעשה בסימן המסחר הוא שימוש אסור, העולה לכדי הפרה של סימן המסחר או שימוש לא הוגן בו.

בנוסף, בפסיקת בית-המשפט נקבע, שהיותו של סימן מסחר מוכר היטב דורש הוכחת קיומם של הכרה ומוניטין בעלי עוצמה רבה {בש"א (יר') 226/03 יעקב שמואל קטן נ' דולי יריב, פורסם באתר האינטרנט נבו (09.09.03)}.

עוד נקבע, סימני מסחר מסויימים רכשו לעצמם הכרה בינלאומית והמוניטין שלהם בעל עוצמה כה גדולה עד כי הוא חורג מעבר למוצרים ספציפיים בו עוסקים בעלי הסימן.

לגבי סימני מסחר כאלה נפסק כי שימוש בסימן דומה על גבי מוצרים עלול להטעות את ציבור הצרכנים בקשר למקור הטובין של בעל הסימן.

בספרות נקבע, הכרעה לפיה סימן הינו סימן "מפורסם" מעניקה לבעל הסימן מטריה נורמטיבית ההולכת עמו לכל קצוות התבל, כך שיש לבחון בקפידה ובזהירות כל מקרה ומקרה בו נטען כי סימן מסויים הינו סימן "מפורסם" בטרם יוענק לבעל סימן המסחר מונופולין חובק עולם {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס {ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004)}.

הוראת סעיף 46א(ב) לפקודה פורש יריעה מעבר להגדר על סימן מסחר מוכר היטב ואף מעבר להגדר שבו נרשם ובכך נותן הגנה רחבה.

הרחבת היריעה מותנית בתנאים, ושניים - מצטברים - האם עשוי השימוש להצביע על קשר בין הטובין לבין בעל הסימן, וכן העלול בעל הסימן להיפגע כתוצאה מן השימוש, קרי, הקשר והפגיעה.

הקשר אינו רחוק מאוד מהטעיה, אך אינו זהה לה, והמחוקק הבדיל זאת בהגדרותיו, רף הקשר נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתו של הלקוח ובאשר לפגיעה, יש צורך להניח תשתית של ממש לאפשרות זו.

על-כן, פרשנות סעיף 46א(ב) מקנה רמת הגנה גבוהה על "סימן מסחר מוכר היטב" שנרשם בישראל מזו של סימנים אחרים, מקור הגנה ההגנה זה מצוי אף באינטרס למנוע ניצול מוניטין בינלאומי על-ידי ייצרן מקומי.

עם-זאת, לגבי סימן מפורסם שהינו אף סימן רשום ניתן לשקול מתן הגנה גם כאשר מדובר בייצרן מקומי-ישראלי, שאינו שם-דבר בינלאומי אלא מוכר היטב בשוק הפנים-ישראלי בלבד, ושלולא מתן ההגנה עלול להתעורר חשש כי שימוש בסימן על-ידי ייצרן אחר יוביל להטעיית ציבור הצרכנים לסבור כי הייצרן המפורסם הוא שייצר את המוצר בהגדר החדש {ת"א (ת"א) 1663-06 שלמה א.אנג'ל בע"מ נ' י. את א' ברמן בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (25.04.10)}.

פקודת סימני המסחר פורשת הגנתה גם על סימני מסחר שאינם רשומים אם הוכח כי הסימן הינו סימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי שיווק. סימן מסחר מוכר היטב מזכה את בעליו בשימוש ייחודי {ע"א (ת"א) 1519/07 מוסק אמנון נ' גלקסו סמית קליין (ישראל) בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (21.09.08)}.

בית-המשפט קבע ב- ע"א 9191/03V&S Vin Spirt Aktiebolag} נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6), 869 (2004)} כי יש להידרש לכל מקרה לגופו, יריעת ההגנה יכול שתורחב גם לתחומים שאינם בהכרח "משיקים או קרובים", כשם שיתכנו מקרים שבהם לא יוגנו גם תחומים קרובים אם לא יתקיימו התנאים לכך.

הגישה לפרשנות התנאים עצמם, ולבדיקת התקיימותם, צריכה להיות זהירה, בכל מקרה, כדי שלא לפגוע יתר-על-המידה בתחרות ובחופש העיסוק, הרחבת יתר של ההגנה תפגע בתחרות, כשם שצמצום יתר יסכל את תכלית ההגנה.

בנוסף, סוגי השמות שבעולם המסחר מתחלקים לארבע קטגוריות של שימוש במסחר, לפי מידת ההגנה לה הם זוכים: שמות גנריים, שלא יזכו להגנה, שמות תיאוריים, שההגנה עליהם מעטה ונדירה, שמות מרמזים, יזכו להגנה מוגברת, שמות "שרירותיים" או דמיוניים, שהגנתם הרבה ביותר {ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי, עיתון משפחה ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3), 933 (2001)}.

סעיף 46א(ב) אמנם אינו דורש הוכחת הטעיה ומסתפק בשימוש ש"עשוי להצביע על קשר בין הטובין" בלבד, אך מתנה הגנה זו בהוכחה כי בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור {ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין ואח', תק-על 2012(3), 9000 (2012)}.

על-כן, בסעיף 46א(ב) הנ"ל, יש לצקת תוכן ייחודי לתנאים שבסעיף, ניתן להסתייע במבחנים המשמשים להטעיה. אך יש מקום לבחון כל מקרה לנסיבותיו, תוך הנחה כי הרף הנדרש להוכחת הקשר נמוך מרף ההטעיה.

ניתן לראות, כי זהות הלשון שנקט המחוקק מצביעה על קו אחיד שראוי לנקוט ביחס לרישום ולהפרה כאחד {ע"א 9191/03V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6), 869 (2004)}.

2.2 דוקטורינת הדילול
דוקטרינת הדילול מקורה במשפט האמריקאי, היא מרחיבה את ההגנה על סימני מסחר מעבר להגנה המסורתית שאלה הקנו ביחס למכירת טובין מאותו הגדר.

בהתאם לדוקטרינה זו, לא ניתן להשתמש בסימני מסחר מפורסמים גם ביחס לטובין מהגדרים שונים מאלה שבהם משתמש בעל סימן המסחר. בכך היא מרחיבה את הגנתם של דיני סימני המסחר ממצבים שבהם קיים חשש להטעיה של הצרכנים למצבים נוספים שבהם החשש מתמקד בשימוש בלתי-הוגן בסימן המסחר תוך ניצול המוניטין הגלום בו.

סעיף 46א לפקודה מגן בישראל על סימני מסחר מוכרים שאינם רשומים בה ואילו סימני מסחר מוכרים היטב הרשומים בישראל זוכים להגנה מורחבת, גם ביחס לטובין שאינם מאותו הגדר. במסגרת התיקון האמור הוספה לסעיף 1 לפקודה הגדרה למונח "סימן מסחר מוכר היטב" ובה נקבע כי לצורך הכרעה בשאלה האם סימן מסחר הוא אכן מוכר היטב, יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הציבור הרלוונטי מכיר את סימן המסחר והמידה שבה מוכר הסימן כתוצאה ממאמצי שיווק {ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, תק-על 2014(4), 6426 (2014)}.

משהתקבלו חלקים מדוקטרינת הדילול אל תוך החקיקה הישראלית, אין עוד ספק כי בעל סימן מסחר יכול לתבוע מכוחה.

עם-זאת, על-מנת להצליח בתביעתו עליו להראות כי התקיימו בעניינו ארבעה תנאים מצטברים שנקבעו ב- ע"א 10959/05 { TEA BOAR נ' DELTA LINGERIE S.A.OF CACHAN, פורסם באתר האינטרנט נבו (07.12.06)} כדלקמן:

הראשון, קיומו של עסק בינלאומי מפורסם;

השני, סימן המסחר שלו הוא בעל עוצמה רבה ותדמית עצמאית החורגת ממוצר ספציפי;
השלישי, השימוש בסימן המסחר נועד לקדם את עסקיו של המשתמש על בסיס המוניטין של בעל המוניטין של בעל סימן המסחר;

הרביעי, והשימוש בסימן המסחר בנסיבות העניין נעשה בחוסר תום-לב וחורג מכללי התחרות ההוגנת או ה"סטנדרטים הראויים של החברה".

תכליתה של דוקטרינת הדילול, כפי שנקלטה במשפט הישראלי {בסעיף 46א לפקודה} היא להגן על בעל סימן המסחר מפני האפשרות שגורם זר ייבנה מהמוניטין הצמוד לסימן המסחר שלו. אולם, ייבואן מקביל אינו גורם זר, הוא רוכש את הטובין שמייצר בעל סימן המסחר והוא זכאי ליהנות מהמוניטין הצמוד להם.

אכן, מוצרים בייבוא מקביל נמכרים במקרה הרגיל במחיר נמוך יותר מן המוצרים שמיובאים בידי הייבואן הרשמי.

האופן בו משווק ייבואן מקביל את סחורתו אינו נטול מגבלות, אך מגבלות אלה ייבחנו במסגרת החלתו של סעיף 47 לפקודה, ואין דבר בינן לבין דוקטרינת הדילול.

דוגמה להרחבת ההגנה בסעיף 46(א) היא במסגרת שם מיתחם, נקודת המוצא היא שזכותו של בעל סימן המסחר לשימוש ייחודי בסימן המסחר הרשום, משתרעת גם אל עבר השימוש בסימן המסחר באינטרנט, ובכלל זה לשמות המיתחם עצמם.

השימוש בשם מיתחם של אתר אינטרנט משרת גם את ציבור הלקוחות וגם את בעל האתר.
לציבור המעוניין להגיע לאתרים העוסקים בתחום ספציפי ולא לתעות בין מיליוני אתרי אינטרנט מהווה שם המיתחם מעין אמצעי זיהוי המאפשר לצמצם את החיפוש לאתרים בתחום המבוקש בלבד.

לבעל האתר, המעוניין להיות נוכח במרחב הוירטואלי של רשת האינטרנט, משמש שם המיתחם מעין שלט זיהוי וציון דרך המאפשר לציבור הגולשים להגיע אליו במהירות. ככל ששם המיתחם הוא שרירותי וידוע בציבור הסיכוי שגולשים יגיעו אליו באופן ישיר ומבלי לעבור בדרך באתרים אחרים גדול יותר.

אולם, זה אינו סוף פסוק, סעיף 47 לפקודה, שעניינו "שימוש אמת", חל כמובן גם בנוגע לשימוש בסימני מסחר באינטרנט, משמעות הדבר היא שלא כל שימוש בשם מסחר במסגרתו של שם מיתחם הוא פסול. לנקודה זו חשיבות רבה החורגת מסוגיית הייבוא המקביל, ויש לה השפעה גם על תחום חופש הביטוי {ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ'TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, תק-על 2014(4), 6426 (2014)}.

סעיף 46 לפקודה קובע כי צריך להוכיח שהסימן האחר דומה לסימנו עד כדי הטעיית הציבור, והבחינה בהקשר זה נעשית ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003)}.

זאת ועוד, בפסיקה נקבע כי עצם החיקוי אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות את הלקוחות וכי גם כוונה להטעות אינה מחייבת את המסקנה כי אכן התקיים חשש להטעיה {ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת. סנאפ בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (13.03.12) העוסק בעוולה של גניבת עין}.

2.3 ייבוא מקביל - בחינת סעיפים 46 ו- 47 לפקודת סימני מסחר
הייבואן המקביל, רוכש את סחורתו המקורית של הייצרן בחו"ל ומייבא אותה לישראל, וכך מתחרה בייבואן הרשמי. התחרות נובעת מכך שהן הייבואן הרשמי והן הייבואן המקביל מוכרים אותם מוצרים או מוצרים דומים ביותר.

תחרות זו מכונה לעתים "תחרות פנימית" או "תחרות תוך-מותגית", להבדיל מתחרות חיצונית בין מותגים שונים.

סעיף 46(א) לפקודה מעניק לבעליו של סימן מסחר תקף שנרשם בישראל זכות בעלת אופי קנייני לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שעליהם נרשם ובהתייחס אליהם.

פקודת סימני מסחר אינה מתייחסת במפורש לסוגיה של ייבוא מקביל, אולם ההלכה הפסוקה היא כי אין לפרשה כמונעת שימוש בסימן המסחר לגבי מוצרים מקוריים של הגורם שסימן המסחר שלו רשום בישראל ובכך נפתחה הדרך לייבוא מקביל {ע"א 471/70 י.ר. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, תק-על 70(4), 1 (1970)}.

הלגיטימיות של הייבוא המקביל בישראל הוכרה זה מכבר, טרם חודד די צורכו הדיון בשאלה האם אינו כרוך כלל בהפרה של סימן המסחר, או שמא יש לראות בו הפרה החוסה תחת ההגנה של "שימוש אמת" בסימן מסחר כקביעתה בסעיף 47 לפקודה.

ב- ע"א 471/70 {י.ר. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, תק-על 70(4), 1 (1970)} בית-המשפט קבע כי השימוש בסימן מסחר רשום בהתייחס לסחורתו של בעל הסימן עצמו אינו נחשב להפרתו. כלומר, לא נקבע כי שימוש בסימן מסחר בהתייחס ל"סחורה המקורית" של בעל הסימן הוא הפרה החוסה תחת ההגנה של "שימוש אמת" ועולה ממנו כי שימוש זה אינו הפרה כלל.

ב- ע"א 3559/02 {מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)} בית-המשפט דן בסעיף 47 לפקודה וקבע כי שימוש שעושה אדם בסימן מסחר ביחס ל"סחורה האמיתית" של בעל הסימן חוסה תחת כנפי ההגנה הקבועה בסעיף הנ"ל.

זאת ועוד, בית-המשפט אימץ מבחני עזר שפותחו בפסיקה האמריקאית בהקשר של "שימוש אמת", ובאופן יותר ספציפי את שלושת התנאים הבאים: ראשית, המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר, שנית, השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור, שלישית, השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו.

מחד, נראה כי יש סתירה בין ההלכה שנקבעה בפרשת פזכים לבין ההלכה שנקבעה בפרשת טוטו זהב, אולם, פרשת טוטו זהב כלל לא עסק בייבוא מקביל, אלא בסימן מסחר מקומי מובהק, שביחס אליו ביקש גורם מקומי אחר להציע שירות משלים.

הוא לא נדרש לאיזונים שיפים לתופעה של ייבוא מקביל, שלה יש מאפיינים משלה, וחלים עליה שיקולי מדיניות ולכן היישום של ההלכה שנקבעה בפרשת טוטו זהב על מקרים שעניינם ייבוא מקביל מחייב התאמות מסויימות.
3. סעיף 47 לפקודת סימני מסחר
הדין קובע כי פלוני רשאי לעשות שימוש בסימן המסחר של אלמוני, כל עוד שימוש זה עומד בתנאי סעיף 47 לפקודה.

לדוגמה, תעמוד ההגנה זו גם לאלמוני שעשה שימוש בסימן המסחר של פלמוני על חלק חילוף שאינו מקורי, המתאים לרכב המיוצר על-ידי פלמוני, אם עשה זאת באופן שאין בו כדי להטעות את הצרכן הפוטנציאלי ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

תכליתה של הוראת סעיף 47 הנ"ל באה לייצב איזון בין שני האינטרסים המתנגשים במאבק בין ההגנה על סימן המסחר לבין ההגנה על זכותו של האדם לעשות שימוש בשמו הוא.

מן העבר האחד, ניצב האינטרס של הציבור, המבקש להתיר לאדם להשתמש בשמו שלו.

שמו של אדם הוא חלק מאישיותו, אין הוא קוד זיהוי בלבד. הוא ביטוי לאישיות, לרגש, לחובה, למסורת ולייעוד.

ביטוי חשוב לזכותו של האדם בשמו ניתן במקום עבודתו. האדם מבקש כי הישגיו, פרי עמל כפיו, יזוהו בציבור עימו, על-כן, כחלק מזכות האדם לשם, יש להתיר לאדם ליצור זיקה בין הטובין או השירותים אותם הוא מספק לבין שמו.

מן העבר השני, ניצב אינטרס חשוב אחר, עליו באה להגן הפקודה, והוא עניינו של בעל סימן המסחר, בשמירה על זכות הקניין שלו, במיצוי ערכה, ובייחודה של הזכות לקטוף את הרווחים אשר מצמיח סימן המסחר .

אין זהו עניינו הפרטי בלבד של בעל סימן המסחר. זהו ביטוי לאינטרס הציבורי לאפשר תחרות הוגנת.

ההגנה על סימן המסחר מגנה גם על הצרכן, שלא יוטעה לייחס סחורתו של אחד לאחר. זהו כלי אותו יצר הדין על-מנת למנוע מבעד סוחר לא ישר להונות את הציבור לרכוש את מוצריו בדרכי כזב, באופן זה, מקדמת ההגנה הפרוסה על סימני המסחר גם יעילות כלכלית.

מפאת הצורך לאזן בין האינטרסים, אין לומר כי ההגנה על זכותו של האדם בשמו היא מוחלטת. ההגנה, בהיותה פרי של איזון אינטרסים, הינה יחסית בלבד {ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004}.

אם נאמר אחרת, נאפשר לאדם לעשות שימוש לרעה בזכותו בשמו, ואין חולק שלא לכך כיוונה הוראת סעיף 47 לפקודה הנ"ל.

אין ליתן לאדם רישיון בלתי-מוגבל לעשות שימוש בסימן מסחר של אחר, תוך פגיעה בוטה בזכויותיו של האחר ותוך הטעיית הציבור. אין אדם רשאי לעשות כן אף אם רצה המקרה וסימן המסחר משמש גם כשמו שלו.

אשר-על-כן, קם הצורך לסייג את ההגנה המוענקת לאדם העושה שימוש בשמו שלו תוך פגיעה בסימן מסחר של אחר. זכות השימוש מותנה בכך שהשימוש שנעשה בשם יהא שימוש בתום-לב.

ההלכה הפסוקה היא כי טרם נדרש בית-המשפט לשאלת היקף ההגנה שמקנה הוראת סעיף 47 לפקודה למשתמש בשמו. עם-זאת, אין להלום כי ההגנה הניתנת לשימוש בשם היא הגנה מוחלטת.

בנוסף, ההגנה על שימוש אמת בשם מסחר צריכה להיבחן על רקע העיקרון לפיו האיסור על שימוש בסימן המסחר הרשום נועד למנוע הטעיה, להבטיח מסחר הוגן ותחרות.

עיקרון ההגינות מהווה חלק מדרישת שימוש האמת בסעיף 47 לפקודה, תכליתו של הסעיף, הינה לאזן בין זכותו של בעל סימן מסחר לעשות שימוש בלעדי בשמו, לבין אינטרס הציבור ביצירת תחרות הוגנת במסגרתה יתאפשר מחד, לכל אדם להגדיר נכונה את הטובין או השירות ומאידך יוכל כל צרכן לזהות נכונה את מקור הסחורה או השירות שהוא רוכש {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

ב- ע"א 471/70 {י.ר. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, תק-על 70(4), 1 (1970)} בית-המשפט קבע כי אם היה בעל הסימן ייצרן, ופלוני מייבא ומשווק את סחורתו תוך שימוש בסימנו של הייצרן, אין הסימן מעיד אלא על העובדה שהסחורה היא מוצרו של בעל הסימן. אין לומר כי אין זאת האמת כולה ושבעת ובעונה אחת הסימן גם מטעה את הציבור לגבי אופן הייבוא והשיווק של הסחורה בארץ.
די בכך שהסחורה היא "אמיתית" מבחינת המקור שלה, כדי לשלול מן השימוש את יסוד ההפרה.

בפרשת טוטו זהב הנ"ל, בית-המשפט קבע כי יש להיעזר באמות-מידה שיש בהן כדי ללמד על כנות השימוש בשם המסחרי לשם תיאור אמיתי של הטובין או השירות המסופקים בידי מי שעושה שימוש בסימן המסחרי של זולתו, ועל חיוניות השימוש בשם המסחרי במהלך העסקים הרגיל על-פי עקרון ההגינות.

בפרשנות שניתנת להוראה הדנה ב"שימוש אמת" בשם מסחר ניתן להציע מבחנים דומים לאלה שטבע בית-המשפט הפדרלי לערעורים של ה- Circuit התשיעי {New Kids on the Block v. News America Publishing Inc, 971 F.2d 302) 9th Cir., 1992)} בעת שפירש את החוק האמריקני שהוראתו כאמור מעניקה הגנה דומה לזו של הפקודה שלנו, אף שאינה זהה לה.

בית-המשפט הפדרלי לערעורים, פסק כי העושה שימוש בסימן מסחר רשום לצורך תיאור המוצר או השירות של בעל הסימן, יזכה להגנה של שימוש הוגן בשם המסחרי בהתקיים שלושה תנאים: ראשית, המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; שנית, השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור; שלישית, השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו.

על-פי מבחני העזר הללו, יהא עלינו לבחון אם השימוש בשם המסחר הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור השירות או הטובין המוצעים לצרכנים ולשם זיהוים {ת"א (ת"א) 2593/98 Akiebolaget Volvo נ' און גל בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (07.06.06)}.

4. סעיף 49-48 לפקודת סימני מסחר
הזכויות הקנויות לבעל סימן רשום הן זכויות אישיות. בעל סימן יכול להעביר את זכויותיו לאחר, וכך קובע סעיף 48(א) לפקודה הנ"ל, סימן מסחר רשום ניתן להעברה על-ידי בעל הסימן ויכול לעבור מכוח הדין.

לצורך השלמת העברה נקבע כי הצד שקיבל את הסימן מבעליו הרשום יגיש לרשם בקשה לרשום את זכותו, ולאחר שהוכחה זכותו של המבקש להנחת-דעתו של הרשם, ירשום אותו כבעל הסימן בפנקס, בדרך שנקבעה, את דבר ההעברה או כל מסמך הנוגע לאותה זכות לפי סעיף 49(א) לפקודה {ה"פ (מרכז) 18504-02-11 אדסטיק בע"מ נ' רונן פרייברג, פורסם באתר האינטרנט נבו (27.02.12)}.

סעיף 48 לפקודה מאפשר העברת סימן המסחר, אך לא ברור האם הסעיף מתייחס גם להעברה של סימן מסחר שלא נרשם בארץ. וממילא, העברת סימן מסחר טעונה רישום בפנקס.

סעיף 49 לפקודה עוסק ברישום ההעברה, רישום שהופך זכות חוזית לקניינית.

יכולה להישמע הטענה של בעל דין כי קיימת לו זכות קניינית במוניטין שהוא יצר לסימן המסחר בארץ, באמצעות פעולת ההפצה שלו {ת"א (יר') 8617/01 חברת ניו סאונד ליצירה אומנותית בע"מ נ' חברת מאסטר קאסיט בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (08.12.03)}.
שכן, בחקיקה ובפסיקת בתי-המשפט הוגדר המוניטין כ"נכס" או כקניין בעליו.
וכן נקבע כי הכל מסכימים שמוניטין שיצאו לסוחר בחזקת קניין המה. בעל דין יכול למכור את המוניטין ביחד עם עסקו, או להשאירם בידו כשהוא מוכר את העסק. תא (יר') 8617/01 חברתנ' זלוטניק בוריס ניו סאונד ליצירה אומנותית בע"מ נ' חברת מאסטר קאסיט בע"מתתא (יר') 8617/01 חברת ניו סאונד ליצירה אומנותית בע"מ אסטקאסיט הוא יכול למשכנם ואף להנחילם לזולת בדרך צוואה. מוניטין של אדם אינם בבחינת קניין מוחשי אבל הם קניינו האישי {ע"א 238/73 ישראל שרעבי נ' נסים חמצני, פ"ד כח(1) 85 (1973)}.

אולם, טענה כזו לא תתקבל משום שאף בהנחה שיצליח אדם להוכיח קיומו של מוניטין, הלכה היא כי המוניטין אינו קניינו של המפיץ או הזכיין, אלא של הייצרן.

המוניטין המקומי של המוצר נבנה, אם-כן, במידה רבה, על-ידי מאמצי השיווק והמכירה של המפיץ הבלעדי. עם-זאת, אין פירושו של דבר כי זכות הקניין במוניטין זה היא של המפיץ.

זכות הקניין במוניטין של המוצר, אף זה אשר נבנה על-ידי המפיץ, שייכת לייצרן של המוצר, הקניין במוניטין של המוצר הוא של הייצרן. המוניטין של המוצר דבק במוצר עצמו.

המוצר מזוהה, בדרך-כלל, עם הייצרן אשר מייצר אותו, ולא עם המפיץ אשר משווק אותו. המפיץ פועל, אמנם, לשם בנייתו של מוניטין זה ולשם טיפוחו. אך אין בכך כדי להקנות לו את זכות הקניין במוניטין, להבדיל מן המוניטין שלו כסוחר או כסוכן, אשר שייך לו ונשאר בידו.

באשר לסמכותו של הרשם לדון בביטול רישומה של ההעברה, פירושם של סעיפים 48 ו- 49 לפקודה מאפשרים לרשם לדון בבקשה לביטול רישומה של העברת בעלות בסימן.

בהחלט ניתן לומר, כי ההסדר הקבוע בסעיף 49 לפקודה, לפיו ערעור על רישומה של העברת בעלות יוגש לבית-המשפט העליון, הוא הסדר שעניינו במקרה בו ניתנה החלטה שיפוטית של הרשם, בין אם בהליך חד-צדדי ובין אם בהליך על ריב {תיק מס' 83586 ZAO "Gruppa Predpriyatij" OST" נ' Spirits Intenational N.V, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.07.04)}.

5. סעיף 50 לפקודת סימני מסחר
"רשות שימוש" כשמה כן היא: רשות להשתמש בסימן המסחר ולא זכות להעביר את הרשות להשתמש בסימן המסחר לגורם אחר.

כלל ידוע ובסיסי בדיני הקניין, ובכלל זאת בדיני הקניין הרוחני, הוא שאין אדם יכול להקנות לאחר יותר זכויות מאלה המוחזקות על ידיו {nemo dat quod non habet}.

רשות להשתמש בסימן מסחר אינה מקבלת תוקף חוקי, אלא אם נרשמה כחוק לפי סעיף 50(ב) לפקודה, כלומר, גם אם ההסכם המעניק את הרשות הוא חוקי והוא קובע את המועד לתחילת תקפה, אין היא נכנסת בתוקף אלא בשעת רישומה, אם היא נרשמת.

אם אינה נרשמת מפני שהצדדים לא ביקשו לרשמה, או שהם ביקשו לרשמה ומפני שלא הניחה את דעת הרשם הוא סירב או נמנע מלרשמה, אין הרשות תופסת ואין לה כל תוקף או נפקות משפטית {ע"א 364/74 שמואל דוידוביץ נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פ"ד כט(1), 703 (1975)}......לח

לא כן הדבר ביחס להסכם רשות שלא נרשמה, שאינו בהכרח חסר תוקף. הדבר תלוי בתוכן ההסכם ובכוונה שנתלוותה לעשייתו. אם הצדדים לא התכוונו לעבור על החוק ולא לרשום את הרשות, בשל כך בלבד שלאחר-מכן לא נרשמה הרשות ולא קיבלה תוקף, אין הסכם מאבד את תקפו, אלא אם הוא פסול מסיבה אחרת.

למשל, אם לפי תכנו, הוא נוגד את תקנת הציבור או עשוי להזיק לציבור או להטעותו. אם לעומת-זאת כוונת הצדדים היתה מלכתחילה להשתמש ברשות מבלי לרשמה כדין, לא רק הרשות אין לה תוקף חוקי, אלא ההסכם כולו נגוע באי-חוקיות. המחוקק, כשהתיר לבעל סימן רשום להרשות לאחר את השימוש בו, סייג את ההיתר בכך שהרשות תירשם כחוק לפי סעיף 50 (א) לפקודה.

מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות הרשות שתתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 51(א) ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות לפי סעיף 50(ד) לפקודה.

הסכם רשות, הנעשה בכוונה שלא לעמוד בדרישות אלה של החוק, הוא בלתי-חוקי, ואין לאכפו או לבסס עליו עילת תביעה כל-שהיא. אך במקרה רגיל של הענקת רשות בכוונה לרשמה כחוק, אלא שלאחר-מכן מתברר שאינה ניתנת לרישום, הסכם הרשות אינו בהכרח בטל מלכתחילה, והכל תלוי כאמור בנסיבות המקרה.

כפי שנקבע, המורשה הבלתי-רשום איננו בעל רשות כלל, כל עוד לא נרשם. למורשה הבלתי-רשום יש רק זכויות חוזיות כלפי בעל הסימן אם קיבל את הרשות לשימוש על-פי חוזה, הן מפורשות או מכללא {א' ח' זליגסון דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם}.

בית-המשפט קבע בפרשת שמואל דוידוביץ הנ"ל כי זוהי הערה כללית, ואין להסיק ממנה שהצדדים רשאים לפעול בהתאם לרשות, כל עוד לא נרשמה על-אף קביעת המחוקק כי היא משוללת תוקף.

בל-נשכח, שהמדובר ברשום הרשות בשיקולים של תקנת הציבור ומניעת הטעיה. משמע, שרשות שלא זכתה לרשום לפי סעיף 50 או כל עוד לא זכתה לרשום, אין בה כל ערובה שאין היא נוגדת את תקנת הציבור, ובוודאי יש בהכדי להטעות את ציבור הלקוחות להאמין כי המוצר הנמכר להם הוא של בעל הסימן או של בעל רשות רשומה ומבוקרת.

אם למשיב נשארות זכויות חוזיות כלפי בעל הסימן, יש למוצאן בדרכים הפתוחות לפניו מכוח החוזה, להביא את הרשות לרישום, או לראות את ההסכם כמחייב על תנאי שהרשות תירשם, ולחכות להפעלתן עד לרישום הרשות.

למשל, אם בעל הסימן מסרב לחתום על בקשת רישום, יכול בעל רשות לתבוע ממנו, על-סמך התחייבות חוזית בעניין זה, לקיים את התחייבותו.

אם הרשות לא נרשמה מסיבה שאינה נובעת מאי-חוקיות ההסכם, ובעל הרשות נתן תמורה לבעל הסימן בעד הרשות מבלי שהשתמש בה ומבלי שיוכל להשתמש בה בשל העדר רישום, ניתן יהיה לתבוע את החזרת התמורה בשל כשלונה המוחלט ולקבל כל סעד אחר על-פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970} לרבות צו-אכיפה, כדי להשיג או לבצע את התכלית שלמענה נעשה ההסכם.

ניתן לראות כי אין בפקודה דבר המצביע על-כך שבעל רשות רשומה רוכש זכויות קנייניות בסימן מסחר. נהפוך הוא, אפילו זכות תביעה על פגיעה בזכות השימוש שלו, אין הפקודה מעניקה לו. זכות השימוש הניתנת לבעל הרשות נחשבת גם היא כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן, ולכן הזכות לתבוע על הפרת הסימן הרשום נתונה לו, ולו בלבד {סעיף 50(ב) לפקודה} ויתר-על-כן סעיף 50(א) הוא המאפשר הרשאה לשימוש בסימן, ובלעדיו היתה הרשאה כזאת אסורה.

לפיכך משבא סעיף 50(ב) הנ"ל ומתנה את תקפה של הרשות ברישומה החוקי, על כרחך אתה אומר שהוא חל גם על היחסים הפנימיים שבין הצדדים להסכם הרשות.

6. סעיף 52 לפקודת סימני מסחר
הוראת סעיף 52 לפקודה, מאפשרת ליושב בדין להורות על ביטול הרשאת שימוש רשומה אם ביקש זאת בעל הרשאת השימוש עצמו {סעיף 52(ב) לפקודה} ומכל מקום, רק לאחר שניתנה לצדדים אפשרות להשמיע טענותיהם בפניו.

על-כן יש לשמוע את קולם של בעלי הרשאות השימוש הרשומות בבקשה לביטול ורק אז לקבוע כי התקיימה הוראת סעיף 52(ב) לפקודה.

בקשה לבטל רישום לפי סעיף 52(ג) לפקודה יכול להגיש כל אדם שהוא. בהיות השימוש הבלעדי של המורשה בלתי-מוגבל בזמן, אין גם לראות מה התועלת שתצמח לבעלת הסימן מהמשך שימושה הייחודי, כביכול. אשר לכוח המאבחן, הצריך לאפיין את הטובין נושאי סימן המסחר, דווקא הוא מחייב קיומה של ביקורת מצד בעל הסימן על פעילותו של מורשה.

לא בכדי קבע המחוקק בסעיף 51 לפקודה, כי על הבקשה לרישום רשות לפרט את מידת הביקורת של בעל הסימן על השימוש בו בידי בעל הרשות, זהו אחד מתנאי "המינימום" בלעדיהם אין. עא 650/80) בע"מ נ' יעקב נעימי, לז (3) 780

נקבע בספרות כי הסימן צריך להצביע על מקור מסויים כדי לתת לצרכן ערובה מינימלית שבעל סימן המסחר דאג לאחידות בסחורה שהוא מוכר באותו סימן, דברים אלה נאמרו לגבי סימן מסחר של סוחר, להבדיל מייצרן {א' ח' זליגסון דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם (תשל"ג 1973)}.

ערובה כמתואר לא תינתן אם יורשה סוחר, הקונה סחורות ממקורות שונים, ללא הבדל וללא ברירה קודמת, לסמן את כל הסחורות הללו בסימנו שלו. הוא, כמובן, הדין במורשה, אשר אינו נתון כלל ועיקר לביקורתו של בעל הסימן, שמחובתו לדאוג לאחידות הנדרשת.

עינינו הרואות שהפקודה בסעיף 52 מסדירה, בהוראות חוק נפרדות, את שלב אישור רישום הרשות על-ידי הרשם, מצד אחד, ושלב שינוי הרשות או ביטולה, מצד שני.

על-פי האמור לעיל, סעיף 52(ג) לפקודה מקנה סמכות לרשם לבטל רשות רק אם יש בשימוש בה "כדי לפגוע בתקנת הציבור או כדי להטעות". עילת ביטול זו מקבילה לעילת הקיום הנזכרת בסעיף 50(ד), לאמור ש"הרשם רשאי לרשום רשות, אם הוכח להנחת-דעתו שהשימוש בסימן המסחר לעניין הטובין שלגביהם מתבקש הרישום אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות".

המבחן בשני המקרים הנ"ל מבוסס על אותן אמות-מידה ואין מקום לומר שהרשם יודרך לגבי תקנת הציבור או האפשרות שיוטעה בצורה אחת בשלב קיום הרשום ובצורה שונה בשלב שבו נעשה ניסיון לבטלה {בג"צ 74/85 אמפיסל בע"מ נ' אמפיסל (ישראל) בע"מ, פ"ד לט(4), 421 (1985)}.

עיון בסעיף 50 הנ"ל מגלה שהמחוקק העניק לרשם שיקול-דעת רחב לגבי תכנה ומסגרתה של הרשות והשימוש בה.

זוהי לשון רחבה ביותר המקנה סמכות לרשם לקבוע, על-פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, מהם התנאים והסייגים שמן הראוי לקבוע עובר להענקת אישור הרשות.

מטעם זה יכול שהרשם ימצא לנכון, לפי שיקול-דעתו, להתנות שורה ארוכה של סייגים ותנאים, בעלי אופי שונה, עובר למתן אישור הרשות, ויכול שימצא כי אין צורך בכל אלה, במקרה שלפניו, וכי יצטמצם עד למינימום וכמעט שלא יקבע סייגים בכלל.

בנוסף, ניתן לראות כי סעיף 52(ו) קובע כי אין בהוראת סעיף 52 כדי לגרוע מהאמור בסעיפים 40-38 לפקודה. במילים אחרות, כללי ההליך הנוהגים בבקשות לתיקון הפנקס יחולו בשינויים המחוייבים אף במקרה של בקשה לביטול הרשאת שימוש רשומה {ע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' יעקב נעימי, פ"ד לז(3), 780 (1983)}.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

זכויותיו של בעל סימן מסחר - סעיפים 53-46 לפקודת סימני מסחר