הפרת סימן מסחר ללא סכנת הטעיה

1. כללי
הפרת סימן מסחר מתחלקת למקרים "הטיפוסיים" ו"הלא טיפוסיים".

במקרה ה"טיפוסי" כרוכה הפרת סימן המסחר בסכנת הטעיה בה יוצר המפר זיקה מטעה בין המוצר שלו לבין מוצר בעל סימן המסחר, על-ידי השימוש הלא מורשה בסימן.

זיקה זו, כך הוא מקווה, תביא אליו את הלקוחות הנמשכים אל בעל סימן המסחר.

ברם, פקודת סימני המסחר, בנוסחה הנוכחי, אוסרת את השימוש בסימן המסחר, אף אם שימוש זה אינו מטעה.

קרי - מחילה היא את איסוריה לא רק על המקרים "הטיפוסיים", אלא אף על המקרים "הלא טיפוסיים" בהם המפר הבהיר היטב כי אין קשר בין מוצריו שלו לבין בעל סימן המסחר, אך זאת תוך ניסיון להפיק יתרון פסול כלשהו מאזכור סימן המסחר של האחר.

ההצדקה העקרונית להיקפה של ההגנה על סימן המסחר, נעוצה בתפקיד אותו ממלאת הגנה זו.

סימן המסחר הינו נכס קנייני, וככזה, זכאי הוא להגנה - מסויימת - בפני כל פגיעה שהיא - בין אם כרוכה היא בהטעיה ובין אם לאו.

אולם, פעמים, מניעת השימוש בסימן המסחר מעוררת קושי. דיני הקניין הרוחני מבקשים לאזן בין אינטרסים מתחרים. בין הצורך במתן תמריץ ליצירה ובמניעת תחרות בלתי-הוגנת, לבין אינטרסים ציבוריים הנוגעים לצורך בתחרות חופשית, בחופש ביטוי ובהעשרת המרחב הציבורי.

איזון זה הביא ליצירת הסדרים המקנים הגנה מוגבלת על זכויותיו של בעל נכס הקניין הרוחני. זהו גם אופיה של ההגנה על סימן המסחר.

אכן, ההגנה על סימן המסחר אינה מוגבלת בזמן, שלא כמו ההגנות על הפטנט, על זכות היוצרים, ועל המדגם.
לדוגמה, איזון בקשר לזכויות יוצרים, נדון ב- רע"א 2687/92 {גבע נ' חברת וולט דיסני, פ"ד מח(1), 25 (1993)} בו בית-המשפט הגיע למסקנה כי גם דמות דמיונית זוכה להגנה של החוק. כמו-כן קבע בית-המשפט שגם הסימן הגראפי מוגן בזכויות היוצרים ועל-כן מדובר כאן בהפרת הזכות. גם ההסתמכות על עקרון היסוד של חופש הביטוי נדחתה.

ככלל, על-מנת שתוכח הפרה של סימן מסחר, אין צורך להוכיח כי היה בשימוש המפר סימן כדי להצביע על קשר שקרי בין הטובין, לגביהם נעשה בו שימוש, לבין בעל הסימן הרשום.

בכך שונה ההסדר בפקודת סימני המסחר, מזה שבחוק הפדרלי האמריקאי, שם הגדרת הפרת סימן המסחר מחייבת ככלל קיומה של סכנת הטעיה {חוק Trademark Act of 1946 15 U.S.C.A. �1125}.

בעקבות חקיקה מדינתית אשר סטתה מכלל זה, תוקן בשנת 1996 החוק הפדרלי, וכיום מתקיימת הפרה גם ללא סכנת הטעיה, מקום בו הוכח דילול (dilution) של סימן מסחר מפורסם {סעיף 43 לחוק {15U.S.C.A. �1125(c)}.

החריג היחיד לכלל זה חל מקום בו ההפרה הנטענת היא זו המוגדרת לפי סעיף-משנה 1(4) לפקודת סימני המסחר, היעדרה של דרישה שכזו מההגדרות האחרות של הפרת סימן מסחר, מבטאת את אחד מן ההבדלים המרכזיים שבין תביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום לבין התביעה בעוולת גניבת העין.

עוולת גניבת עין, קמה מקום בו עוסק גורם לכך שנכס שהוא מוכר, או שירות שהוא נותן, "ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר" {סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות}.

יסוד שכזה מהווה גם עילה לפסילת כשרותו של סימן לרישום.

בית-המשפט קבע ב- ע"א 8483/02 {אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004), (ייקרא להלן: "מקדונלד")} כי בית-משפט קמא בא לכלל שגגה כאשר הגיע לכלל מסקנה כי לא הופר כלל סימן המסחר של "מקדונלד". משנקבע כי קיים דמיון רב, עד לכדי זהות, בין סימן המסחר של "מקדונלד" לבין השם בו נעשה שימוש בתשדיר, שוב אין לשאלת קיומה, או היעדרה, של סכנת הטעיה נגיעה לעניין.

תביעתה של "מקדונלד" היא בגין הפרת סימן מסחר רשום, בהתאם להגדרתה של ההפרה כמתואר בסעיף 1(2) לפקודת סימני המסחר.

בגדרה של הגדרה זו, כאמור, לא נדרשת סכנת הטעיה. משום כך, אין בעובדה, כי השימוש בסימן המסחר לא יצר ייחוס מוטעה של הפרסומת מטעם ברגר קינג ל- "מקדונלד", כדי להעלות או להוריד.

אכן, מקרים כמקרה זה, בהם מופר סימן מסחר מבלי שנתקיימה סכנת הטעיה, אינם המקרים "הטיפוסיים" של הפרת סימן מסחר והם נופלים על המקרים "הלא טיפוסיים".

המחוקק סבר כי המונופולין המוענק לבעל הסימן המסחרי, אין בו, בדרך-כלל, כדי לפגוע באינטרס ציבורי-חיוני.

נקודת המוצא היא כי זכותו של אדם להגנה על סימן מסחרי, אינה שוללת מהציבור, ברגיל, דבר שחיוני כי יהא בשימוש חופשי {י' ויסמן דיני קניין - חלק כללי, פורסם באתר האינטרנט נבו (1993)}.

עם-זאת, מובן הוא כי הציבור עלול להיפגע ממתן מונופול רחב מדי לבעל סימן המסחר.

כך, למשל, עלולה הגנה נרחבת מדי על סימן המסחר, ליטול מידי הציבור את האפשרות לעשות שימוש במילים ובשמות בעלי משמעות כללית.

הגנה העלולה לפגוע ביכולתו של האדם לבטא עצמו ולקדם באופן לגיטימי את עסקיו בשל כך, מוטלות מגבלות על היקפה של זכותו של אדם בסימן מסחר השייך לו {ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי, עיתון משפחה ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3), 933 (2001)}.

2. החריגים
2.1 "שימוש אמת"
סעיף 47 לפקודת סימני מסחר (נוסח משולב), התשל"ב-1972 קובע כדלקמן:

"47. שמירה על שימוש אמת (תיקון התש"ס)
רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."
פקודת סימני מסחר, בניגוד לחוק זכויות יוצרים, 1911 {סעיף 2 1(i) לחוק זכויות יוצרים} אינה מקנה הגנה לשימוש הוגן בסימן מסחר. יחד-עם-זאת, מגנה היא, בסעיף 47 הנ"ל, על "שימוש אמת" בסימן.

סעיף 47 הנ"ל הוא החריג היחיד המוצב בפקודה להגדרה האמורה של הפרת סימן מסחר. אכן, בחריג זה, אין תמיד די, במיוחד מקום בו עוסקים אנו, בהפרות סימן מסחר, שאינן כרוכות בסכנת הטעיה.

בית-המשפט נצרך לבחון היטב את מאזן האינטרסים ולשאול עצמו, האם משקלם של הערכים העומד כנגד הקביעה כי, פעולה מסויימת מפרה את סימן המסחר, מצדיק התעלמות מלשונה הברורה של הפקודה הנ"ל.

לדוגמה, אם מפרסם אלמוני כי המוצר אותו הוא מייצר, מתאים כחלק חילוף או כתוספת למוצר הנושא את סימן המסחר של פלמוני. במקרה זה, מבהיר אלמוני כי המוצר שלו אינו המוצר של פלמוני ואין הוא יוצר זיקה שקרית בין המוצר שלו לבין סימן המסחר.

אולם משעושה הוא שימוש בפרסום בסימן המסחר של פלמוני - הרי שלפי הוראת סעיף 1 לפקודת סימני מסחר - מפר הוא את סימן המסחר.

אכן, מפרסם שכזה מפיק יתרון מסימן המסחר של האחר. אלא שהוא בא לתאר את המוצר אותו הוא מייצר ואת מטרת השימוש בו, בדרך שהיא אולי הדרך האפשרית היחידה לשם כך. לציבור יש עניין בקיום תיאור שכזה ובקיומה של תחרות בשוק.

לפיכך, במקרים שכאלה, קובע הדין האירופי הקהילתי, למשל, כי בתנאי שהשימוש נעשה בתום-לב, לא הופר סימן המסחר {דירקטיבה EEC/89/104 (1989) O. J. L 40/1}.

בדין הישראלי, יידרש בית-המשפט לשאלה עד כמה השימוש בסימן המסחר מהווה שימוש בהגדר האמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו, שימוש המוגן מכוח הוראת סעיף 47 הנ"ל לפקודת סימני המסחר.

בתי-המשפט בישראל, ניסו להציב איזון אשר יתיר שימוש לא מטעה בסימן המסחר של האחר לשם פרסום מוצר כמתאים למוצרי בעל סימן המסחר. שימוש כאמור, ייעשה, רק בנסיבות מסויימות, בהן גובר האינטרס הציבורי בהתרת השימוש על סכנת הפקת היתרון הבלתי-הוגן.

2.2 "פרסומת השוואתית"
פרסומת השוואתית, כשמה כן היא: משווה בין המוצרים המסופקים על-ידי מתחרים, בין המחירים שגובה כל אחד מהם, בין טיב השירות שניתן על-ידי כל אחד מהם וכיוצא באלה.

ב- ע"א 8483/02 {אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ''ד נח(4), 314 (2004)} קבע בית-המשפט כי שימוש אחר בסימן המסחר של אחר שאף הוא אינו כרוך בסכנת הטעיה, בא לידי ביטוי בפרסומת ההשוואתית.

אין די, לשיטתנו, בעצם אזכור שמו של המתחרה על-מנת להפוך פרסומת לפרסומת השוואתית.

שונה הדבר לכאורה בדין הקהילה האירופית, המגדיר, ב- {דירקטיבה O.J. L290/18 EC/97/55} סעיף 2a, פרסומת השוואתית ככל פרסומת בה מוזכר המתחרה - ולו ברמיזה.

יודגש כי גם לאור הדירקטיבה הזו, הפרסומת מטעם ברגר קינג היתה פסולה, בשל הוראת סעיף 3 aלדירקטיבה האוסרת פרסומת השוואתית במידה שהיא מלעיזה (denigrate) או פוגעת בשמו הטוב (discredit) של סימן מסחר של מתחרה - שאז היא תחשב להפרת סימן מסחר.

מכל מקום, על-פי נוסחה של פקודת סימני מסחר, אין הדין הישראלי מעניק הגנה למשתמש בסימן המסחר של מתחרהו לצורך פרסומת השוואתית.

ייתכן, שיש מקום לשקול מתן הגנה שכזו, בנסיבות מסויימות, בשל שהפרסומת ההשוואתית כשלעצמה משקפת פרקטיקה מסחרית רצויה, המספקת מידע יקר ערך לצרכן.

הן בארצות הברית, הן באירופה והן בחוק האנגלי ישנם כלים למניעת שימוש לרעה בהגנה הניתנת לפרסומת ההשוואתית. {למשל ההיתר שניתן לפרסומת שכזו בארצות הברית {Restatement Third, Unfair Competition �20 ;comment b, 15 U.S.C.A. �1125(c)(4)(A) בקהילה האירופית ובחוק האנגלי Trade Marks Act 1994, s. 10 (6)}.

ההיתר לעריכתה של פרסומת שכזו, אשר כאמור פקודת סימני המסחר רואה בה הפרת סימן מסחר, יכול שימצא בחריג, אותו יצרה הפסיקה, ולפיו שימוש אשר נעשה בסימן המסחר בקשר לסחורתו של בעל הסימן עצמו לא ייחשב להפרת סימן מסחר.

יחד-עם-זאת, חובה לשים גדרים להגנה הנפרסת סביב הפרסומת ההשוואתית, על-מנת שיובטח כי המידע הנמסר בה יהיה מדוייק, ולבל תשמש הפרסומת ההשוואתית ככלי לניגוח לא הוגן של המתחרה .

למעשה, בפרשת "מקדונלד" ביקשה ברגר קינג להפחית מערכה של מתחרתה - ולא באה להשוות את מוצריה שלה למוצרי המתחרה.

כך, כאשר בתשדיר הפרסומת, מוחלפת הגופייה הנושאת את התיבה "מקדונלד" בחולצה הנושאת את התיבות "ברגר קינג", וכך כאשר נאמר תקשיבו למקדונלד - רק ברגר קינג. זהו ביזויו של סימן המסחר, או ליתר דיוק שימוש שניתן לכנותו "שימוש במוניטין לעלוב בבעליו".

אכן, בשימוש שכזה, לא רק שאין ניסיון לזהות את מוצרי המפר כמוצריו של בעל סימן המסחר, אלא שאין גם ניסיון להפיק יתרון מטיבם ומפרסומם של אותם מוצרים.

זהו ניצול של סימן המסחר על-ידי המפר "במהופך", לא כדי לחסות בצילו או בכדי לספוג מהמוניטין שלו, כי אם כדי להרחיק עצמו והצרכנים מבעל סימן המסחר וממוצריו.

באשר לתכלית פקודת סימני המסחר, גם ההפרה "במהופך" באה, בסופו-של-יום, להיטיב עם המפר על חשבונו של בעל הסימן.

ייתכן, כאמור, שבהפרות חריגות כאלה ראוי למתן את הדין - להכניס בו חריגים בדרך של חקיקה או לקרוא לתוכו חריגים מתבקשים בדרך של פרשנות.
הצורך בחריגים הוא פועל יוצא כללי של האינטרסים המתנגשים הראויים להגנה, ובראשם חופש הביטוי - הכולל את החופש לבקר, את חופש הסאטירה ואת חופש הביטוי המסחרי.

בהיעדר חריגים סטטוטוריים, עשויים האינטרסים המתחרים האמורים למצוא ביטוי בדרך הפעלת שיקול-הדעת של בית-המשפט בעת הענקת התרופה בגין ההפרה.

השאלה היא אם ראוי להימנע כליל מהענקת תרופה אם מדובר בפרסומת אשר עשתה "שימוש במוניטין של אחר לעלוב בבעליו".

בית-המשפט קבע כי יש לבחון האם קיימת ודאות קרובה להתרחשותה של פגיעה חמורה ומרגיזה, אשר רק היא יכולה להצדיק פגיעה בחרות הביטוי {בג"צ 806/88 Universal City Studios Inc נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מג(2), 22 (1989)}.

ניתן לשקול התרתו של שימוש במוניטין, כדי לעלוב בבעליו, כאשר הוא נעשה כחלק מפרסומת השוואתית.

כאשר הפרסומת מכילה השוואה עובדתית של נתונים בדבר שירותי המתחרים, וההתייחסות המבזה למתחרה נלוות להשוואה זו, במקרים המתאימים, וככל שהפרסומת ההשוואתית תותר בישראל, ניתן יהיה לשקול את התרתה של התייחסות שכזו, בשל הערך החברתי שבפרסומת ההשוואתית.

אלא שכאמור, הפרסומת שבפנינו, לא באה ליתן מידע משווה על מוצרי החברות המתחרות.

התוצאה מכל אלה היא כי אין מנוס מלראות את השימוש בתיבה "מקדונלד" כהפרת סימן מסחר.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

הפרת סימן מסחר ללא סכנת הטעיה