היאבד סימן מסחר מאופיו המבחין?

ייתכנו מצבים בהם סימן כלשהו שהיה כשיר לרישום, מאבד במשך הזמן מסגולת האבחנה שלו והופך להיות לסימן הפתוח לשימוש הכלל {בג"צ 450/80 פתחי עבד אל קאדר סעד אל נ' רשם סימני מסחר, פ"ד לה(2), 187 (1980)}.

מצבים אלה ייתכנו כאשר הסימן השיג הכרה של קהל, בקנה מידה רחב ביותר, אך המתחרים משתמשים בו גם הם, או כשהציבור מזהה את הסימן עם שם או כינוי הסחורה ולא כשם של מוצר ספציפי {עמיר פרידמן, סימני מסחר - דין פסיקה, ומשפט משווה}.

ניתן יהיה לעתור למחיקתו של הסימן מפנקס סימני המסחר סעיף 11(8) לפקודת סימני המסחר.

על-כן, מצב דברים זה יכול להתקיים אף בסימן שטרם נרשם. ייתכן מצב בו בתחילה סימן פלוני היה, לכולי עלמא, בעל אופי מבחין.
אולם, אם הבקשה לרישומו הוגשה לאחר שנים רבות של שימוש. עשויה להתקבל הטענה, לפיה אין הסימן כשיר לרישום {בעת הגשת הבקשה} שכן במשך הזמן איבד מאופיו המבחין והפך לשם גנרי.

גם באנגליה, העובדה כי סימן מסויים הפך לשם גנרי או לשם פתוח למסחר, עלולה, בנסיבות מסויימות להוות עילה למחיקתו של אותו סימן מהמרשם. {section 46(1)(c) of the 1994 Act "The registration of a trade mark"} הוראה דומה מצויה אף בחוקי האיחוד האירופי בנוגע לסימני מסחר Article 12(2)(a) of the European Trade Marks Dierctive}.
הליך ההכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי, צריך שייעשה בזהירות רבה, יש להתייחס בזהירות רבה להתפתחויות לפני שמסיקים את המסקנה שהסימן אינו עוד בעל אופי מבחין.

עצם העובדה, שסימן ידוע גרם לחיקויים רבים, טרם הופך אותו לנחלת הכלל.
הסימנים המפורסמים: "פריג'ידר" ו"נסקפה" שלא איבדו את סגולתם כסימנים בעלי אופי מבחין על-אף החיקויים הרבים שהופיעו מדי פעם בפעם בשוק ועל-אף הנוהג בשפה המדוברת לכנות מקררים חשמליים כ'פריג'ידר' או אבקת קפה כ'נסקפה'.
"Only if the defendant proved that the word had wholly lost its original meaning, it seems, would be entirely free to use it."
{Cornish, pp. 627}

בארה"ב, ידועה התופעה כ- the Aspirin and Cellophane doctrine"" (E. I. DuPunt De Nemours and Company v. Yoshida International Inc., 393 F. Supp. 502, at 523).

על המבחן שיש לערוך עת נטען כי סימן מוגן הפך למלה הפתוחה למסחר עמד שם בית-המשפט:

"A mark is not generic merely because it has some significance to the public as an indication of the nature or class of an article. In order to become generic the principal significance of the word must be its indication of the nature or class of an article, rather than an indication of its origin."
{King Seeley Thermos Co. v. Aladdin industries, In, 321 F.2d 577, at 580} יש לזכור, כי הפיכתו של מוצר מסויים למותג {בין קבלת היתר על-ידי שימוש בסימן מסחר} מצריכה השקעה מרובה הכרוכה לעיתים קרובות בהקצאת משאבים ומאמצים רבים כגון, ממון, זמן, מאמצים נפשיים ועוד.

וכי בסופו-של-יום, הכרזה על סימן מסחר כעל-שם גנרי יתכן לראותה כהפקעת קניינו של הפרט, או כמעין - הפקעה. אכן, ייתכנו מצבים, שבהם האינטרס הציבורי יגבר על זכותו של הפרט לקניין.

מצבים אלה ייתכנו כאשר הותרת המילה ב"חזקתו" של הפרט עלול ליצור רִיק בלשון או בשפה המדוברת והשגורה, המטרה בהגנה על שמות גנריים רק במקרים חריגים היא מניעת זליגתם של ביטויים שגורים בתחום מנחלת הכלל.

זליגה אשר תצמצם בהכרח את אוצר המילים הכשירות לשימוש בלתי-מוגבל. {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

על בעל הסימן יהיה לספוג עלות זאת (של הפקעת הסימן) כחלק מהמחיר שהוא משלם על היותו חבר בקהילה {דנ"א 1333/02 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, רעננה נ' יהודית הורוויץ ואח', פ"ד נח(6), 289 (2004)}.

עם-זאת, כעניין של מדיניות ראויה, ראוי להתיר אותה הפקעה או מעין-הפקעה רק כאשר אותו אינטרס ציבורי הוכח כהכרח.

גם דיני סימני המסחר אינם מאפשרים ברוחב-לב הפקעת זכויות מטעמים הנעוצים באינטרס הציבורי.

ההנחה היא שהאינטרס הציבורי ימצא את סיפוקו במצבים אלה, גם מבלי לכפות על בעל הקניין פגיעה בקניינו, וזאת באמצעות כך שמתחרה יפנה לדרכי ביטוי מקוריות משלו {פרופ' מ' דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר}.

מכאן, ברור הטעם לזהירות ולנטל ההוכחה המוגבר הנדרשים בהליך הכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי.
מהאמור עולה, שנודעת משמעות רבה למיהותו של המבקש להכריז על סימן מסחר כשם גנרי ולאינטרסים העומדים בבסיס בקשתו {ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, תק-על 2005(2), 781 (2005)}.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

היאבד סימן מסחר מאופיו המבחין?