אתרי אינטרנט - שיווק ופרסום - שמות מיתחם

1. כללי
אין חולק על-כך שרשת האינטרנט הפכה לזירת שיווק רבת חשיבות, הן לצורך פרסום ומשיכת לקוחות אל בית העסק ה"פיזי", והן - במידה הולכת וגוברת - גם כזירת מכירות בפני עצמה.

במסגרת זו, ישנה חשיבות לשמות המתחמים שבהם נעשה שימוש, שכן לכאורה שם מיתחם "קליט" יותר ו"זכיר" יותר יוביל לעליה בנפח הגולשים לאתר.

במקביל לכך, ובמאמר מוסגר, יש לזכור כי אין להפריז בחשיבות הנודעת לבחירה בשם המיתחם, שכן רבים מאוד מן הגולשים לא מגיעים לאתר שאליהם הם גולשים במישרין {על-ידי הקלדת שם המיתחם בדפדפן}, אלא לאחר שימוש במנוע חיפוש או לחיצה על קישור מאתר אחר.

לכך מתווספת העובדה כי חלקים גדלים והולכים של "תעבורת האינטרנט" העולמית נובעים משימוש בטלפונים חכמים, אשר במסגרתה שמור מקום נכבד לשימוש ביישומונים {אפליקציות}.

כך, גולש המשתמש באתר החביב עליו באמצעות יישומון כלל אינו צריך לזכור את שם המיתחם שלו.

נקודת המוצא היא שזכותו של בעל סימן המסחר לשימוש ייחודי בסימן המסחר הרשום, המוקנית לו בסעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר, משתרעת גם אל עבר השימוש בסימן המסחר באינטרנט, ובכלל זה לשמות המיתחם עצמם.

אולם, סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, שעניינו "שימוש אמת", חל כמובן גם בנוגע לשימוש בסימני מסחר באינטרנט.

משמעות הדבר היא שלא כל שימוש בשם מסחר במסגרתו של שם מיתחם הוא פסול. לנקודה זו חשיבות רבה החורגת מסוגיית הייבוא המקביל, ויש לה השפעה גם על תחום חופש הביטוי.
דומה כי כתובת המיתחם כוללת סימן מסחר רשום, היא תיחשב לשימוש אמת מותר. זאת, בהתחשב באינטרס הקיים בחשיפתם לקהל הרחב של תחקירים עיתונאיים ובהתחשב בכך שאין חשש סביר שהגולש הסביר יוטעה לחשוב כי אתר שכזה פועל בחסותה של בעלת סימן המסחר {ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, תק-על 2014(4), 6426 (2014)}.

2. קטגוריות בכל הנוגע לשימוש בסימני מסחר מוגנים במסגרת שמות מיתחם לצרכים מסחריים
הקטגוריה הראשונה שעניינה "חטיפת" שם מיתחם נסבה על רכישה של שמות מיתחם הכוללים סימני מסחר מוכרים (דוגמת McDonalds.com).

על-מנת לחייב את בעלי סימני המסחר לרכוש מהם את שם המיתחם בהמשך, גורמים שעשו כן {בעיקר בעבר} ניצלו את העובדה שרישום שמות מיתחם נעשה בדרך של "כל הקודם זוכה".

כך שככלל אדם הרוכש שם מיתחם אינו נדרש להוכיח כי שם המיתחם המבוקש קשור לשמו או לשם עסקו, אלא רק כי שם מיתחם זה טרם נרכש בידי אחר, וכן להצהיר כי הקצאת שם המיתחם לרוכש לא תפגע בזכויותיו של צד שלישי.
כללי הרישום של שמות המיתחם בישראל זמינים באתר איגוד האינטרנט הישראלי {בכתובתhttp://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain rules.html}.

קיים קונצנזוס בשיטות משפטיות שונות בעולם כי תופעה זו היא פסולה. במסגרת זאת, בפסיקה האמריקאית הוחלה דוקטרינת הדילול על מקרים של "חטיפת" שמות מיתחם, ואף הוצאו במהירות יחסית צווי מניעה שיאסרו על ה"חוטפים" להשתמש בשמות המיתחם.

כמו-כן, נקבעו בשיטות שונות בעולם, כולל בישראל, מנגנונים ליישוב מחלוקות במסגרת הגופים הרושמים שמות מיתחם. כך, תופעה זו אינה שכיחה עוד {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

הקטגוריה השניה נסבה על המקרים שבהם גורם זר עושה שימוש בסימני מסחר מוגנים או בסימנים הדומים להם לצורך רישום מיתחם. זו תיבחן על-פי הכללים הרגילים הנוגעים להפרת סימני מסחר.

בשלב ראשון, תיבחן השאלה האם סימני המסחר הופרו, ובשלב שני, תיבחן השאלה האם עומדת לגורם שרשם את סימן המסחר הגנה, ככל שיטען הגורם שרשם את שם המיתחם כי עומדת לו הגנת "שימוש האמת", הוא יצטרך להוכיח כי הוא עמד בשלושת המבחנים: מבחן הזיהוי, מבחן חיוניות השימוש, מבחן החסות שנקבעו ב- ע"א 3559/02 {מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

עוולה נוספת העשויה להיות רלוונטית למקרה זה היא עוולת ההתערבות הלא הוגנת, הקבועה בסעיף 3 לחוק העוולות מסחריות.

הקטגוריה האחרונה, נוגעת לשימוש בסימני מסחר בשמות מיתחם של גורמים המוכרים טובין אותנטיים של בעל סימן המסחר, כולל כאלה העוסקים בייבוא מקביל.

שימוש זה עשוי להיחשב להפרה, אך זאת רק ככל שלא עומדת לבעל האתר הגנת שימוש האמת.

שימוש בסימני מסחר במסגרת שמות מיתחם הוא בסך הכול דוגמה נוספת לשימוש בסימני מסחר לצורך שיווק סחורה אותנטית, וככזה יחולו עליו, המבחנים הנ"ל שנקבעו בפרשת טוטו זהב, בהתאמות המתחייבות מאופיו של הייבוא המקביל ומן העובדה שהוא מותר ואף חיובי. קביעה זו רלוונטית גם לשם המיתחם ומכאן שהוא עומד במבחן הזיהוי הראשון.

שם המיתחם שנבחר עומד גם במבחן השני, מבחן חיוניות השימוש, שכן די בכך שהשימוש בסימני המסחר הוא חיוני לצורך שיווקם.

המבחן השלישי והעיקרי, מבחן החסות, מבוסס כאמור על השאלה האם השימוש בשם המיתחם עלול לגרום לצרכן הסביר לרושם כי האתר מופעל בחסות בעלת סימן המסחר {ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, תק-על 2014(4), 6426 (2014)}.

כאשר אין מדובר בסימן זהה לגמרי לסימן המסחר הרשום, נדרש להוכיח כי קיים חשש להטעיה של הלקוחות {ת"א (ת"א) 13821-11-11 הילה קטש נ' חברים הפקות בע"מ, תק-מח 2014(3), 11782 (2014)}. ב- ת"א (ת"א) 13821-11-11 {הילה קטש נ' חברים הפקות בע"מ, תק-מח 2014(3), 11782 (29.07.2014)} נקבע כי התובעת לא הוכיחה הטעיה ותביעתה נדחתה כקביעת בית-המשפט:

"1. לפניי תובענה, מתוקנת, לחיוב המשיבים בפיצוי סטטוטורי על-סך 200,000 ש"ח בגין הפרת סימן מסחר רשום לפי פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני המסחר" או "הפקודה"), עוולת גניבת עין לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "גניבת עין") ופגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
העובדות הצריכות לעניין
2. התובעת הינה אמנית הופעות ילדים המופיעה תחת שם הבמה "צ'ופצ'יק". בחודש ינואר 2009 רכשה המבקשת שם מתחם ("דומיין") של אתר ברשת האינטרנט בשם "chupchic.co.il". ביום 29.07.2010 הגישה המבקשת בקשה לרישום השם "צ'ופצ'יק" כסימן מסחרי. ביום 06.12.2010 נרשם עבורה בפנקס סימני המסחר (להלן: "הפנקס") סימן מסחרי רשום לגבי השם האמור (בסוג 41, המתייחס ל"הופעות לילדים המוקלטות על גבי דיסקים, הופעות לילדים"), בהתאם להוראותיה של פקודת סימני המסחר. במקביל, במחצית השניה של שנת 2010, הפיקה התובעת דיסק של הופעתה בשם "הצ'ופצ'יק שבלב".
3. חברת חברים הפקות בע"מ (להלן: "הנתבעת"), עוסקת בהפקת הצגות ילדים ובייצוג וניהול אמנים בתחום הבידור לילדים. מר עמית שקד (להלן: "הנתבע 2") משמש כמנהל משותף בנתבעת.
4. באמצע חודש ינואר 2010 או בתחילת חודש פברואר 2010, הפיקה הנתבעת מופע לילדים הנושא את השם "הדוד חיים". במופע זה משתתפים, כדמויות משניות, צמד בשם "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" (כיום "פנצ'ר ופופיק"). את הדמות העונה לשם "צופצ'יק" בצמד מגלם מר דרור טייכנר (להלן: "הנתבע 3").
5. ביום 26.10.2011 פנתה התובעת, באמצעות בא כוחה, לנתבעת, בבקשה להפסיק את השימוש הנעשה בשמה המסחרי "צ'ופצ'יק" בכל אופן ואמצעי, זאת לצד דרישה כספית לפיצוי על הפרת סימנה המסחרי.
ביום 02.11.2010 השיבה הנתבעת, באמצעות באי כוחה, כי הפסיקה כליל את השימוש בשם המסחרי "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" וכי הצמד יפורסם תחת שם מסחרי אחר, "פנצ'ר ופופיק". הנתבעת הוסיפה כי היא פועלת להסיר פרסומים שיש בהם שימוש בכינוי "צ'ופצ'יק", ביחס להופעות ו/או פעולות עתידיות.
6. התובעת, אשר ראתה עצמה נפגעת מהחלטת הנתבעת, לקיים את דרישתה רק ביחס להופעות ו/או לפעולות עתידיות, עתרה ביום 07.11.2011 לבית-משפט זה בבקשת צו מניעה ארעי, במעמד צד אחד ובטרם הגשת תובענה, שיורה לנתבעים להפסיק לאלתר כל שימוש בביטוי האמור וזאת עד להחלטת בית-המשפט בנושא.
צו מניעה ארעי ניתן על-ידי בית-המשפט (כב' השופט א' זמיר) ביום 10.11.11, והבקשה נקבעה לדיון במעמד הצדדים ליום 22.11.11.
תביעה עיקרית הוגשה על-ידי התובעת ביום 09.11.2011. בתובענה זו, אשר התבססה על העילות של גניבת עין, הפרת סימן מסחר רשום, הפרת חוק הגנת הפרטיות, הפרת זכות יוצרים, לשון הרע, עשיית עושר ולא במשפט, גזל מוניטין והפרת חובה חקוקה, עתרה התובעת למתן צו-מניעה האוסר על הנתבעים לעשות שימוש בסימן "צ'ופצ'יק", ולתשלום פיצויים בסך של 100,000 ש"ח. עוד ביקשה היא את איסופם של המוצרים הנחזים להיות מפרים ואת השמדתם.
7. בדיון שהתקיים ביום 22.11.2011 הסכימו הצדדים, מבלי להודות בטענות, כי יינתן צו לפיו הנתבעים "לא יעשו כל שימוש יזום נוסף בביטוי "צ'ופצ'יק" (ויסירו מכל אתר אינטרנט שבשליטתם את הביטוי האמור); באשר לחומרים שכבר הופקו - ניתן יהיה לעשות בהם שימוש (תוך החלפת הביטוי הנ"ל בכריכה, ברגע שיגמר מלאי הכריכות הקיים); ניתן יהיה לתקן את כתב התביעה ולטעון בהמשך לכל סעד הנוגע לשימוש שנעשה עד היום ולשימוש שייעשה בעתיד באותן הפקות עבר" . בית-המשפט (כב' השופט א' זמיר) אישר את הסכמת הצדדים ונתן לה תוקף של החלטה (להלן: "הצו").
8. ביום 25.12.11 תיקנה התובעת את תביעתה, היא התובענה שלפניי. בכתב התביעה המתוקן עתרה התובעת לתשלום פיצוי בסך של 200,000 ש"ח (במקום 100,000 ש"ח בכתב התביעה המקורי) כשאת ההגדלה הסבירה בכך שגם לאחר שניתן הצו ביום 22.11.2011 המשיכה הנתבעת לעשות שימוש מפר בסימן שלה, וכי נוכח ההיתר המוגבל שניתן בצו לנתבעים להמשיך ולעשות שימוש בתכנים שכבר יצאו מרשותם (במקום שחומרים אלו ייאספו) הוקנתה לה האפשרות לעתור להגדלת סכום התביעה.
9. ביום 22.03.2012 עתרה התובעת לבית-משפט בבקשה לפי פקודת ביזיון בית-המשפט, בה טענה כי הנתבעים מפרים את הצו בכך שממועד מתן ההחלטה לא טרחו להסיר באופן מלא מאתרי האינטרנט שבשליטתם את הביטוי "צ'ופצ'יק". דיון בבקשה, במעמד הצדדים, התקיים בבית-המשפט (כב' השופט א' זמיר) ביום 06.05.12. בהחלטתו מיום 10.05.2012 דחה בית-המשפט בקשה זו בקבעו, כי "...לא הוכח שהמשיבים יזמו פרסומים נוספים; להיפך - הם יזמו פניות שנועדו דווקא להסיר את כל הפרסומים" וחייב את התובעת בהוצאות הבקשה.
10. ביום 12.12.12 התקיים קדם משפט אחרון בתובענה, במסגרתו נקבע התיק להוכחות והוסכם על צמצום עילות התביעה לשלוש בלבד: הפרת סימן מסחרי, פגיעה בפרטיות ועוולה לפי חוק עוולות מסחריות (הסכמה בעניין זה מטעם ב"כ התובעת ניתנה בהודעה מיום 19.12.12).
הוכחות בתובענה התקיימו בימים 03.09.13 ו- 07.11.13. לאחריהם ניתנו הוראות להגשת סיכומים. כתב סיכומים אחרון (סיכומי תגובה מטעם התובעת), הוגש, לאחר מתן ארכות שהתבקשו, ביום 18.05.14.
טענות הצדדים
התובעת
11. הנתבעים עושים שימוש רחב היקף בסימן המסחר "צ'ופצ'יק", בתחום הבידור לילדים, ללא רשותה ועל-אף היותו רשום על שמה כדין כסימן מסחרי. לטענתה, שימוש מטעה זה הסב לה נזק תדמיתי וכלכלי. עוד טוענת התובעת כי גם כיום, לאחר שינוי שמם של הצמד ל"פנצ'ר ופופיק" ובהינתן צו האוסר עליהם שימוש יזום נוסף בביטוי "צ'ופצ'יק" ניתן למצוא באתרי אינטרנט את צמד המילים "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" תחת מופעים בהפקתה של הנתבעת.
ברקע התובענה טענה התובעת כי הנתבעים 2-1 מכירים אותה ואת כינויה המסחרי מהתקשרויות קודמות ובטרם בחרו בשם "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" כשם צמד הדמויות המשניות שלוקחות חלק בהצגה "הדוד חיים" שהפיקו. בסוף שנת 2010 גילתה ממכרים, לקוחות וחברים למקצוע כי נעשה שימוש בשמה המסחרי "צ'ופצ'יק" בדמות הנתבע 3, באופן משני, באותה הצגה "דוד חיים". כשנה לאחר מכן, באוקטובר 2011, פנתה לנתבעת בבקשה להפסיק השימוש בשמה המסחרי עקב חששה שבכוונת הנתבעת להעלות מופע עצמאי של הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק", שעד לשלב זה סברה כי מדובר בדמות משנית ועל-כן קיוותה "שהעניין יחלוף במהרה" (כדבריה בסעיף 15 בעמ' 3 לכתב התביעה המתוקן). לגבי חבות הנתבעים 3-2 טוענת התובעת כי חבותו של הנתבע 2 נובעת מהיותו בעלים במשותף של הנתבעת, וכי חבותו של הנתבע 3 נובעת מהיותו זה שעשה שימוש באופן ישיר בסימנה המסחרי, בשם דמותו.
הנתבעים
12. הנתבעים דוחים טענות התובעת מכל וכל. לטענתם, השימוש בשם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" החל בטרם עשתה התובעת שימוש בשם "צ'ופצ'יק" בהופעותיה ועל-כן עומדת להם הגנת "שימוש אמת". הנתבעים טוענים כי התובעת ביצעה את רישום סימנה המסחרי במחטף ובחוסר תום-לב, כי הסימן נרשם שלא כדין ודינו להימחק. בנוסף, המונח "צ'ופצ'יק" אינו זכאי להגנה בהיותו גנרי ועילות התביעה להן מכוונת התובעת לא מתקיימות בענייננו. הנתבעים דוחים את חששה של התובעת מדמיון בין הסימנים האמורים העלול להוביל להטעיית חוג הלקוחות אותו משרתים הצדדים, ומפנים לשוני בין הסימן ודמותה של התובעת, לבין הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" ודמותם. עוד טוענים הנתבעים כי אין בשימוש שעשו בשם "צ'ופצ'יק" כחלק מצמד בעל תפקיד משני בהופעות ה"הדוד חיים", כדי לפגוע בפרטיותה של המבקשת שכן לא נעשה כל שימוש בפרטיה האישיים, בשמה, בדמותה או בצילום שלה. הנתבעים 3-2 מוסיפים, כי את התביעה כנגדם יש לסלק על-הסף גם בהיעדר עילה ובהיעדר יריבות.
דיון והכרעה
13. הגם שביום 19.12.12 ניתנה הסכמת התובעת לצמצום עילות התביעה לשלוש (הפרת סימן מסחרי, פגיעה בפרטיות ועוולה לפי חוק עוולות מסחריות), מסיבה לא ברורה החליטה היא להתעלם מהסכמה זו בסיכומיה והתייחסה בהם גם לעילות שנמחקו. הנתבעים מחו על כך בסיכומיהם. בנסיבות אלו ובהיעדר הסבר מצד התובעת להרחבת חזית זו (גם לא בסיכומי התשובה מטעמה), אין בכוונתי לדון בשאר העילות שהעלתה המבקשת בסיכומיה והחורגות מההסכמה הדיונית (כגון: לשון הרע, עשיית עושר ולא במשפט, גזל מוניטין, הפרת חובה חקוקה ועוד).
עילת הפרת סימן מסחר
תוקפו של הסימן
14. בפתח הדברים יש להידרש לטענת הנתבעים לפיה סימן המסחר נרשם שלא כדין משום ש"התובעת ידעה בעת הגשת בקשתה לרישום הסימן על קיומו של הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" וחרף זאת, נמנעה מלגלות בפני רשם סימני המסחר על כך". בנסיבות אלו הצהירו הנתבעים בכתב הגנתם, כי בכוונתם לפנות לרשם לסימני המסחר בהליכי מחיקה וביטול של הסימן שנרשם לטובת התובעת ((ס' 77 לכתב הגנתם). בפועל, לא פעלו הנתבעים למחיקת הסימן בהליך מול רשם סימני המסחר. בסיכומיהם טענו הנתבעים, כי לא ראו צורך להגיש בקשה למחיקת הסימן מאחר ש"הוכח כי השימוש בשם הצמד קדם לשימוש התובעת בשם "צ'ופצ'יק" וכי סימנה המסחרי של התובעת נרשם בחוסר תום-לב, תוך ביצוע מחטף מחשש שמא הנתבעת 1 תקדים את התובעת ברישום השם. די בכך כדי לקבוע שהסימן נרשם שלא כדין ודינו להתבטל", מכוח סמכותו של בית-המשפט הנכבד במסגרת תקיפה עקיפה של הסימן" (ס' 20 לסיכומי הנתבעים).
דין טענת הנתבעים בהקשר זה להידחות.
סעיף 64 לפקודת סימני מסחר קובע, כי רישומו של סימן מסחר מהווה ראיה לכאורה לתוקפו. ב- ע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' יהודה גואטה (16.06.13) הדגיש כב' השופט י' עמית, כי לעצם רישום הסימן השלכות במישור הראייתי:
"...עובר לרישום הסימן, הנטל להראות כי הסימן כשיר לרישום מוטל על מבקש הרישום. בשלב זה, רשאי כל המעוניין להגיש התנגדות לרישום סימן המסחר (סעיף 24 לפקודה) ונטל השכנוע רובץ לפתחו של מבקש הרישום. לעומת-זאת, משעה שנרשם הסימן, נקודת המוצא היא כי הסימן עומד בתוקפו, וצד הטוען אחרת, כגון נתבע בתביעת הפרה או צד שנפגע המעוניין להביא למחיקת הסימן מהמרשם, הם הנושאים בנטל להראות כי הסימן לא היה כשיר לרישום מלכתחילה או כי מתקיימת עילה למחיקתו."
(בג"צ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1), 309, 318 (1988) (להלן: "עניין קליל"))
בענייננו, לא בחרו הנתבעים לטעון בפני רשם סימני המסחר, כי הסימן בו בחרה התובעת אינו כשיר לרישום ולא ניסו להביא למחיקת רישום הסימן על-שם התובעת. כמו-כן, מן הראיות שנפרשו בפניי לא הוכח, כי השימוש שעשו הנתבעים בשם הצמד קדם לשימוש שעשתה התובעת בשם "צ'ופצ'יק". די אם אציין בהקשר זה, כי גם לגרסת הנתבעים עצמם, שם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" כדמויות משניות בהצגת "הדוד חיים" נבחר בחודש אוקטובר 2009 ( עדות אבי דור בעמ' 47 ש' 21-20 לפרוטוכול, עדות אסף אשתר בעמ' 52 ש' 14 לפרוטוכול) בעוד שהתובעת הציגה ראיות לכך שבחרה לעצמה את שם הבמה "צ'ופצ'יק" עוד קודם לכן (כך לדוגמה אין חולק כי רכשה שם מתחם לאתר אינטרנט בשם זה עוד בינואר 2009). עוד עולה מהראיות שהוגשו, כי התובעת לא הסתירה מרשם סימני המסחר את העובדה לפיה הנתבע 3 עושה שימוש בדמות באותו השם. בתצהיר התמיכה מטעמה לבקשה לזירוז הטיפול בבקשתה לקבלת סימן מסחרי רשום ציינה, כי קיים אדם אחר שיש לו "דמות משנית בשם זה בה הוא משתמש בהופעותיו" שעלול לנסות לרשום סימן מסחרי על השם האמור (סעיף 4 לתצהיר. צורף כנספח נ/2). מכאן, שהנתבעים לא הוכיחו כלל את טענותיהם שהתובעת פעלה בחוסר תום-לב וב"מחטף" בפנייתה לרישום הסימן ולא עמדו בנטל השכנוע הנדרש מהם להוכיח שהסימן נרשם שלא כדין.
היקף ההגנה הראוי לסימן המסחר
15. פסק-הדין המנחה, בנוגע להיקף ההגנה הניתנת לשמות מסחריים, הוא ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3), 933 (להלן: "עניין משפחה"). באותו עניין התייחס כב' השופט מ' חשין לקטגוריות השונות של שמות מסחריים, ולרציונל העומד בבסיס ההגנה השונה הניתנת לכל קטגוריה:
"הקטגוריה האחת מכילה שמות גנריים... שם גנרי אינו זכאי להגנה בעוולה של גניבת עין. טעם הדבר: אין אדם זכאי להשתלט על-שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי. עורך-דין לא יוכל להשתלט על "עריכת-דין" ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב"מנועי דיזל"...קטגוריה שניה כוללת שמות תיאוריים, דהיינו שם המתאר תכונות או רכיבים של נכסים או של שירותים... בדין סימני המסחר, כך אף בדין גניבת עין, לא יזכה שם מתאר לרישום ואף לא יזכה להגנה, שהרי אין זה ראוי כי יינתן לבעל עסק להשתלט על מילה השגורה בשפה. חריג לכלל יהיה במקום שבעל העסק רכש במהלך עסקו אופי מבחין לשם הטובין, אופי המייחד אותו שם מיתר הטובין בני-מינו. במקרה זה יכול בעל השם שיזכה בהגנה, ושימוש באותו שם בידי מתחרה יהא בבחינת הטעיה... קטגוריה שלישית כוללת שמות רומזים (מרמזים), והם שמות שכשמם כן-הם: מרמזים הם על הטובין בלי שמתארים הם אותם מפורשות. בסימנים אלה יש "...זיקה מחשבתית מסויימת בין הסימנים לבין הטובין נושאי הסימנים, אך הקשר בין הסימנים לבין הטובין מצריך מחשבה קצרה מטעם הצרכן, בטרם יוכל הצרכן לקשר בין הסימנים לבין מקור הטובין נושאי הסימנים"... שמות אלה זוכים להגנה. נוסיף כי אפשר ששמות מסויימים יהיו תיאוריים לטובין מסויימים אך באשר לטובין אחרים יהיו אך מרמזים או דמיוניים. קטגוריה רביעית כוללת שמות "שרירותיים" או שמות דמיוניים. אלה הם שמות - או צירופי אותיות, מילים, סימנים וכיוצא בזה - שהומצאו מעיקרם כסימנים בעלי אופי מבחין לטובין מסויימים. סימנים אלה לא נועדו, מלידתם, אלא כדי לייחד טובין מסויימים. שמות אלה הם בעלי העוצמה המרבית, וזוכים הם להגנה רחבה הן בדיני גניבת עין הן בדיני סימני מסחר..."
(פסקאות 12-11; וראו גם ע"א 8981/04 אבי מלכה -"מסעדת אווזי הזהב נ' אווזי שכונת התקוה (1997) ניהול מסעדות בע"מ, 27.09.06, בפסקה 16, להלן: "עניין אווזי")
על הרציונל בבסיס ההגנה המצומצמת המוענקת לסימני מסחר תיאוריים או גנריים אמר כב' השופט מ' חשין בעניין משפחה את הדברים הבאים:
"צימצומה והגבלתה של ההגנה הניתנת למילת תיאור או לשם שגור בשפה נועדו, כמובן, למניעת הקנייתו של מונופולין לבעל עסק ולעידוד התחרות החופשית באורח המשרת למרב את קהל הצרכנים. המשפט לא יתיר לפלוני להפקיע מילה מן השפה לטובת עסקו, ומכאן זהירות-היתר שאנו מחוייבים בה." (פסקה 14)
בעניין משפחה קבע בית-המשפט כי השם "משפחה" שייך לקטגוריה של שמות תיאוריים, ולכן אינו זכאי להגנה, אלא אם יוכח כי רכש משמעות משנית עקב שימוש בפועל (פסקה 13).
בפסק-הדין בעניין רע"א 7836/09 ג.ו.פ. שמש השקעות בע"מ נ' נעמה מנשה (13.12.2009) נדונה השאלה באיזו מידה ניתן להגן על המילה "שמש" בהקשר של שימוש בה כסימן שהוא חלק משמן של מסעדות מתחרות. השופט ד"ר א' גרוניס כתב לענייננו:
"לאיזו מן הקטגוריות הנזכרות יש לסווג את השם "שמש"? לטענת המשיב, מדובר בשם דמיוני, שכן למילה "שמש" אין כל קשר ענייני לתחום בו מדובר. אכן, על דרך העיקרון קביעת הקטגוריה אליה משתייך שם מסויים נעשית על-פי ההקשר בו מדובר. כפי שציין השופט מ' חשין בעניין משפחה: "למותר לומר כי התשובה לשאלה אם מילה מסויימת מילה תיאורית היא, אם לאו, תלויה בהקשר הדברים. כך, למשל, השם Aviation כשמה של חנות לרהיטי-בית, אני מניח שלא יראו בה מילה תיאורית; הוא הדין במילה College כשמה של חנות ירקות או המילה Leisure News כשמה של סוכנות למקומות עבודה" (עניין משפחה, עמ' 948). עם-זאת, ישנם שמות אשר על-אף שאין הם מתקשרים באופן ספציפי עם תחום מסויים, הרי מעצם טבעם אין לשייך אותם לקטגוריה של שמות שרירותיים. אלו מילים בעלות "ניחוח אוניברסלי", אשר נתקשה מאוד לקבוע כי יכול אדם לנַכס אותן לעצמו ולשלול אותן מן הציבור. דוגמה למילה המשתייכת לקטגוריה זו היא המילה "זהב". לגבי מילה זו הבעתי בעבר את דעתי, כי היא נחשבת לשם תיאורי, אף כאשר אין מדובר במוצרים העשויים מן המתכת היקרה. זאת, שכן נהוג להשתמש בה לשם ציון איכות מעולה (ראו, רע"א 4322/09 ש.א. פורמט סחר ושירותים (1994) בע"מ נ' א.ש. שניר בע"מ, פסקה 3 פורסם באתר האינטרנט נבו (03.08.09)). באשר למילה "שמש", הרי זו אינה משמשת רק לצורך זיהויו של גרם השמים סביבו אנו חגים. מדובר במילה אשר מקושרות לה גם משמעויות שונות, כגון שמחה, מרכזיות, בהירות וכדומה. אמת, בשונה מהמילה "זהב", אין זה נהוג לעשות שימוש שגרתי במילה "שמש" לתיאור איכות או טיב. על-כן, קשה יותר לקבוע כי מילה זו נחשבת תמיד לשם תיאורי. יחד-עם-זאת, אין להתעלם מכך שמדובר במילה שיש לה משמעות אוניברסלית."
ולענייננו אנו - לאיזו מן הקטגוריות הנזכרות יש לסווג את השם "צ'ופצ'יק"? לטענת הנתבעים, מדובר בשם גנרי או תיאורי, שכן המילה "צ'ופצ'יק" מושרשת בסלנג העברי מזה עשרות שנים לציין דבר מה קטן, ומכאן גם נבחר שם זה גם לדמותו של הנתבע 3 בהיותו קטן יותר בגודלו הפיזי משותפו לצמד ("פנצ'ר"). גם התובעת מודה כי השם צ'ופצ'יק בסלנג העברי משמשת לתיאור דבר מה קטן, אך לטענתה מדובר בשם דמיוני, שכן אין כל קשר ישיר בין המילה לדמותה או לתחום בו נרשם הסימן.
סבורני כי מדובר בסימן שרירותי, הראוי להגנה, הגובל במרקם התיאורי. מחד, מדובר בסימן שהוא בעל סממנים שרירותיים מובהקים, כשהשימוש בו נעשה כשם דמות- שם במה, ולא בהקשר טבעי של המילה לצורך תיאור חפץ כזה או אחר (כדוגמת השימוש בסימן "Puma" או "TNT" לתחום הביגוד וההנעלה או "Apple" לתחום המחשבים. הדוגמאות מספרו של עורך-הדין עמיר פרידמן, סימני מסחר, דין פסיקה ומשפט משווה, מהדורה שלישית, בעמ' 166-164); מאידך, שם זה, כך מוסכם על הצדדים כולם, הוא בעל משמעות תיאורית בסלנג העברי מזה עשרות שנים. אין צורך להזכיר את המערכון המפורסם של שלישיית "הגשש החיוור" שהטביע את הביטוי "הצ'ופצ'יק של הקומקום". יתרה מזו, גם מידיעה שיפוטית וגם מראיות שצורפו לתצהירו של הנתבע 2 שלא נסתרו (נספחים 13-7) ניכר כי השימוש במונח "צ'ופצ'יק" קנה אחיזה רחבה גם כשם היתולי, ילדותי וכשם חיבה. מכאן מסקנתי כי הסימן "צ'ופצ'יק" שבבעלות התובעת אמנם ראוי להגנה, אך לא להגנה רחבה לה זוכה שם דמיוני או שם שרירותי "קלאסי".
האם הפרו הנתבעים את סימן המסחר?
16. "הפרה" מוגדרת בסעיף 1 לפקודה כך:
" "הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך:
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3) ..."
ב- ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (להלן: "עניין טוטו זהב") קבעה הנשיאה דאז ד' בייניש, כי "לפי הוראת סעיף 2 לפקודה, אין להבחין במינוח בין "טובין" ל"שירות" אם אין הוראה אחרת, ולפיכך לשם נוחות הדיון נעשה גם אנו שימוש במונח "טובין" כמתייחס אף למונח "שירות"". דבריה יפים גם לענייננו.
התובעת מספקת שירותי תרבות ובידור לילדים. פירוט השירותים אשר לגביהם נרשם סימנה של התובעת מצויין בתעודת רישומו של הסימן האמור, כדלקמן: "הופעות לילדים המוקלטות על גבי דיסקים, הופעות לילדים; הנכללים כולם בסוג 41". הכוונה היא לסוג 41 לתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 1940; "סוג 41 - חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות".
השימוש שעשו הנתבעים בסימן המסחר התייחס לאותו סוג שירותים שלגביו נרשם סימן התובעת, או למצער לשירותים מאותו הגדר. כאשר נעשה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, אין צורך להוכיח כי הסימן המפר גורם להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או השירות. במקרה כזה, עצם השימוש בסימן מהווה הפרה. לעומת-זאת, כאשר אין מדובר בסימן זהה לגמרי לסימן המסחר הרשום, על התובע להוכיח כי קיים חשש להטעיה של הלקוחות. כפי שהובהר בעניין טוטו זהב: "כאשר נלוות לסימן המסחר הרשום מילים נוספות או איורים, אין מדובר עוד בשימוש בסימן זהה אלא בסימן הדומה לסימן המסחר הרשום, ולפיכך נדרשת הוכחת הטעיה על-פי המבחנים המקובלים בפסיקה" (פסקה 12).
בענייננו הנתבעים לא עשו שימוש, מעולם, בשם "צ'ופצ'יק" לבדו כשם דמות, אלא תמיד בשם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק", מכאן שיש צורך לפנות למבחנים שנקבעו בפסיקה לבחינת חשש להטעיה. לצורך בחינת יסוד ההטעיה יש לשאול האם קיים חשש סביר להטעיית הציבור, ואין צורך להוכיח, כי כל הצרכנים יוטעו: די בכך שקיימת סכנה כי חלק מן הציבור עלול לטעות (בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2), 148, 158; ע"א 3471/98 סאלם נ' חלבי, פ"ד נד(2), 681, 694).
הפסיקה קבעה שלושה מבחנים עיקריים (הידועים בכינוי "המבחן המשולש") המשמשים להכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה:
מבחן המראה והצליל - זהו המבחן המרכזי מבין השלושה. מהותו של מבחן זה הינה השוואת החזות והצליל של שני הסימנים לצורך בחינת מידת הדמיון ביניהם. קביעת קיומו, או היעדרו, של דמיון תיעשה תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם אף כאשר כוללים הסימנים רכיב משותף שהינו תיאורי במהותו (ראו: ‎ רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438). אין מדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד, שהרי אדם המכיר היטב את שני הסימנים ממילא איננו צפוי להתבלבל ביניהם. תחת זאת יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם.
בענייננו, השוואת הסימן "צ'ופצ'יק" מול "פנצ'ר וצ'ופצ'יק", מעלה דמיון חזותי חלקי בשם הבמה בו משתמשים הצדדים. אך כאן לטעמי מסתיים הדמיון בין סימני הצדדים. עיון בתצלומי הדמות שמגלמת התובעת מגלה כי הינה דמות נשית בעלת מאפיינים ספורטיביים הלובשת חולצה כתובה וסרבל בצבע ירוק בהיר, משובץ במעויינים ורודים. לעומת-זאת, הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" (כיום פנצ'ר ופופיק) אימצו לעצמם דמויות שונות בתכלית. מדובר בצמד גברים שדמויותיהם מתוארות כ"צמד שובבים ולא מוצלחים" (ראה נספח י1 לתיק המוצגים מטעם התובעת) לבושות ברישול ("פנצ'ר" לבוש מקטורן ירוק, תחתיו חולצה לבנה רחבת שרוולים ומכנס כחול עם פסים; דמותו של הנתבע 3 כ"צ'ופצי'ק" לבושה מקטורן אדום, תחתיו חולצה לבנה רחבת שרוולים ומכנסיים חומים משובצים - ראה נספח יא1 ונספח יח1 לתיק המוצגים מטעם התובעת.
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות - מבחן סוג הסחורות איננו מתמצה אך בשאלת הדמיון בין המוצרים, אלא הוא עוסק אף בהשפעת סוג המוצרים הנדונים על מידת הסכנה להטעיה. כך למשל נקבע, כי כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה או בשירותים בעלי חשיבות גבוהה, ייטו הצרכנים לערוך בדיקה מעמיקה יחסית טרם ביצוע העסקה, ואז הסיכוי לטעות קטן יותר (ע"א 2626/95 מלון הנסיכה נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ, פ"ד נא(3), 802). אף מבחן חוג הלקוחות מורכב משני עניינים משלימים: האחד, אם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות; השני, כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר הבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה (ע"א 210/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2), 673)
בענייננו, אכן פונים הצדדים לחוג לקוחות זהה - הופעות לילדים. נשאלת השאלה מיהו חוג הלקוחות אותו יש לבחון בענייננו, וכיצד משפיעה זהותם על הסיכוי להטעיה. האם בוחנים אנו כלקוחות את הילדים המגיעים למופעים או שמא את הוריהם הנוטלים חלק מרכזי בבחירת המופעים לילדיהם, קניית הכרטיסים, הזמנת המופע וכדומה? נראה כי ניתן לייחס מבחן זה להורי הילדים שכן הם הנושאים בנטל בחירת המופע המבוקש עבור הילדים ולמצער בקניית הכרטיס להופעה או הדיסק, זאת מאחר וגם ילד המבקש לראות מופע מסויים, יסתייע בהוריו לצורך בירור מקום ההופעה ורכישת הכרטיס או הדיסק.
מן הראיות והעדויות שהונחו לפניי במסגרת ההליך לא התרשמתי, כי יישום מבחן זה בעניינו מעיד על קיומו של חשש אמיתי להטעיה:
המופעים של התובעת נושאים תמיד את הסימן שלה (כגון "צ'ופצי'ק"; "מה זה צ'וצפצ'יק?") ולרוב מלווים בתמונתה (ראו נספח יח'2 לתצהיר התובעת). גם הדיסק אותו הפיקה התובעת ועטיפתו נושאים בגאון ובהגדלה את דמותה על כל מאפייניה המיוחדים שתוארו לעיל ונקרא "הצ'ופצ'יק שבלב" (ר' נספח יח1 לתצהיר התובעת). לעומת-זאת, דרכם של הצמד "פנצ'ר וצ'ופצי'ק" החלה בתחילת שנת 2010 כדמויות משניות בהצגה של אומן ותיק בתחום בידור הילדים ( מר חיים אוסדון) המופיע תחת שם הבמה "דוד חיים". כעולה מפרסום של אותה ההצגה, ההצגה יצאה תחת השם "דוד חיים" ובפרסום אין כל זכר להשתתפות הצמד האמור בהצגה. אין ולא יכולה להיות כל מחלוקת כי מי שנכח באותה הצגה והתוודע לדמויות, שכאמור שונות בלבושן ובאופיין מדמותה של התובעת, לא טעה לחשוב כי עסקינן בתובעת.
בהמשך, לקחו הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" חלק בהופעה ששווקה תחת הדיסק "דוד חיים 2". שם זה הוא שמופיע בכיתוב גדול הן על גבי הדיסק עצמו והן על גבי העטיפה הקדמית (נספח 6 לתצהיר הנתבע 2). עיון בעטיפת דיסק ההופעה מעלה, כי בחלקו האחורי נאמר שלוקחים בו חלק גם "פנצ'ר וצ'ופצ'יק (צמד שובבים ולא מוצלחים)..." ומעבר לתיאור האמור גם מצולמת דמותם, על כל מאפייניה הייחודיים, על גבי העטיפה. בנסיבות אלו, איני סבור כי קיים חשש ממשי כי מי שרכש את הדיסק האמור ("דוד חיים 2"), קל וחומר מי שצפה לו, יכל לסבור בטעות כי יש קשר בין הדמות "צ'ופצ'יק" שהופיעה בו (בתפקיד משני וכחלק מצמד) לתובעת או לדיסק שהפיקה.
נראה כי ל"שיא הקריירה" הגיעו הדמויות "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" בשלב בו כיכבו, עדיין כדמויות משניות, בסידרה ששווקה תחת השם "המכולת של דוד חיים" שנמכרה על גבי דיסקים והוקרנה למנויי חברת הכבלים YES. עיון בעטיפות הדיסקים שצורפו מגלה כי דמותם של הצמד מופיעה, ביחד עם דמויות נוספות והדמות הראשית (הוא "דוד חיים"), בצד הקדמי של העטיפה. יצויין, כי לא מצאתי על גבי עטיפות תקליטורי הסדרה האמורה כל אזכור לכך שמופיעים בו הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק". קרי, אדם המבקש לרכוש תקליטור זה לא יכול לדעת כלל כי משחקת בו דמות הקרויה בשם הסימן של התובעת. בנסיבות אלו גם אם יש מקום לטענת התובעת, לפיה אחת מן הדמויות המשניות המופיעה על גבי העטיפה היא שחקנית שדומה לה חזותית (סעיף 23 לתצהירה), הרי משסימנה המסחרי כלל לא הופיע על גבי הדיסקים האמורים (לא בשם ההופעה ולא על גבי העטיפה בכלל), איני סבור, כי יכול לקום ולו חשש קל להטעיה.
אין מחלוקת כי במועד בו פנתה התובעת בתביעתה, עמד הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" לצאת במופע עצמאי תחת שם זה. אתר הנתבעת, כפי שתועד ביום 06.11.11 מעיד על כך (תצלום צורף כנספח יא2 לתצהיר התובעת). ברם, בעקבות החלטת הנתבעת, בין בעקבות דרישת התובעת במכתבה מיום 26.10.2011 ובין בעקבות צו המניעה לו עתרה, שונה שם הצמד ל"פנצ'ר ופופיק" (לגביו אין כל טענה כי מפר את סימנה המסחרי של התובעת) ובפועל הצמד מעולם לא הופיע במופע משלהם (לבד או כצמד) תחת השם "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" (ראו לעניין זה סעיף 18 לתצהיר הנתבע 2 וחקירתו בעמ' 65 לפרוטוכול שלא נסתרה ועדות התובעת עצמה כי בפועל המופע של "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" רק פורסם אך לא עלה בסופו-של-יום - עמ' 40 ש' 25 לפרוטוכול). הלכה למעשה משהצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" מעולם לא הופיע במופע משלהם (לבד או כצמד) תחת שם זה, מעולם לא הופקו ו/או נמכרו תקליטורים של הצמד בנפרד וכאשר דמותם של השניים (כדמויות משניות) הוצגו רק במופעים או תקליטורים שנושאים את השם "הדוד חיים" - הסכנה להטעיה בשימוש שנעשה בשם הצמד (במתכונתו הקודמת) במסגרת פעילותה של הנתבעת, לעומת סימנה של התובעת ופעילותה, פחותה ביותר. למעלה מן הצורך אוסיף, כי סבורני שבעידן בו הטכנולוגיה מגיעה לפתחם של הדור הצעיר נראה כי הסיכוי לטעות בבחירת המופע או התקליטור, כמעט שאינו קיים, שכן לרוב הן הילד והן ההורה נחשפים לתמונת הדמות ולא רק לשמה.
מבחן יתר נסיבות העניין - מבחן זה הינו מבחן לוואי המאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים.
במבחן זה ראוי בעיני לייחס משקל למספר גורמים נוספים שהועלו על-ידי הצדדים.
ראשית, התובעת לא הצליחה להוכיח את טענתה, כי החלה להופיע בשם הבמה "צ'ופצ'יק" כבר במהלך שנת 2009 (לתיק המוצגים צירפה המערערת 2 חשבוניות בנספח לא1 עבור הוצאות בלבד לשנת 2009 - האחת על רכישת בידורית ע"ש ניסים קטש והשניה על קניית ציוד להפעלת ימי הולדת ואישור על רכישת "דומיין") ולמעשה החלה לדווח על הכנסות משם העסק "צ'ופצ'יק" רק החל משנת 2010. הפרסום המוקדם ביותר בידי התובעת שיש בו כדי להעיד על הופעה שלה תחת השם האמור הוא מחודש ספטמבר 2010 (עמוד ראשון לנספח יח2 לתצהיר התובעת, כך גם העידה התובעת בעדותה בעמ' 31 ש' 5 לפרוטוכול). לעומת-זאת, אין חולק כי ההצגה "דוד חיים" בה נעשה שימוש לראשונה בשם הצמד התקיימה לכל המאוחר כבר בתחילת פברואר 2010 (ראה פרסום להופעה מיום 02.02.10 כנספח 5 לתצהיר הנתבע 2).
שנית, העדויות מטעם הנתבעים לנסיבות שהביאו לבחירה בשם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" (ומכוון אני במיוחד לעדותו של אסף אשתר בתצהירו ובעמ' 51,53 לפרוטוכול) נמצאו מהימנות בעיני. מכאן ראוי להסיק כי הנתבעים נהגו בתום-לב עת בחרו להשתמש בשם הבמה "צ'ופצ'יק", אף בטרם הפך לסימנה הרשום של התובעת ובמקביל אליה.
שלישית, הוכח כי התובעת היתה מודעת לשימוש שעושה הנתבעת בשם הצמד "פנצ'ר וצופצ'יק" בהופעות "הדוד חיים" כבר מאמצע שנת 2010 , נפגשה עם הנתבע 2 כבר אז, ולא מחתה על השימוש שעושה הנתבע 3 כדמות הקרויה בשם האמור. הדברים פורטו בסעיף 88 לכתב ההגנה (לרבות מועדי הפגישות עם התובעת שנערכו לאחר הופעות בהן נכחה), לא הוכחשו על-ידי הנתבעת בכתב תשובתה, והנתבע 2 לא נחקר על האמור בתצהירו בהקשר זה (ראה סעיף 43-42 לתצהיר הנתבע 2). התובעת אמנם ניסתה לטעון, כי גילתה את השימוש בשם "צופצ'יק" בדמות של הנתבע 3, רק לקראת סוף שנת 2010 ולא עת הגישה בקשתה לרישום סימן מסחר (ראה סעיף 17-15 לתצהיר התובעת, עמ' 36 ש' 21-12 לפרוטוכול) - אך בחקירתה הנגדית הוכח כי לא כך הדבר. במסגרת חקירתה הנגדית של התובעת הוצג לה תצהיר מיום 28.07.10 שהגישה לרשם סימני המסחר במטרה לזרז את רישום סימן המסחר על שמה (סומן כמוצג נ/2). בתצהיר האמור תיארה התובעת כי ידוע לה כי קיים אדם אחר, אותו היא מכירה מידיעה אישית, שמנסה בימים הקרובים לרשום סימן מסחרי רשום על השם "צ'ופצ'יק" וכי מדובר באדם שעושה שימוש בשם זה כדמות משנית בה הוא משתמש בהופעותיו. התובעת הסתבכה בתשובותיה בניסיונה להסביר את האמור בתצהיר שמשמעותו הברורה כי ידעה באותו המועד על פעילות הנתבעים תחת השם "פנצ'ר וצ'ופצ'יק". בתחילה טענה, כי "יש חנות שנקראת צ'ופצ'יק והם רצו להקים דמות שקוראים לה צ'ופצ'יק" ( עמ' 38 ש' 9 לפרוטוכול), לכשנשאלה כיצד הדבר מתיישב עם העובדה שנאמר בתצהיר כי מדובר באדם שמשתמש כבר בשם זה בהופעותיו השיבה כי "אין לה מושג" מיהו אותו אדם (עמ' 38 ש' 19 לפרוטוכול). בהמשך, כשהתבקשה להסביר כיצד ייתכן שאין לה מושג מיהו אותו אדם, בשעה שהיא מציינת בתצהיר כי היא מכירה אותו מידיעה אישית, ניסתה לטעון כי אכן הכירה אך "אך לא זוכרת מי זה" (עמ' 38 ש' 20 לפרוטוכול). לבסוף, נאלצה להודות כי אכן ידעה על הנתבע 3 והשימוש שעושה בשם האמור כחלק מהצמד (עמ' 38 שק 24-30 לפרוטוכול) והסבירה "להערכתי לא ידעתי שהאדם הזה הולך להקים ולעשות את פנצ'ר וצ'ופצ'יק לאימפריה, בסה"כ רציתי להגן על עצמי כדי שאוכל לעלות, ידעתי שאני רוצה להיות כוכבת ילדים" (עמ' 39 ש' 2-1 לפרוטוכול). לא מקובלת עליי עמדת ב"כ התובעת לפיה גם אם תתקבל הטענה, כי התובעת לא אמרה אמת בחקירתה "אין לכך כל משמעות" (סעיף 9 לסיכומי התשובה). עדותה הפתלתלה של התובעת בהקשר זה משליכה על מהימנותה בכלל, בפרט בקשר לטענות אחרות שנתמכות אך בגרסתה שלה, ללא כל ראיות חיצוניות אחרות, במיוחד כשהיו כאלו בנמצא. כך לדוגמה, בכל הנוגע לטענת הנתבעת לפיה אנשים מן התחום, הן קולגות והן לקוחות, הוטעו בפועל בעקבות הפרסומים מצד הנתבעת (ראה סעיף 26-24 לתצהיר התובעת). משנמנעה התובעת מלהביא את אותם עדים (הגם שחלק לטענתה מוכרים וידועים לה) שהיו יכולים לתמוך בגרסתה, ומשהתרשמתי כי התובעת אינה מהימנה, איני נותן אמון גם בגרסתה זו.
רביעית, התובעת הודתה בחקירתה כי עד השלב שבו עמדה הנתבעת להוציא מופע עצמאי של הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" לא היו לה כל טענות כלפיה "לא היתה לי בעיה שיש דמות משנית, גם לא פניתי אליהם כדמות משנית, רק כשהוא הוציא לבד מופע כצ'ופצ'יק. לא כל אדם שמוציא דיסק אני אפנה אליו, אם זו דמות משנית אני לא פניתי. פניתי רק כשעלה מופע היחיד שלו" (עמ' 39 ש' 15-13 לפרוטוכול). ובהמשך:
"ש. הרי המופע של פנצ'ר וצ'ופצ'יק לא עלה, מן הסתם לא נמכרו כרטיסים, נכון?
ת. כן.
ש. לכן אני שואל לגבי הטענות שלך שמתייחסות לצמד כדמות משנית. את טוענת שכשהם הופיעו כדמות משנית אין לך שום טענה?
ת. אין לי טענה. הטענה שלי היתה שמדמות משנית שהם יודעים עליי הם הופכים אותה לדמות ראשית."
(עמ' 42 ש' 32-27 לפרוטוכול).
הלכה היא כי בעל זכות קניין רוחני המפגין שתיקה ממושכת נוכח הפרה מתמשכת של זכותו, הפרה הידועה לו, שעה שהיה מצג של בעל הזכות, באמירה או בהתנהגות, לפיו מעשי הנתבע אינם מהווים בעיניו הפרה, או שהוא איננו מתנגד להפרה, והוכח שהנתבע הסתמך על מצג זה ופעל לפיו - עלול להיות מנוע מלתבוע בגין הפרה זו, אם התנהגותו עולה כדי ויתור על הזכות (ראה: ע"א 116/87 קרן כימיקלים לישראל בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ, פ"ד מא(3), 505; ולגבי סימני מסחר ראו ע' פרידמן, סימני מסחר (מהדורה שלישית - 2010), שם, בעמ' 875-874). גם אם בענייננו אין מדובר בשיהוי מצד התובעת העולה כדי ויתור, התנהלותה בהקשר זה צריכה להילקח בחשבון במניין השיקולים.

לאור כל האמור לעיל, אינני סבור כי צרכן סביר יוטעה לחשוב כי מקור סימן המסחר "צ'ופצ'יק" של התובעת ושם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" בו עשו הנתבעים שימוש, כדמויות משניות בהופעות ובתקליטורים הנושאים תמיד את שם הדמות הראשית ("דוד חיים"), הוא זהה. משחדלו הנתבעים לעשות עוד שימוש בשם האמור, שינו את שמם (ל"פנצ'ר ופופיק"), בשעה שביקשו לפתח את הדמויות ולצאת בהופעה עצמאית שלהם, אינני סבור שיש עוד חשש להטעיה של צרכן פוטנציאלי.
משלא מצאתי דמיון מטעה בין סימן המסחר של התובעת לסימן בו השתמשו הנתבעים, בשים-לב לאופן בו השתמשו בו ולעובדה כי חדלו להשתמש בו ושינו את שם הדמות, מתייתר הצורך לדון בהגנת הנתבעים המכוונת ל"שימוש אמת". בנסיבות אלו, ובהיעדר דמיון מטעה, נדחות עילות התובענה המכוונת להפרת סימן המסחר.
עוולת גניבת עין
17. סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות מגדיר את 'עוולת גניבת עין' כך:
"1. (א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.
(ב) שימוש של עוסק בשמו בתום-לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין."
גניבת עין משמעה חיקוי מטעה. תכליתה של הוראה זו הינה הגנה על זכותו הקניינית של בעל מוניטין מפני שימוש אסור במוניטין זה העלול להטעות את ציבור הצרכנים שמא מתעטף פלוני בנוצותיו של אלמוני. היא לא נועדה למנוע תחרות (אפילו היתה זו תחרות בלתי-הוגנת), ולא להגן על הצרכן. העוולה נועדה להגן על היצרן מפני גזילת המוניטין שלו בדרכים של הטעיה. על-כן, הטעיה הנוגעת לנכס או לשירות שהתובע לא הוכיח כי קנה מוניטין לגביו - אינה נכנסת תחת עוולת גניבת העין.
18. עוולה זו דורשת את הוכחתם של שניים: מוניטין שרכש התובע בנכס או בשירות שהוא מציע וחשש מפני הטעיה של הציבור העלול לחשוב כי הנכס או השירות שמציע הנתבע - למעשה שייך לתובע (ראו עניין אווזי, בפסקה 12; ראו גם עניין עיתון משפחה).
19. המבחנים המקובלים בשאלת התקיימות חשש להטעיה בעוולת גניבת עין, הם אותם המבחנים לבחינת קיומו או היעדרו של דמיון מטעה בין סימני מסחר שנסקרו לעיל ("המבחן המשולש"): מבחן המראה והצליל, סוג הסחורה וחוג הלקוחות וכן נסיבות העניין (כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן ב- רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ ,29.4.97, בפסקה 3). עם-זאת, כפי שהבהירה כב' השופטת שטרסברג-כהן בעניין פיקנטי (שם), למרות שהמבחנים לעניין סימן מסחר ועולת גניבת עין דומים, "מושא הבדיקה בהפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין הוא שונה: בהפרת סימן מסחר, בודקים אם הסימן לגביו נטען שהשימוש בו מפר סימן מסחר רשום, דומה באופן מטעה לסימן הרשום. ואילו בגניבת עין בודקים אם מכלול מעשי הנתבע הוא מטעה או מבלבל לאור המוניטין של התובע במוצר".
20. כפי שניתחתי לעיל, עת דחיתי טענות התובעת להפרת סימנה המסחרי, מוביל המבחן המשולש בענייננו למסקנה, כי לא מתקיים דמיון מטעה בשימוש שעשו הנתבעים בשם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק", כדמויות משניות בהופעות ובתקליטורים הנושאים תמיד את שם הדמות הראשית ("הדוד חיים") לבין השימוש שעושה התובעת בשם הבמה שאימצה לעצמה כ"צ'ופצ'יק". כפי שציינתי לעיל, עדותה של התובעת נמצאה בלתי-מהימנה והיא כשלה בלהוכיח את טענתה כי קולגות ולקוחות, הוטעו בפועל בעקבות הפרסומים מצד הנתבעת (ראה סעיף 26-24 לתצהיר התובעת), בין השאר מהטעם שבחרה לא להביא את אותם עדים לעדות (הגם שחלק לטענתה מוכרים וידועים לה).
בבחינת מעשי הנתבעים יש ליתן את הדעת על כך שהנתבעת הביעה נכונות לשנות את שם הצמד לפנצ'ר ופופיק, ואף התחילה בביצוע השינוי האמור, מייד עם קבלת פניית התובעת בעניין באמצעות בא-כוחה מיום 26.10.11 (ראה מכתב ב"כ הנתבעת מיום 02.11.11). בדיון שהתקיים ביום 22.11.11 הסכימו הנתבעים כי לא יעשו עוד ייזום נוסף בביטוי "צ'ופצ'יק" (ויסירו מכל אתר אינטרנט שבשליטתם את הביטוי האמור), וכפי שציין בית-המשפט קמא (כב' השופט זמיר) באותה ההחלטה, התרשמותו היתה כי "הצדדים מתכוונים לפתח כל אחד את עיסקו בנפרד מבלי לפגוע בעיסקו של רעהו". קרי, הרושם שנוצר הוא שהנתבעת מעולם לא ביקשה להטעות בשימוש בשם "צו'פצ'יק" כשם חלק מהצמד, ולא ראתה בשם זה תרומה לקידום פעילותה. יש לציין כי עתירת התובעת לבית-משפט בבקשה לפי פקודת ביזיון בית-המשפט, בה טענה כי הנתבעים מפרים את הצו מיום 22.11.2011, בכך שממועד מתן ההחלטה לא טרחו המשיבים להסיר באופן מלא מאתרי האינטרנט שבשליטתם את הביטוי "צ'ופצ'יק", נדחתה לאחר דיון שהתקיים במעמד הצדדים ובו בוצעו חקירות. בית-המשפט (כב' השופט זמיר) דחה בקשה זו בקובעו כי "...לא הוכח שהמשיבים יזמו פרסומים נוספים; להיפך - הם יזמו פניות שנועדו דווקא להסיר את כל הפרסומים". עדות הנתבע 2 בפניי באשר למאמצים שעשה לשינוי השם צ'ופצ'יק לשם פופיק, מיום מתן הצו (עמ' 61) ואף לאחר הדיון בבקשה לפי פקודת בזיון בית-המשפט, שאז הנחה את עובדיו לבצע "חריש" נוסף ולוודא שאין עוד פרסומים (עמ' 71-70) נמצאה מהימנה בעיניי, ויש בה כדי להצביע על תום ליבם של הנתבעים, שפעלה מצידה להסיר חשש להטעיה.
לאור כל האמור לעיל, לא הוכח חשש להטעיה, ומכאן שגם דין טענות התובעת בדבר גניבת עין להידחות, מבלי הצורך להידרש לבחינת קיומו של "מוניטין" נטען אותו רכשה התובעת תחת השם "צ'ופצ'יק".
פגיעה בפרטיות
20. התובעת מכוונת לסעיף 2(6) לחוק הגנת הפרטיות אשר קובע, כי "שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח" הוא פגיעה בפרטיות.
התובעת טוענת בסיכומיה כי כינויה הוא "צ'ופצ'יק", הנתבעים עשו בו שימוש לשם ריווח ובכך פגעו בפרטיותה. לטענתה, היא "ידוענית" ובעלת מוניטין, וככזו יש לה את הזכות שלא יעשו שימוש בכינויה, בניגוד לסעיף 2(6) לחוק הגנת הפרטיות.
מצאתי כי גם דין טענות התובעת בעניין זה להידחות.
ראשית, יש לזכור כי הנתבעים לא עשו כל שימוש בפרטיה האישיים של התובעת, בשמה, בדמותה או בצילום שלה. אף השימוש שנעשה בשם "צ'ופצ'יק" במסגרת הצמד, לא נעשה בקשר לתובעת או באופן שיוצר את הרושם כי בתובעת עסקינן אלא בקשר לדחות אחרת מתוך הצמד, שהיא גבר בתפקיד משני בהצגות "הדוד חיים".
שנית, לא הוכח כי במועד בו החלו הנתבעים לעשות שימוש בשם האמור, כדמויות משניות, היה שם זה מזוהה עם כינוייה של המבקשת. בתצהירו ובעדותו של מר אבי דור (עמ' 47 לפרוטוקול שורות 21-20), שהעיד מטעם הנתבעים, עולה כי הצגת "הדוד חיים" בהשתתפות הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" החלה להופיע בינואר 2010. כך גם עולה מתצהירו של מר אסף אשתר, שהעיד מטעם הנתבעים. עדי המשיבים אף העידו כי לא הכירו בשם הבמה "צ'ופצ'יק" עת ישבו לבחור בשם במה עבור צמד אמנים המיועד להשתתף בהצגתו של "הדוד חיים". טענות אלו לא נסתרו במהלך חקירתם של העדים בידי בא כוח התובעת. כאמור, הפרסום המוקדם ביותר בידי התובעת שיש בו כדי להעיד על הופעה שלה תחת השם האמור הוא מחודש ספטמבר 2010 (עמוד ראשון לנספח יח2 לתצהיר התובעת, כך גם העידה התובעת בעדותה בעמ' 31 ש' 5 לפרוטוכול) ואין חולק כי ההצגה "הדוד חיים" בה נעשה שימוש לראשונה בשם הצמד התקיימה לכל המאוחר כבר בתחילת פברואר 2010 (ראה פרסום להופעה מיום 02.02.10 כנספח 5 לתצהיר הנתבע 2). יצויין גם כי בעדותה התובעת הודתה כי עד אמצע שנת 2010 עבדה בהתנדבות, בבתי-חולים וכו', ופרסומה הפומבי בא לידי ביטוי באתר אינטרנט, מגנטים ופליירים שעשתה לפרסם את עצמה ( עמ' 31 ש' 32-26 לפרוטוכול).
שלישית, אף אם נצא מנקודת הנחה כי התובעת היתה "ידוענית" המוכרת תחת הכינוי "צ'ופצ'יק", משטענתה היא כי נעשה בשמה שימוש מסחרי שהסב לה נזק כלכלי, ועותרת היא לפצותה בגינו, אין תרופתה בדיני הגנת הפרטיות. יפים לעניין זה דברי בית-המשפט העליון (כב' השופט ריבלין) ב- ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 שם נידון סעיף 2(6) לחוק הגנת הפרטיות בהקשר של שימוש ללא הסכמה בשמו המסחרי של שחקן הכדורסל, אריאל מקדונלד, בסרטון פרסומת מטעם מקדולנד'ס:
"עניינה של זכות הפרטיות הוא איפוא באינטרס האישי של האדם בפיתוח האוטונומיה שלו, במנוחת נפשו, בזכותו להיות עם עצמו ובזכותו לכבוד ולחירות (ראו גם ע"פ 1302/92 מדינת ישראל נ' נחמיאס, פ"ד מט(3), 309, 353). אין לומר כי עיקר עניינה באינטרס כלכלי. אפילו היה ניתן לעגן במסגרת הגנת הפרטיות גם את ההגנה על זכויות כלכליות, בייחוד לאור ניסוחו של סעיף 2(6) לחוק, אין החוק מקנה לזכויות הכלכליות הגנה ראויה. חוק הגנת הפרטיות אינו מעניק לידוען את הסעד שהוא חפץ בו, ואשר יבטא את הפגיעה שממנה סבל. החוק, כשלעצמו, מעניק לו אך פיצויים בגין עוגמת נפש...
אין אריאל מבקש למנוע שימוש מסחרי בשמו - מבקש הוא למנוע שימוש שאת תמורתו לא יקבל. תר הוא אחר אינטרס כלכלי-כספי, ולא אחר אינטרס אישי- רגשי. אין זו הפגיעה ברגשותיו שהוא מבקש לרפא, כי אם את הפגיעה האסורה, אולי, בקניינו. לא לכך נועדה ההגנה על הפרטיות. היא נועדה ליתן פיצוי בגין עוגמת נפש, קרי בגין נזק נפשי, להבדיל מנזק כלכלי, שהוסב לאדם. זוהי הגנה אשר עניינה בצנעת חייו של הפרט ובפגיעה ברגשותיו שהוא חווה עת מופרת האינטימיות של חייו."
והדברים יפים לענייננו שעה שהתובעת לא עתרה לפיצוי בגין עוגמת נפגש במסגרת תביעתה, אלא טוענת לנזק כלכלי בגין הפגיעה הנטענת בפרטיותה, שכן "הנתבעים מפרסמים את המופעים לילדים בשימוש בכינוי בו ידועה התובעת, תוך כדי התעשרותם מהמופעים, וגריעת מוניטין התובעת" (סעיף 55 לכתב התביעה).
סוף דבר
22. מצאתי כי הנתבעים לא הפרו את סימנה המסחרי הרשום של התובעת. התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש כדי להצביע על קיומו של חשש שמא יטעה הצרכן בינה לבין פעילות הנתבעים שבוצעה תחת השם "פנצ'ר וצ'ופצ'יק", פעילות בה חדלו הנתבעים מזה זמן רב ובטרם התקיימה אף הופעה עצמאית שלהם תחת שם זה. ההגנה לפרטיות לה טוענת התובעת מכוח חוק הגנת הפרטיות, והסעדים להם עתרה מכוח חוק זה, אינם עולים בקנה אחד עם תכליתו של החוק הבא להגן על שמו הטוב של האדם והאפשרות מפני פגיעה בצנעת חייו.
23. לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית על כל חלקיה.
לאור התוצאה אליה הגעתי מתייתר הצורך להידרש לטענות הנתבעים 3-2 לפיהן דין התובענה כלפיהם להידחות בהיעדר עילה ובהיעדר יריבות.
24. בשים-לב לעובדה כי התובעת צמצמה את עילות התביעה (הסכמה בעניין זה מטעם ב"כ התובעת ניתנה בהודעה מיום 19.12.12) כמו גם העובדה כי חרף האמור במכתב הנתבעת מיום 02.11.11 לפיו הנתבעת הפסיקה את השימוש בשם המסחרי "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" ותפעל להסיר פרסומים אלו, הדבר נעשה בפועל רק בשלב יותר מאוחר, בעקבות צו המניעה שניתן בהסכמה (שכן במועד מתן הצו עוד היה פרסום להופעה עצמאית של הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" באתר הנתבעת), אני קובע את ההוצאות על הצד הנמוך.
התובעת תישא בהוצאות ובשכ"ט הנתבעת 1 בסך של 20,000 ש"ח."

3. חשיבות שם המיתחם
לשם המיתחם יש כמובן חשיבות גדולה בהתייחס לחשש מהטעיה.

על-פי המקובל כיום, במקרה הרגיל הצרכן הסביר יצפה למצוא באתר שכתובתו כוללת רק את שם המותג או את שמו של סימן המסחר ומסתיים בסיומת מסחרית, את האתר הרשמי של בעל סימן המסחר או גורם המורשה על ידו.
אולם, זהו תחום המשתנה במהירות, ולא ניתן לקבוע כעת כללים קשיחים בנוגע לאילו שמות מיתחם הם מטעים ואילו אינם.
ניתן להעריך כי בעתיד צפויים פיתוחים חדשים שירחיבו את האפשרויות הקיימות לעיצוב שם המיתחם, וייתכן ששינוי זה ישפיע בתורו על הציפיה של הצרכן הסביר.
יש להתמקד בהתוויית העיקרון לפיו המבחן העיקרי הוא האם שם המיתחם עלול לגרום להטעיית הצרכן הסביר.
במסגרת זאת, תיבחן הציפיה הסבירה של הצרכן בנוגע לשם מיתחם, תוך שיישום עקרון זה ייעשה בהתאם לנסיבות העיתים המשתנות {ע"א 5365/11 אקו"ם בע"מ - אגודת קומפוזיטורים נ'emi music publishing ltd , תק-על 2013(3), 7982 (2013); ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, תק-על 2014(4), 6426 (2014)}.
4. שימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח"
שאלת השימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח" לחיפוש על-ידי מנועי חיפוש קרובה אנאלוגית לשמות המיתחם.

חיפוש כזה מוביל את המשתמש גם לאתרים שאינם של בעל סימן המסחר, אלא למשווקים לא רשמיים של המוצרים המסומנים באותם סימני מסחר, וכן לאתרים שבהם נמכרים מוצרים חלופיים או שירותים משלימים לאלה שמוצעים על-ידי בעל סימן המסחר.

בהקשר זה מתעוררת איפוא השאלה של שימוש ב"מרחב הוירטואלי" בסימני מסחר בידי מי שאינו בעל סימן המסחר.

שאלת השימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח" התעוררה בבתי-המשפט המחוזיים {ה"פ 506/06 מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ נ' קרייזי ליין בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (31.07.06)}.

במבט מעבר לים ניתן לציין כי בית-המשפט האירופי לצדק סבר ששימוש בסימן מסחר כמילת מפתח לפרסום ממומן אין בו שלעצמו כדי להפר את סימן המסחר, ובלבד שלא נגרמת הטעיה באשר לזהותו של המוכר.

בפסיקה האמריקאית טרם הוכרעה שאלה זו באופן מלא, אך נראה כי במקרים רבים פסקו בתי-המשפט כי אין בשימוש בסימני מסחר כמילות מפתח לפרסום ממומן כדי להטעות את הצרכן הסביר וכי אין לראות בשימוש זה כהפרה של סימני המסחר.

בשנת 2009 שינתה חברת גוגל את מדיניותה בכל הנוגע לשילוב מילים המוגנות באמצעות סימני מסחר במסגרת המודעות שהיא משווקת.

בעקבות שינוי זה חברת גוגל מאפשרת לחברות המשווקות טובין או שירותים המיוצרים או מסופקים בידי בעלי סימני מסחר {בין אם בדרך של "ייבוא מקביל" ובין אם בדרך אחרת} לשלב מילים המוגנות בסימני מסחר בתוכן המודעות המתפרסמות מטעמן.

זאת, להבדיל משימוש בסימני המסחר כ"מילות מפתח" לפרסום מודעות, שאותו אפשרה גוגל גם קודם לכן וכן ממשיכה לאפשר גם כיום.

מחקר שנערך בעקבות השינוי האמור ובחן את השפעתו על תחום המלונאות מצא ירידה בשיעור הגולשים שלחצו על קישורים במודעות ממומנות בידי בעלי סימני המסחר {קרי המלונות עצמם}.

אך במקביל מצא עליה בשיעור ניכר במספר הגולשים שפנו לאתרים של בעלי סימני המסחר במישרין מתוך תוצאות החיפוש {הלא ממומנות}.

אם-כן, לא רק שהשינוי לא הרע את מצבם של בעלי סימני המסחר, אלא אפשר שאף היטיב אותו.

ניתן להסביר תופעה זו בכך שהשילוב של מילים המוגנות בסימני המסחר במודעות מטעם צדדים שלישיים הקשה עליהם לבדל עצמם מבעלי סימני המסחר, מה שגרם לגולשים להעדיף את הקישורים הלא ממומנים ובראשם את הקישור לאתריהם של בעלי סימני המסחר עצמם.

אין צריך לומר שלא ניתן להסיק ממחקר זה כי כל שימוש שעושה צד שלישי בסימן מסחר מיטיב את מצבו של בעל סימן המסחר. אולם, יש בו כדי להעיד על-כך שלא כל שימוש כזה פוגע בהכרח בבעל סימן המסחר.
הדברים עולים בקנה אחד עם אי-ההכרה בסעד של פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת סימן מסחר לצד ההכרה בו בהקשר של תביעה בגין גניבת עין, כאמור בסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות {ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, תק-על 2014(4), 6426 (2014)}.

5. שימוש בסימן מסחר במסגרת אתר אינטרנט ותביעה בגין הפרת זכות קניין בסימן
ב- ת"א (ת"א) 31129-05-12 {ליאור פלד נ' אלון באום, תק-מח 2015(2), 22264 (19.05.2015)} נדונה תביעה שעניינה פגיעה בזכויות קניין רוחני ובמוניטין של התובע, שימוש בסימן מסחר הרשום בבעלותו, ובגין גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט. התובע, בעלים של אתרי אינטרנט שונים, דרכם ניתן לרכוש מוצרים אלקטרוניים, מוצרי אבטחה וגאדג'טים שונים. במסגרת פעילותו זו, רשם התובע בישראל את סימן המסחר "unique v 1" (סימן מס' 241123, בתוקף עד 04.10.21) (להלן: "סימן המסחר", העתק נסח סימן מסחר צורף כנספח 2 לכתב התביעה). הנתבע, בעלים של אתר אינטרנט) שכתובתו www.myoffice-online.co.il) עוסק ביבוא של ריהוט משרדי ואביזרים משלימים לבית ולמשרד. התובע והנתבע מכרו באתריהם ערכות דיבורית המיועדות לקסדות אופנוע. לתובע הוברר, כי הנתבע, מפר (לשיטתו), את סימן המסחר הנמצא בבעלותו, תוך שהוא משתמש לשם קידום מכירות באתרו שלו, בתצלום ובטקסט שיווקי שאף הם שלו (ראה סעיף 17-15 לתצהיר התובע).

ב"כ התובע פנה ביום 01.03.2012 אל הנתבע במכתב, בו הוא מתריע על הפרת זכויות היוצרים שלו ומבקש כי יחדל לאלתר משימוש בסימן המסחר ובתצלום הנמצא בבעלותו (ראה נספח 6 לכתב התביעה). פניה זו נענתה עוד באותו יום על-ידי ב"כ הנתבע, המכחיש את המיוחס למרשו, שפעל לדבריו, בתום-לב ויתרה מזו, הסיר עוד באותו יום את התצלום, על-אף שאינו משוכנע כי הוא מיפר (ראה נספח 7 לכתב התביעה). ב"כ התובע שלח מכתב נוסף אל ב"כ הנתבע, בו הוא דוחה את טענות הנתבע מכל וכל ומציע כי הצדדים יקיימו מפגש לשם הגעה לפשרה בדבר גובה הפיצוי שישולם למרשו (ראה נספח 8 לכתב התביעה).

בית-המשפט קבע בקבלו את התביעה כי:

"מכתבי הצדדים לא נשאו פרי, וביום 16.05.2012 הוגש כתב התביעה שבפני.
4. בתביעתו מבקש התובע צו מניעה האוסר על הנתבע שימוש בסימן המסחר שלו, בטקסטים ובתצלום השייכים לו, צו המורה על העברת חשבונות על-מנת שיוכל להעריך את היקף רווחי הנתבע על חשבונו, פיצוי כספי בשל הנזקים שנגרמו לו וכן פיצוי מכוח סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק").
ביום 20.06.2012 הגיש הנתבע כתב הגנה. עיקר הגנתו היתה כי דין התביעה להימחק, הוא לא היפר שום סימן ולא עבר על שום זכות, וגם אם חלילה עשה כן, הרי שהיה זה בתום-לב, וברגע שהובא הדבר לידיעתו, פעל מיד להפסקת המיוחס לו.
במועדים 29.11.2012, 13.2.2013, 2.5.2013 התקיימו בפניי קדמי משפט וביום 11.09.2013 נשמעו חקירות של המצהירים וסיכומי הצדדים בעל-פה.
דיון והכרעה
5. התובע טוען כי הנתבע מיפר סימן מסחר הנמצא בבעלותו "unique v 1", כאשר הוא משווק מוצר נחות עליו מוטבע הסימן הנ"ל, תוך פגיעה בזכות היוצרים שלו, על-ידי שימוש בתצלום ובטקסט שיווקי השייכים לו. התנהלות זו, לדברי התובע, נועדה לבלבל ולהטעות את לקוחותיו באופן הממלא אחר יסודות העוולה של גניבת עין. הנתבע דוחה כאמור את טענות התובע.

הפרת זכויות יוצרים
6. התובע טוען כי הנתבע היפר את זכויות היוצרים שלו, בכך שהעתיק תצלום השייך לו, אשר צולם על-ידי צלם מטעמו (הצלם יורי בורוכוב), שהעביר לו את זכויות היוצרים בצילום, והנמצא באתרו שלו (צילומי דיבורית ניידת לקסדה מדגם "Unique V 1" והסכם לגבי זכות היוצרים של התובע בתצלומים - ראה נספח 3 שצורף לכתב התביעה)
התובע מייחס לנתבע, גם ציטוט טקסט המתאר את המוצר, הלקוח אף הוא מאתרו שלו. טקסט זה מהווה לטענתו יצירה שנוסחה על-ידיו, ולכן מוקנות לו זכויות היוצרים בו. לפיכך, הנתבע בהעתיקו טקסט זה, עבר על הוראות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים"), פגע בו והסב לו נזק.
דוגמת טקסט מאתרו של התובע (מתוך נספח 4 שצורף לכתב התביעה):
"חובה לכל רוכב דו-גלגלי (אופנועים ואופניים), מקטין את סכנת הנהיגה בזמן השימוש בטלפון סלולרי, מאפשר דיבור עם הנוסע מאחור בצורה בטוחה, מאפשר תקשורת עם רוכב אחר שנוסע בסמוך, מאפשר שמיעת הוראות נווטן GPS. רדיו FM איכותי מובנה בדיבורית, הדיבורית מוגנת מים, אחריות על-ידי היבואן - יחודי. איכות ללא פשרות - מחיר ללא תחרות. ההתקנה קלה ופשוטה של הדיבורית הופכת את הרכיבה בדו-גלגלי לבטוחה ונעימה הרבה יותר."
ולהלן קטע טקסט המתאר את המוצר באתר הנתבע (צורף כנספח 5 לכתב התביעה):
"מוצר חובה לכל רוכב דו-גלגלי (אופנועים ואופניים), מקטין את סכנת הנהיגה בזמן השימוש בטלפון סלולרי, מאפשר דיבור עם הנוסע מאחור בצורה בטוחה, מאפשר תקשורת עם רוכב אחר שנוסע בסמוך, מאפשר שמיעת הוראות GPS, רדיו FM איכותי מובנה בדיבורית, חיבור לנגן MP3! הדיבורית מוגנת מים, איכות ללא פשרות - מחיר ללא תחרות. ההתקנה קלה ופשוטה של הדיבורית הופכת את הרכיבה בדו גלגלי לבטוחה ונעימה הרבה יותר..."
הפרת סימני המסחר
7. היקף ההגנה על סימני מסחר מוגדר בסעיפים 46 ו- 46א. לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), כדלקמן:
"46. (א) רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס.
(ב) ..."
האם הפר הנתבע את סימן המסחר הרשום שבבעלות התובע?
לענייננו, רלוונטי האמור בסעיף 1 לפקודה:
" "הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך:
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3) ...;"
התובע טוען כי הנתבע עשה שימוש מפר בסימן המסחר הרשום שבבעלותו. הנתבע טוען כי הסימן לו טוען התובע מוטבע באופן כה זעיר ונחבא מן העין עד כי לא ניתן להבחין בו, עקב כך לא היה מודע לקיומו של הסימן ולהפרה הנטענת. משנתבררו לו הדברים, כך הנתבע, הסיר מיד את הכיתוב הבעייתי (ראה סע' 14 לכתב ההגנה).
דומה כי די בהודאת הנתבע, (גם אם בשפה רפה), כי נעשה באתרו שימוש בתצלום הנושא עליו את סימן המסחר של התובע, כדי לאושש את הנטען כנגדו בכתב התביעה. (סע' 5 - 6 לתצהיר הנתבע).
עוולת גניבת עין
8. לטענת התובע, מעשי הנתבע המפורטים לעיל, עולים כדי גניבת עין כלפיו, בניגוד לאמור בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות").
"1. גניבת עין
(א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר."
לעוולה זו שני יסודות עיקריים: מוניטין המותג הנפגע וחשש סביר להטעיית הציבור (ראה סעיפים 9-7 לפסק-דינו של כב' השופט י' עמית ב- ע"א 5066/01 אנג'ל נ' ברמן, ניתן ביום 30.05.2013);
9. אין למעשה מחלוקת בנוגע לדמיון בין המוצרים, לעובדה כי בחלק מהזמן הופיעה בצמוד לשניהם סימן זהה, כך שברי כי סיכוי להטעיית הציבור ולבלבול התקיים.
10. אשר לשאלת המוניטין: הצדדים ייבאו מוצר סיני שלא הוכח בפניי דבר לגבי טיבו. התובע טוען כי המוצר שהוא מוכר איכותי בהרבה ממוצרו של הנתבע. התובע מוכר את המוצר שלו ב- 600 ש"ח בעוד שמתחרהו מוכר את הערכה שבידו ב- 299 ש"ח (ראה סעיף 19 לתצהיר התובע).
הנתבע לא התייחס בכובד ראש לכל נושא הדיבוריות, לטענתו הוא ייבא באופן חד-פעמי 20 ערכות, הדבר היווה נתח חסר ערך מעסקיו, שבכל מקרה, נזנח על-ידיו (ראה סעיף 25 לתצהיר הנתבע). טענת התובע, כי הנתבע מכר מוצר נחות מזה שלו, הנושא עליו את סימנו (של התובע) - לא נסתרה בפניי. עם-זאת, אין בפניי ראיה של ממש לכך שהתובע רכש מוניטין במוצר המשווק על ידיו. אין בפניי איפא ראיה לקיום יסודותיה של העוולה של גניבת עין.
11. בשני האתרים שווק, בצירוף טקסט (דומה עד זהה) ותצלום (זהה), מוצר דומה. סימן מסחר זהה מופיע בשני האתרים בצמוד למוצר. סימן מסחר זה הינו בבעלות התובע.
הנתבע אינו מכחיש עובדה זו, אך דבק בגירסתו כי אם נעשה שימוש בסימנו של התובע הרי זה רק מפאת היותו זעיר ובלתי-נראה לעין, השימוש נעשה בתום-לב ומשכך הם פני הדברים, הוא אף אינו חב בפיצוי התובע, שתביעתו נובעת בעיקר מרצונו לגרוף ממון לכיסו.
מאחר ואין מחלוקת כי הסימן שהופיע על המוצרים (בטרם הוסר ממוצרי הנתבע) הינו זהה, ובהתחשב בעובדה כי מדובר בטובין מסוג זהה, המיועד לסוג לקוחות ספציפי, הרי שהנחת התובע כי היה בכך כדי לבלבל ולהטעות את הציבור - מתקיימת.
12. לאור מסקנותיי - לפיהן הפר הנתבע את זכות קניין רוחני של התובע מכוח דינים ספציפיים, כמפורט כאן, אינני מוצא להוסיף לפיצוי מכוח עילות אלה, פיצוי נוסף וחופף מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט (ראה סעיפים 67-66 לפסק-דינו של כב' השופט ס' ג'ובראן, ב- ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פורסם באתר נבו (14.03.2010)). אני דוחה איפוא את בקשת התובע בנושא זה.
13. אני סבור כי ניתן לראות בהעתקת התמונה ובהעתקה של הטכסט הכתוב, שניהם מאתר התובע, משום הפרה לפי חוק זכות יוצרים ולפי פקודת סימני המסחר (נוסח חדש). עם-זאת, נראה לי, כי בשים-לב לתגובה המהירה של הנתבע, ראוי לפסוק את הפיצוי על הצד הנמוך. בשים-לב לכך שהנתבע כבר קיים את הדרישות של התובע באשר לשינוי באתר, אינני רואה צורך במתן סעד של צו מניעה.
סעד
14. אני מחייב את הנתבע , לשלם לתובע פיצוי בסך כולל של 4000 (ארבעת אלפים) ש"ח, להיום. כן אני מחייב את הנתבע, בנוסף, לשלם לתובע את הוצאות המשפט (אגרת תביעה בהתאם לסכום שנפסק בפועל), בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הוצאתו בפועל של כל פריט, וכן, בנוסף, שכר-טרחת עו"ד בסך 2000 (אלפיים) ש"ח, כולל מע"מ, להיום."

ב- ת"א (נצ') 936-03-14 {מיש העולם שייך לילדים בע"מ נ' לירז וזאן, תק-מח 2015(2), 1062 (01.04.2015)} נדונה תביעה למתן צו מניעה קבוע, צו עשה קבוע ותביעה כספית על-סך 100,000 ש"ח שהגישה התובעת, "מיש העולם שייך לילדים בע"מ" (להלן: "התובעת"), בעלת הזכויות בשם ובמותג ""MISH-MISH (להלן: "מיש מיש" ו/או "המותג") נגד הנתבע, מר לירז וזאן (להלן: "הנתבע"), בעלים של חנות לבגדי ילדים בקניון "פרץ סנטר" שבמגדל העמק.
בית-המשפט קבע בקבלו חלקית את התביעה כי:

"על-פי הנטען בכתב התביעה המבקשת רכשה את הנכסים והפעילות של חברת "סריגמיש סן (1957) בע"מ" (להלן: "סריגמיש" ו/או "החברה"), שנכנסה להליכי פירוק, כשהם נקיים וחופשיים מזכויות וחובות צדדים שלישיים כלשהם, לרבות הזכויות במותג ובסימן המסחר "מיש מיש", במסגרת הסכם שקיבל תוקף של החלטה בבית-המשפט של הפירוק. לטענת התובעת, הנתבע היה זכיין של חברת סריגמיש ועם מינוי מפרק לחברה תם הסכם הזכיינות שלו עמה. למרות שאין בינו לבינה כל הסכם, עקב סירובו של הנתבע לחתום על הסכם, נתנה לו החברה, לפנים משורת הדין, רשות להמשיך ולהשתמש בשם המותג "מיש מיש" למשך 4 חודשים, וזאת על-מנת שיוכל להתארגן ולמצוא שם חדש לחנותו. חרף זאת, הנתבע ממשיך לעשות שימוש בשם "מיש מיש" בחנותו, אך לא רק זאת, אלא גם עשה שימוש בשם המותג על גבי סרט הקופה, שוברי זיכוי ועל גבי "כרטיס מועדון לקוחות" אותו הנפיק באופן עצמאי. כמו-כן, עושה הנתבע שימוש במוצרי אריזה חדשים המיוצרים על ידה, עליהם מצוינים שמה וכתובת אתר האינטרנט שלה, זאת, ללא רשותה ושלא כדין.
הנתבע טען מנגד כי שילם כסף רב עבור הזיכיון לעשות שימוש במותג "מיש מיש" והשקיע במשך השנים מאות אלפי שקלים בעיצוב החנות, אותה הוא מפעיל מזה 8.5 שנים, וכן בטיפוח וקידום המותג באזור מגדל העמק והסביבה. לטענתו, הוא עומד בתנאי ההסכם שהושג בינו לבין התובעת במסגרת הליך שהתנהל בבית-משפט השלום בתל אביב שעניינו תביעה ובקשה למתן צו מניעה שהגיש נגד החברה. הוא חדל להשתמש בשם "מיש מיש" ואינו מציג עצמו כחלק מהרשת, הוא דואג לציין על גבי החשבוניות, שוברי זיכוי, שוברי החלפה ופרסומים שהוא מייצר כי מדובר בחנות פרטית. כמו-כן, טוען הנתבע כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר והתנהלותה של התובעת ופתיחת החנות על יד חנותו במגדל העמק גרמה וגורמת לו לנזקים כספיים עצומים ולהפסד לקוחות, תוך שהיא מתעשרת שלא כדין על חשבונו ומהמוניטין הנפרד שיצר במהלך שנים רבות.
בד-בבד עם הגשת התביעה, הגישה התובעת בקשה למתן צו מניעה זמני וצו עשה זמני נגד הנתבע. בדיון שנערך בפניי בבקשה ביום 11.03.14 הוריתי, לבקשת התובעת ובהיעדר התייצבות של הנתבע, אשר זומן כדין, על מתן סעדים זמניים כדלקמן:
1. צו מניעה זמני המורה לנתבע להימנע מכל שימוש בשם MISH-MISH ו/או "מיש מיש" בכל דרך שהיא לרבות שלטים, פרסומים, מוצרי אריזה, שקיות, סרט קופה, כרטיס מועדון ושוברים למיניהם בכלל ובחנות בגדי הילדים אותה הוא מפעיל ב"פרץ סנטר" במגדל העמק ובכל חנות שיפעיל בעתיד במישרין ו/או בעקיפין לרבות כל פרסום באינטרנט או בכל דרך אלקטרונית אחרת.
2. צו מניעה זמני המורה לנתבע להימנע מכל אזכור של אתר האינטרנט שלה בכל דרך שהיא הקשורה להפעלת החנות ב"פרץ סנטר" במגדל העמק.
3. צו עשה זמני המורה לנתבע להסיר לאלתר את השלט "מיש מיש סריגמיש", המתנוסס על החנות אותה הוא מפעיל ב"פרץ סנטר" במגדל העמק.
4. צו עשה זמני המורה לנתבע להימנע מלעשות שימוש בכל דרך שהיא בכל מוצר אריזה, סרט קופה וכרטיס עליהם מופיע איזכור כלשהו של השם "מיש מיש" ו/או MISH-MISH.
הנתבע הגיש בקשה לביטול הצווים הזמניים שהוצאו כנגדו. בדיון שנערך ביום 26.03.14 הגיעו הצדדים להסכמה, אשר קיבלה תוקף של החלטה, לפיה הנתבע התחייב לכבד את הוראות הצו הזמני שניתן כנגדו ולהסיר כל פרסום בעניין המותג "מיש מיש" הניתן להסרה והצהיר כי "הוריד" את אתר האינטרנט בו פרסם וכן את דף ה"פייסבוק". התובעת, מצידה, ויתרה על הוצאות בהליך בסעד הזמני.
ביום 24.12.14 נשמעו בפניי ראיות הצדדים. מטעם התובעת העיד מר אורי מולדובן, מנהל ובעל מניות בתובעת, אשר הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה, והנתבע העיד מטעמו.
תמצית טענות התובעת:
התובעת טענה כי ביום 14.10.12 רכשה מכונס הנכסים עו"ד ישראל שפלר, את הנכסים והפעילות של חברת סריגמיש תמורת סך של 1,000,000 ש"ח בתוספת 1%+מע"מ מסך מחזור המכירות שלה החל מחודש נובמבר 2012. על-פי הסכם הרכישה, היא רכשה את כל הזכויות בשם ובמותג "מיש מיש", לרבות זכות השימוש הבלעדית במוניטין שנרכש כשהוא חופשי ונקי מזכויות וחובות צדדים שלישיים, לרבות שיעבודים, עיקולים, זכויות עיכבון וכיוב'.
לטענת התובעת, עקב סירובו של הנתבע להתקשר עמה בהסכם, היא החליטה לפתוח חנות זכיינית למכירת מוצרי "מיש מיש" בקניון "פרץ סנטר" במגדל העמק. לטענתה, ביום 21.11.13 הגיש נגדה הנתבע לבית-משפט השלום בתל אביב תביעה ובקשה למתן צו מניעה קבוע אשר יורה לה, בין היתר, להימנע מלהפעיל את החנות. בדיון שנערך בבקשה ביום 18.12.13 נמחקו הן הבקשה והן התביעה, לאחר שבית-המשפט הביע דעתו בדבר היעדר כל סיכוי לבקשותיו.
התובעת טענה כי הנתבע משליך יהבו על הסכם הזיכיון שהיה לו עם חברת סריגמיש מיום 01.11.05, אולם הסכם זה, אשר אינו חל ביחסים שבינה לבינו, קובע כי הזיכיון והזכויות על-פיו הוענקו לנתבע באופן אישי זמני ומוגבל בלבד וכי עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא מתחייב הנתבע לחדול מיד משימוש כלשהו בסימנים המסחריים של החברה ו/או בסמליה ו/או בסימניה ו/או בשמה ו/או בלוגו שלה לרבות שימוש בחיקוי שלהם בכל צורה שהיא ו/או בכל סימן ו/או סמל וכיוב' העלול להטעות צדדים שלישיים.
התובעת הוסיפה וטענה כי רכשה בתמורה מלאה ובחסות בית-המשפט את הזכויות הקנייניות ואת המוניטין של חברת סריגמיש כשהן נקיות מכל זכויות צד ג' והנתבע מפר את זכויותיה ומבצע כלפיה עוולת גניבת עין, כאשר הוא עושה שימוש בשם "מיש מיש" תוך הטעיית הציבור כאילו הוא בעל הזכויות במותג ובעל המוניטין, תוך ניצול מוניטין השייך לה. לטענתה, הנתבע אף מתעשר שלא כדין על חשבונה מאחר שהוא כלל לא מוכר בחנותו את מוצרי "מיש מיש", כיוון שהתובעת אינה מוכרת לו סחורה, ומשתמש בחוסר תום-לב במוניטין שלה על-מנת למשוך לקוחות לחנותו בכדי למכור מוצרים אחרים. כמו-כן, הנתבע אשר מציג את עסקו כ"חנות של הרשת" יוצר בכך מצג כאילו היא מוכרת בעצמה מוצרים של מתחרים, דבר המנוגד למדיניותה ולתכניותיה העסקיות וגורם לה נזק כבד.
לפיכך, מבקשת התובעת מבית-המשפט להורות כדלקמן:
1. ליתן צו מניעה קבוע המורה לנתבע להימנע מכל שימוש בשם MISH-MISH ו/או "מיש מיש" בכל דרך שהיא לרבות שלטים, פרסומים, מוצרי אריזה, שקיות, סרט קופה, כרטיס מועדון ושוברים למיניהם בכלל ובחנות בגדי הילדים אותה הוא מפעיל ב"פרץ סנטר" במגדל העמק ובכל חנות שיפעיל בעתיד במישרין ו/או בעקיפין לרבות כל פרסום באינטרנט או בכל דרך אלקטרונית אחרת.
2. ליתן צו קבוע המורה לנתבע להימנע מכל אזכור של אתר האינטרנט שלה בכל דרך שהיא הקשורה להפעלת החנות ב"פרץ סנטר" במגדל העמק.
3. ליתן צו עשה קבוע המורה לנתבע להשמיד כל מוצר, אריזה, סרט קופה וכרטיס עליהם מופיע איזכור כלשהו של השם "מיש מיש" ו/או MISH-MISH.
4. לחייב את הנתבע לפצותה ללא הוכחת נזק בגין עוולת גניבת עין בסך של 100,000 ש"ח.
תמצית טענות הנתבע:
הנתבע טען כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר, שכן כבר בעת החתימה על הסכם הרכישה עם החברה שבפירוק (סריגמיש), אשר אושר על-ידי בית-המשפט המחוזי שדן בפירוק ביום 21.10.12, ידעה התובעת כי הנתבע הינו זכיין של מותג "מיש מיש" החל משנת 2005. לטענתו, הוא חתם עם חברת סריגמיש על הסכם זיכיון למכירת מוצרי "מיש מיש" לתקופה בלתי-מוגבלת, המקנה לו את הזכות להשתמש בשילוט הנושא את השם "מיש מיש" ובסימני המסחר והוא שילם תמורה מלאה עבור הזיכיון ואף הפקיד בידי חברת "סריגמיש", כחלק מההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 60,000 ש"ח, אשר חולטה בעת הליך פשיטת הרגל שעברה.
לטענת הנתבע, הוא מפעיל מזה 8.5 שנים את החנות, המהווה את מפעל חייו. הוא השקיע את הונו ומרצו בה וייצר לה מוניטין רב. לטענתו, הוא שילם כסף רב בעבור הזיכיון בשם "מיש מיש" והשקיע במשך השנים מאות אלפי שקלים בעיצוב החנות ובטיפוח וקידום המותג באזור מגדל העמק והסביבה, לרבות פירסום ומיתוג החנות כחנות איכותית ובעלת שירות טוב ויוצא דופן. כמו-כן, לטענתו, לאורך כל השנים הוא נמנע מלהכניס סחורה אחרת לחנות ובכך האדיר את המותג "מיש מיש", יצר לו מוניטין מקומי רב וגרם לכך שהוא מזוהה עמו וכן דאג לקדם את נושא "חברי המועדון" ויצר מאגר לקוחות אדיר של 2,500 לקוחות מתוך כ- 5,000 בתי אב באזור.
הנתבע טען כי בעקבות קריסת "סריגמיש" נגרמו לו נזקים רבים, אולם הזכיינות שלו לא נפגעה עם חתימת ההסכם בעניינה. לטענתו, לאחר שרכשה התובעת את המוניטין של חברת "סריגמיש" וההסכם אושר על-ידי בית-המשפט המחוזי, נערכה פגישה בין התובעת לבין הזכיינים במהלכה הובהר לו וליתר זכייני הרשת כי בכוונת התובעת להמשיך לעבוד עמם ולאור זאת הוא המשיך לרכוש ממנה סחורה, שמר לה אמונים, השקיע כספים ומשאבים נוספים בפרסום ותיחזוק המותג ולא מימש את זכותו להפסיק את הסכם השכירות אל מול בעלת המתחם. בנוסף לכך, לטענתו, התובעת ראתה בו זכיין לכל דבר ובפרסומים רשמיים שלה, לרבות ברשימת חנויות שפרסמה, באתר האינטרנט שלה וכן בקטלוג שהוציאה, נכלל שמו כזכיין. התובעת פנתה אליו בין פניותיה אל יתר הזכיינים וגבתה 2% מסך כל חשבונית שיצאה בעקבות קניית מוצרים עבור פרסום של הרשת, פעולה שנוקטים רק לגבי זכיינים. התובעת מעולם לא שלחה לו כל מכתב לפיו היא מפסיקה את ההתקשרות והזכיינות עמו או העלתה טענה כלשהי כלפיו ואף היא עצמה מכניסה לחנויותיה ולחנויות זכייניה מוצרים שאינם שייכים למותג "מיש מיש".
הנתבע הוסיף וטען כי במהלך חודש יולי 2013 ניסתה התובעת להחתים אותו על הסכם דרקוני וחד-צדדי במיוחד וכי בדיעבד התברר לו כי עובר לכך ניהלה התובעת מגעים ומשא-ומתן לפתיחת חנות אחרת - מתחרה, במתחם בו פועלת חנותו. הנתבע פירט בהרחבה אודות פרטי ההסכם וטען כי עקב סירובו לחתום עליו בגלל התנאים הדרקוניים, סירבה התובעת להמשיך ולמכור לו סחורה ופתחה חנות נוספת בשם "מיש מיש" מטרים ספורים מחנותו. היא מתעשרת על חשבונו שלא כדין ונהנית מהמוניטין שצבר במשך כל השנים, תוך שהיא פוגעת בו וגורמת לו לנזקים כספיים עצומים, לעוגמת נפש רבה ולהפסד לקוחות, אשר הוטעו על ידה לחשוב כי החנות החדשה במתחם היא חנותו.
לטענת הנתבע, במסגרת הדיון שנערך בבקשתו למתן צו מניעה כנגד פתיחת חנות מתחרה של התובעת בסמוך אליו, נתנה לו התובעת רשות להשתמש בשם "מיש מיש" במשך 4 חודשים, קרי עד ליום 18.04.14, לכן הוא היה רשאי להשתמש בשם זה גם על גבי השקיות, החשבוניות ושוברי הזיכוי של החנות, עליהם צויין במפורש כי מדובר בחנות פרטית וכי ניתן לממש את שוברי הזיכוי בחנותו בלבד. לטענתו, הוא לא ביצע עוולה של גניבת עין, אלא עמד בתנאי ההסכם שהושג ביניהם, חדל להשתמש בשם "מיש מיש" ולא הנפיק כל כרטיס מועדון הנושא את שמה של התובעת ועל גבי כרטיסי המועדון שהונפקו לאחר נפילת "סריגמיש" צויין מפורשות כי מדובר במועדון לקוחות של סניף מגדל העמק ושל סניף נוסף. כמו-כן, לטענתו, הוא לא מזכיר את אתר האינטרנט של התובעת בכל דרך שהיא, לא משתמש באף מוצר אריזה, סרט קופה או כרטיס עליו מופיע אזכור השם "מיש מיש", למרות שקנה כדין מוצרי אריזה ושקיות באלפי שקלים מהתובעת, וחנותו נהנית ממוניטין מקומי רב הנפרד מהמוניטין השייך לתובעת והוא אינו מציג עצמו כחלק מהרשת אלא מציין על גבי החשבוניות, שוברי הזיכוי, שוברי ההחלפה והפרסומים כי מדובר בחנות פרטית.
דיון והכרעה:
עניינה של התובענה שלפניי הינה בשאלת זכות השימוש במותג וסימן המסחר "מיש מיש", אשר הזכויות בו שייכות לתובעת, לאחר שרכשה את הנכסים והפעילות של חברת סריגמיש, שנכנסה לפירוק, במסגרת הסכם מיום 14.10.12, שקיבל תוקף של החלטה בבית-המשפט של הפירוק.
התובעת טענה כי הנתבע עושה שימוש במותג ובסימן המסחר "מיש מיש" בחנותו שבמתחם "פרץ סנטר" במגדל העמק, תוך הפרת זכויותיה הקנייניות, ללא רשותה ושלא כדין. לטענתה, מעשי הנתבע עולים גם כדי גניבת עין כלפיה וקיים חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי הנתבע מוכר בחנותו את המותג "מיש מיש", למרות שבפועל אינו עושה כן.
בתביעתה עתרה התובעת לקבלת צו מניעה קבוע, צו עשה קבוע ולפיצויים ללא הוכחת נזק בשל עוולת גניבת עין, על-פי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות").
להלן אבחן האם הפר הנתבע את זכויותיה הקנייניות של התובעת במותג וסימן המסחר "מיש מיש" והאם יש במעשיו משום עוולת גניבת עין כלפי התובעת. ככל שהתשובה לשאלות אלו חיובית, אדון בכל אחד מהסעדים הנתבעים בנפרד.
האם הפר הנתבע את זכויותיה הקנייניות של התובעת במותג וסימן המסחר "מיש מיש"?
אין חולק כי הנתבע היה בעבר זכיין של חברת "סריגמיש" לאחר שחתם עמה ביום 01.11.05 על הסכם זיכיון המעניק לו את הזיכיון למכירת מוצרי "מיש מיש" והפעלת החנות. (ראה מבוא וסעיף 3.1 להסכם הזיכיון). אף אין חולק כי לאחר פירוקה של חברת "סריגמיש" המשיכה התובעת, אשר רכשה את הזכויות במותג - "מיש מיש", למכור לנתבע סחורה על-פי הזמנות שביצע במשך כשנה, על-אף שלא היה כל הסכם חתום ביניהם.
מעדותו של מר מולדובן, הבעלים של התובעת, עולה כי המשיך לנהל את העסק כפי שנוהל לפני שרכש אותו עד אשר סיים את תהליך ההתארגנות והחליט על מדיניות כיצד לנהל את עסקו. מר מולדובן הסביר בעדותו כי התכוון לחדש את הפעילות ברשת על-ידי ניהול חנויות הרשת או על-ידי הגעה להסדר זכיינות עם כל אחת מהחנויות שרכשו מוצרים מהתובעת. השימוש שנעשה באותה תקופה במושג "זכיין" לא היה במובן המשפטי הטבעי של המושג, אלא רק על-מנת להבדיל בין חנויות שהיו זכייניות של "סריגמיש" לבין חנויות חדשות. (ראה עמ' 4 לפרוטוקול מיום 24.12.14, ש' 27-22, 31-30; עמ' 5 לפרוטוקול, ש' 3-6). כמו-כן, לדבריו, הוא התייחס אל החנויות כאל רשת במובן שניתן היה להחליף סחורה שנרכשה בכל אחת מהחנויות בכל אחת מהחנויות האחרות שרכשו סחורה (שם, ש' 8)
אין חולק כי על-אף שמר מולדובן הציע לנתבע להיות חלק מהרשת במסגרת התקשרות בהסכם זכיינות, כזכיין, בסופו-של-יום לא נחתם ביניהם כל הסכם, מאחר שהנתבע סירב לתנאי ההסכם של התובעת. כך, למשל, הנתבע סירב להחזיק סחורה שרובה ככולה תהא של הרשת. הנתבע רכש מהתובעת סחורה בסדר גודל של 15,000-10,000 ש"ח בחודש בלבד בעוד שאת יתר הסחורה רכש מספקים אחרים, סירב להתחבר למחשב המרכזי של הרשת על-מנת שניתן יהא לקבל נתונים על המכירות בזמן אמת, וכן סירב להפסיק למכור כרטיסי "מועדון לקוחות", אשר, אמנם, נרשם על גבם "מגדל העמק", אולם, לקוחות רבים הגיעו עם הכרטיס וביקשו, על-סמך כרטיס המועדון, הנחות גם בשאר חנויות הרשת, שאינן מחוייבות על-פי הכרטיס הפרטי שהנפיק לעצמו הנתבע. מאחר שמדובר בפעולה פרטית של הנתבע ולא בפעולה של הרשת, לא ניתן היה לעשות שימוש באותו כרטיס במחשבי הרשת, לא לצורך ההנחה ולא לשום צורך אחר (עמ' 5 לפרוטוקול מיום 24.12.14, ש' 32-28; עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 8, 22-15; עמ' 7 לפרוטוקול, ש' 12-10)
הנתבע סירב לקבל על עצמו את אותם תנאים שקיבלו בעלים של חנויות ותיקות אחרות שאינן זכייניות, דהיינו בעלי אותו מעמד כמו שלו. בעלי חנויות אלה שאינם זכיינים הורשו להשתמש בשלט הנושא את שם המותג "מיש מיש" ולמכור מוצרים נוספים של חברות אחרות בשל כך שעמדו בתנאי התובעת - חוברו למחשב ומכרו לפחות 60% מוצרים שנקנו ממנה (ראה עמ' 12 לפרוטוקול, ש' 10-6)
עקב סירובו של הנתבע להתקשר עמה בהסכם, החליטה התובעת לפתוח חנות זכיינית למכירת מוצרי "מיש מיש" בקניון "פרץ סנטר" במגדל העמק. בעקבות זאת, הגיש נגדה הנתבע ביום 21.11.13 לבית-משפט השלום בתל אביב תביעה ובקשה למתן צו מניעה קבוע, אשר יורה לה, בין היתר, להימנע מלהפעיל את החנות. בדיון שנערך בבקשה ביום 18.12.13 נמחקו הן הבקשה והן התביעה והתובעת נתנה לנתבע רשות להמשיך ולהשתמש בשם "מיש מיש" בשם החנות למשך 4 חודשים וזאת על-מנת שיוכל להתארגן ולמצוא שם חדש לחנותו. כך, לדברי מר מולדובן "אני נותן למבקש גם היום רשות להשתמש בשם החנות מיש מיש למשך 4 חודשים מהיום על-מנת שיהיה לו זמן להתארגן ולמצוא שם חדש לחנות שלו אבל אני לא מוכן שימכור כרטיסי מועדון" (ראה עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 18.12.13).
הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה מה היקף השימוש שהתירה התובעת לנתבע לעשות בו שימוש במשך 4 חודשים.
התובעת טענה כי ההיתר שנתנה לנתבע היה מוגבל - רשות להשתמש בשם החנות בלבד, אולם, נודע לה כי הנתבע לא מסתפק בכך ועושה שימוש בשם "מיש מיש" גם על שלטים ושלטי פרסום בתוך חנותו, בסרט הקופה וכן על גבי שוברי זיכוי שבהם צויין מפורשות כי ניתן לממשם בכל סניפי הרשת. כמו-כן, הנתבע משתמש במוצרי אריזה חדשים המיוצרים על ידה, עליהם מצוינים שמה וכתובת אתר האינטרנט שלה, ואף הנפיק חבר מועדון לקוחות בשם "מיש מיש". זאת, מבלי שקיבל את רשותה לכך ותוך הפרת זכויותיה. לטענתה, בשל כך, היא הגישה את תביעתה בטרם חלפו ארבעת החודשים להם התחייבה כלפיו.
הנתבע טען מנגד כי מאחר שבהצהרתו של מר מולדובן כפי שנרשמה לפרוטוכול הדיון בתל אביב, ישנה רק החרגה שלא לעשות שימוש ב"כרטיסי המועדון". מתוך כך ניתן להבין כי אין כל מניעה להשתמש בשקיות ובסליפ של הקופה הנושא את השם "מיש מיש". לטענתו, מאז הדיון שהתקיים בבית-משפט השלום הוא לא הנפיק כרטיסי מועדון נוספים של התובעת לשום לקוח וכי נכון ליום הדיון לא מופיעים שלטים עם השם "מיש מיש" בחנותו. כמו-כן, ציין שהוא לא התכוון להשתמש בשם המותג לאחר ה- 18.04.14.
לאחר שבחנתי את מכלול הראיות והעדויות שלפניי הנני סבור כי הצדק עם התובעת וכי הנתבע אכן הפר את זכויותיה הקנייניות במותג ובסימן המסחר "מיש מיש".
סעיף 4.6 להסכם הזכיינות בין הנתבע לחברת "סריגמיש" קובע כי "עם סיום הסכם זה או ביטולו, מכל סיבה שהיא, מתחייב צד ב' לחדול מיד משימוש כלשהו בסימנים המסחריים של החברה ו/או בסמליה ו/או בסימניה ו/או בשמה ו/או בלוגו שלה, לרבות שימוש בחיקוי שלהם בכל צורה שהיא ו/או בכל סימן ו/או סמל וכיוצא בזה העלול להטעות צדדים שלישיים...". לפיכך, משפורקה חברת "סרגמיש" הגיע ההסכם בינה לבין הנתבע לכדי סיום. על-כן, היה על הנתבע לחדול מיד משימושו בסימניה המסחרים ו/או בשמה, כאמור בסעיף.
חרף זאת, הסכימה התובעת להמשיך למכור לו סחורה במשך כשנה, ובאותה תקופה אף מכרה לו שקיות שקופות של המותג וכן שלחה לו מיילים בקשר למבצעים של הרשת והנחות, כמו ליתר חנויות הרשת. (ראה עדות מר מולדובן, עמ' 7 לפרוטוקול מיום 24.12.14, ש' 6, עמ' 8 לפרוטוקול, שורה 6)
כאשר סירב הנתבע להתקשר עמה בהסכם בתנאים אותם דרשה, היתה התובעת רשאית להפסיק למכור לו סחורה ולדרוש ממנו להפסיק להשתמש בשם המותג וסימן המסחר "מיש מיש".
חיזוק לכך נמצא בסעיף 4.2 להסכם הזיכיון, אשר אמנם בוטל עם פירוקה של חברת "סריגמיש", אך ניתן לגזור ממנו גזירה שווה לענייננו ולפיו "לצורך הפעלת החנות וקידום מכירת מוצרי החברה ולמטרה זו בלבד תהיה לצד ב' הזכות להשתמש בחנות בלבד בשילוט הנושא את שם החברה ואת הסימן המסחרי של החברה ולהציגו בחנות וזאת אך ורק בהתאם להוראות והנחיות החברה...". (הדגשה שלי - י.ב.ח) לפיכך, משהפסיק הנתבע למכור בחנותו את מוצרי המותג השייכים לתובעת, לאחר שהתובעת הפסיקה למכור לו סחורה, הוא, למעשה, אינו זכאי להשתמש בשילוט הנושא את שם המותג וסימן המסחר "מיש מיש". על אחת כמה וכמה כאשר בין התובעת והנתבע לא נחתם כל הסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם.
ביום 09.01.14 שלח ב"כ התובעת אל ב"כ הנתבע מכתב (נספח ו' לכתב התביעה) בו ציין מפורשות כי התובעת הסכימה שהנתבע ימשיך להשתמש בשם "מיש מיש" על גבי השלט בחנות לתקופה של 4 חודשים בלבד וכי הוא נדרש לחדול מלעשות שימוש בשם זה על גבי שוברי זיכוי בהם מצויין כי ניתן לממשם בכל סניפי הרשת ובכל דרך אפשרית.
ב"כ הנתבע השיב לו ביום 04.02.14 (ר' נספח ז' לכתב התביעה) כי הנתבע לא יחדל משימוש במותג עד אשר יפוצה כספית על-ידי התובעת ולא טען דבר וחצי דבר על כוונתו להפסיק את השימוש במותג ביום 18.04.14. כמו-כן, העיד בפניי הנתבע כי המשיך להשתמש בשם "מיש מיש" מאחר שלטענתו שילם על הזכיון להשתמש בשם כסף רב (עמ' 13 לפרוטוקול מיום 24.12.14, ש' 26-25) וכי היה מוכן להוריד את השלט רק אם ישלמו לו כסף ולא היתה לו שום כוונה לעשות כן אם לא יפוצה על-ידי התובעת (עמ' 16 לפרוטוקול, ש' 23, 25).
אשר-על-כן, ומאחר שאין חולק כי הנתבע חדל לעשות שימוש במותג "מיש מיש" רק לאחר שהוצא צו המניעה כנגדו, ביום 11.03.14, והנתבע אף הודה בכך, שוכנעתי כי הנתבע הפר את זכויותיה הקנייניות של התובעת במותג וסימן המסחר "מיש מיש", כאשר המשיך לעשות שימוש במותג בניגוד לרשות שניתנה לו על ידה במסגרת הדיון מיום 18.12.13 - להמשיך ולהשתמש בשם "מיש מיש" בשם החנות בלבד למשך 4 חודשים נוספים.
עוולת גניבת עין:
התובעת טענה כי במעשי הנתבע ובשימוש בו הוא עושה בשם ובמותג "מיש מיש" יש משום גניבת עין וקיים חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי הנתבע מוכר את מוצרי המותג "מיש מיש" בחנותו, למרות שבפועל לא עשה כן.
עוולת גניבת עין קבועה בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות"), הקובע: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר."
עוולת גניבת עין נועדה להגן על התובע מפני פגיעה בזכותו הקניינית במוניטין שרכש כתוצאה ממצג שווא של הנתבע, ואין בה כדי להגן מפני תחרות בלתי-הוגנת או מסחר בלתי-הוגן (ראה ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3), 224, 232-231).
העוולה נועדה להגן על היצרן מפני גזילת המוניטין שלו בדרכים של הטעיה. על-כן, הטעיה הנוגעת לנכס או לשירות, שהתובע לא הוכיח כי קנה מוניטין לגביו, אינה נכנסת תחת עוולת גניבת העין. במקרה כזה לא קם לתובע אינטרס קנייני במוצריו או בשמו המסחרי. לחיקוי תהיה, לכל היותר, משמעות במישור האינטרס הציבורי לדעת בוודאות את מקור הטובין אותם הוא רוכש. באופן דומה, אף העתקה של נכס בעל מוניטין שלא הוכח כי יש עמה חשש להטעיה אינה מעניינה של העוולה. (ראה ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת סנאפ בע"מ (12.03.2012)).
עוולת גניבת עין דורשת הוכחתם של שני יסודות מצטברים: (1) מוניטין שיש לנכס או לשירות של התובע (2) חשש סביר להטעיה של הציבור כי השירות או הנכס שמציע הנתבע הם למעשה נכס או שירות של התובע.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי במכלול הראיות והעדויות שלפניי הנני סבור כי התובעת הוכיחה כי תנאים אלו מתקיימים בענייננו, כפי שיפורט להלן.
הוכחת מוניטין:
הוכחת המוניטין מהווה תנאי מקדמי שבלעדיו אין על-מנת לעמוד בנטל הרובץ על התובע בעת שהוא טוען לגניבת עין. כפי שהובהר לא אחת, במושג 'מוניטין' הכוונה היא לתדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות אשר מעוניינים ברכישתו של המוצר (ראה ת"א (ת"א) 391-98 HASBRO INTERNATIONAL INC נ' עולם הצעצוע בע"מ (10.06.98) אין הכרח שהצרכן יזהה את העוסק בשמו. די בכך שהצרכן מתכוון לרכוש מוצר מסויים אותו הוא מקשר בתודעתו למקור 'ערטילאי' כלשהו (ע"א 945/06 . Genreral Mills Incנ' משובח תעשיות מזון בע"מ, (01.10.09)).
נפסק כי על-מנת להוכיח קיומו של מוניטין נדרש התובע להראות כי בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו או סחורותיו של התובע. על התובע להוכיח שימוש ממושך ונרחב שנעשה על ידו וכן חיקוי על-ידי הנתבע ללא סיבה פונקציונאלית. בית-המשפט יכריע על קיומו של מוניטין על-פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה (ע"א 18-86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' LES VERREIES DE SAINT GOBAIN, פ"ד מה(3), 224).
כמו-כן, נפסק כי כאשר מדובר במצרך עממי המשמש את הציבור הרחב, הנטל על התובע להוכיח את המוניטין שלו בקרב הציבור. נטל זה אינו קל כיוון שבדרך-כלל בוחר הצרכן במוצר לא מפני שהוא מיוצר על-ידי יצרן מסויים אלא מפני שהוא מעדיף את צורתו, את נוחיות השימוש בו או את מחירו. ככל שהייחודיות העובדתית של המוצר קטנה יותר, כך דרוש שימוש ממושך ונרחב יותר וישנם מוצרים בעלי ייחודיות עובדתית קטנה ששום שימוש, יהיה ארוך כשיהיה, לא יספיק להם לרכישת מוניטין. (ראה פס"ד פניציה)
לאחר שבחנתי את מכלול הראיות והעדויות שלפניי הגעתי לכלל מסקנה כי המותג "מיש מיש" הינו נכס בעל מוניטין וכי המוניטין בו שייך לתובעת.
ראשית, אין חולק כי התובעת רכשה מכונס הנכסים של חברת "סריגמיש" את המוניטין של החברה, הכולל את המותג וסימן המסחר "מיש מיש" בהסכם שנחתם ביניהם ביום 14.10.12, בתמורה לתשלום סך של 1,000,000 ש"ח בתוספת 1%+מע"מ מתוך מחזור המכירות שלה החל מחודש נובמבר 2012.
שנית, השימוש בשם המותג כשם החנות והעובדה שמדובר ברשת של חנויות המוכרות את המותג "מיש מיש" מעידים אף הם על קיומו של מוניטין במותג.
שלישית, הנתבע עצמו לא חלק על המוניטין שיש למותג "מיש מיש" וטען כי יצר מאגר לקוחות אדיר למותג של כ- 2,000 לקוחות מתוך כ-5,000 בתי אב באיזור מגדל העמק וכי נוצר מצב שמרבית הלקוחות כלל אינם יודעים את שמו הפרטי ומכנים אותו "מישמיש", דבר המעיד אף הוא על המוניטין הרב שצבר המותג.
אשר-על-כן, אני קובע כי התובעת הוכיחה את המוניטין הנדרש לביסוסה של עוולת "גניבת עין".
חשש להטעיה:
המבחן לקיומו של חשש להטעיה, כפי שנקבע בשורה ארוכה של פסקי-דין, הינו "המבחן המשולש" שיסודותיו הם (1) החזות והצליל; (2) סוג הסחורה וסוג הלקוחות; (3) יתר נסיבות העניין (ראה ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3), 278,275); ב- ע"א 5066/10 שלמה נ' א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ (30.05.13) יצויין כי על-אף שיסודות המבחן המשולש הם משולבים, מבחן החזות והצליל הוא המבחן העיקרי.
במקרה שלפניי, אין חולק, והנתבע אף הודה בכך, כי חדל לעשות שימוש במותג "מיש מיש" רק לאחר שהוצא כנגדו צו המניעה, ביום 11.03.14. לאור זאת, אין ספק כי עד ליום מתן צו המניעה הזמני הפר הנתבע את זכויותיה הקנייניות של התובעת במותג "מיש מיש", שכן, בניגוד להסכמתו של מר מולדובן בדיון שנערך בבית-משפט השלום בתל אביב ביום 18.12.13, המשיך הנתבע להשתמש במוצרי אריזה חדשים הנושאים את שם המותג, הוציא סליפ של הקופה עם השם "מיש מיש", הנפיק מועדון לקוחות בשם "מיש מיש" במגדל העמק וחילק שוברי זיכוי, זאת, למרות שלא היתה לו זכות לעשות כן ועל-אף שהתובעת פתחה חנות של המותג בסמוך לחנותו והפסיקה לספק לו סחורה.
שימוש במותג וסימן המסחר "מיש מיש" על-ידי הנתבע על-מנת לשווק מוצרים שאינם שייכים למותג, נועד להטעות לקוחות להאמין שהמוצרים הנמכרים בחנותו של הנתבע הינם מוצרים השייכים למותג, תוך ניצול המוניטין השייך לתובעת. הנתבע השתמש בחוסר תום-לב בשם המותג כדי למשוך לקוחות לחנותו על-מנת למכור מוצרים אחרים, שאינם שייכים למותג עצמו, ואף יצר מצג כלפי הלקוחות כי הרשת בעצמה מוכרת מוצרים אחרים של מתחרים, דבר המנוגד למדיניותה ולתכניותיה העסקיות.
לפיכך, הגעתי לכלל מסקנה כי מתקיים בענייננו גם יסוד ההטעיה הנדרש להשתכללותה של עוולת "גניבת העין".
עשיית עושר ולא במשפט:
התובעת טענה כי הנתבע משתמש בחוסר תום-לב במוניטין שלה על-מנת למשוך לקוחות לחנותו בכדי למכור מוצרים אחרים, מאחר שהוא אינו מוכר את מוצרי המותג "מיש מיש" וכי מעשיו אלו עולים כדי עשיית עושר ולא במשפט.
לעיקרון הכללי של עשיית עושר ולא במשפט, הקבוע בסעיף 1 לחוק עשיית עושר, שלושה יסודות עיקריים, אשר קיומם מבסס חובת השבה בגין עילת עשיית עושר ולא במשפט:
(1) קבלת נכס, שירות או טובת הנאה (התעשרות).
(2) ההתעשרות באה לזוכה מהמזכה.
(3) ההתעשרות נתקבלה על-ידי הזוכה שלא על-פי זכות שבדין.
נפסק כי ניתן להחיל את הדוקטרינה של עשיית עושר ולא במשפט גם בתובענות העוסקות בקניין רוחני (ראה רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4), 289 (להלן: "פס"ד א.ש.י.ר"))
במקרה שבפניי, גם אם אניח כי הנתבע התעשר וכי התעשרותו זו היא על חשבון התובעת באופן המקים חובת השבה בעילה זו, הרי שמעיון בכתבי טענותיה של התובעת עולה כי היא לא עמדה על תביעתה בעילה זו ולא תבעה כל פיצוי כספי בגינה. לפיכך, ומאחר שאיני מוצא כי יש מקום להוסיף לפיצוי שכבר נפסק לזכות התובעת מכוח עוולת גניבת עין, פיצוי נוסף וחופף מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, הנני קובע כי אין מקום לחייב את הנתבע בפיצוי התובעת בגין ראש נזק זה.
הסעדים הנתבעים:
צו מניעה קבוע:
מאחר שהגעתי לכלל מסקנה כי הנתבע עשה שימוש במותג ובסימן המסחר "מיש מיש" תוך הפרת זכויותיה של הנתבעת, ללא זכות כדין, הנני קובע כי קמה לתובעת הזכות לקבלת הסעד של צו מניעה קבוע.
לפיכך, ניתן בזאת צו מניעה קבוע המורה לנתבע להימנע מכל שימוש בשם MISH-MISH ו/או "מיש מיש" בכל דרך שהיא לרבות שלטים, פרסומים, מוצרי אריזה, שקיות, סרט קופה, כרטיס מועדון ושוברים למיניהם בכלל ובחנות בגדי הילדים אותה הוא מפעיל ב"פרץ סנטר" במגדל העמק ובכל חנות שיפעיל בעתיד במישרין ו/או בעקיפין לרבות כל פרסום באינטרנט או בכל דרך אלקטרונית אחרת.
כמו-כן, ניתן בזאת צו קבוע המורה לנתבע להימנע מכל אזכור של אתר האינטרנט שלה בכל דרך שהיא הקשורה להפעלת החנות ב"פרץ סנטר" במגדל העמק.
צו עשה קבוע:
סעיף 59א' לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1982 וסעיף 21 לחוק עוולות מסחריות מסמיכים את בית-המשפט להורות בסיום הדיון בתובענה על השמדת נכסים אשר הופקו תוך ביצוע עוולה המוכרת בחוק עוולות מסחריות או תוך הפרת סימן מסחר. מאחר שהגעתי לכלל מסקנה כי הנתבע עשה שימוש בסימן המסחר "מיש מיש" תוך הפרת זכויותיה של הנתבעת, ללא זכות כדין, וכי מעשי הנתבע מהווים עוולה של גניבת עין כמשמעותה בחוק עוולות מסחריות, ניתן בזה צו עשה המחייב את הנתבע להשמיד כל מוצר, אריזה, סרט קופה וכרטיס עליהם מופיע איזכור כלשהו של השם "מיש מיש" ו/או MISH-MISH.
פיצוי בגין עוולת גניבת עין:
משקבעתי כי יש במעשי הנתבע משום עוולת גניבת עין, יש לבחון את שאלת גובה הפיצוי לו זכאית התובעת. התובעת מבקשת לפסוק לה סכום השווה לתקרת הפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע בחוק והעומד על-סך של 100,000 ש"ח.
סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות קובע פיצוי ללא הוכחת נזק בגין העוולות המנויות בחוק ובכללן עוולת גניבת עין. הרציונליים העומדים ביסודו של הסעיף הנ"ל הוא מחד הקושי העומד בפני התובעת בהוכחת הנזק הנגרם לה בגין הפגיעה בקניינה הרוחני, ומאידך חיזוק מגמת ההרתעה והענישה, נוכח הקושי באיתור מעוולים והקלות היחסית בביצוע גזל בתחומי הקניין הרוחני (ראה ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873, 903, (להלן: "פרשת מנויי טוטו זהב")).
בבוא בית-המשפט להכריע בשאלת גובה הפיצוי ללא הוכחת נזק עליו לבחון, בין היתר, את היקף ההפרה עוצמתה ומספרה; את משך הזמן בו ההפרה בוצעה, מתי החלה והאם נמשכה אחרי שנקבע כי היתה הפרה; מידת החיקוי או הזיוף של המוצרים המפרים; אשמו של המפר; גודלו של העסק המפר, ועוד. יובהר כי אין המדובר ברשימה סגורה של שיקולים (ראה פרשת מנויי טוטו זהב בעמ' 904-903). לאור שיקולים אלה ונוספים יש לקבוע את סכום הפיצוי שיש לחייב בו את הנתבעים מכוח חוק עוולות מסחריות.
לאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים המתוארים לעיל וכן נתתי משקל לאינטרסים הקניינים של התובעת מחד ולעובדה שהעוולה בוצעה על-ידי הנתבע לפרק זמן קצוב וקצר של חודשים ספורים בלבד, ועל רקע העובדה שבמשך שנים עשה הנתבע שימוש מותר במותג זה במסגרת הסכמים והסכמות עם חברת סריגמיש בהתחלה ולאחר מכן במסגרת ההסכמות הזמניות עם התובעת, אני קובע כי על הנתבע לפצות את התובעת בסך של 15,000 ש"ח.
סוף דבר:
נוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת חלקית, כמפורט להלן:
1. ניתן בזה צו מניעה קבוע המורה לנתבע להימנע מכל שימוש בשם MISH-MISH ו/או "מיש מיש" בכל דרך שהיא לרבות שלטים, פרסומים, מוצרי אריזה, שקיות, סרט קופה, כרטיס מועדון ושוברים למיניהם בכלל ובחנות בגדי הילדים אותה הוא מפעיל ב"פרץ סנטר" במגדל העמק ובכל חנות שיפעיל בעתיד במישרין ו/או בעקיפין לרבות כל פרסום באינטרנט או בכל דרך אלקטרונית אחרת.
2. ניתן בזה צו קבוע המורה לנתבע להימנע מכל אזכור של אתר האינטרנט שלה בכל דרך שהיא הקשורה להפעלת החנות ב"פרץ סנטר" במגדל העמק.
3. ניתן בזה צו עשה קבוע המורה לנתבע להשמיד כל מוצר, אריזה, סרט קופה וכרטיס עליהם מופיע איזכור כלשהו של השם "מיש מיש" ו/או MISH-MISH.
4. הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת פיצוי בגין עוולת גניבת עין בסך של 15,000 ש"ח.
אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ש"ח. על הסכום האמור יתווספו פרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק-הדין ועד התשלום המלא בפועל."

6. משחק מקוון - אפליקציות - אפליקצית פיסבוק
ב- ת"א (ת"א) 5264-01-15 {מיכה הרצנו נ' P-Kama International Limited, תק-מח 2015(1), 39130 (25.03.2015)} נדונה לפני בקשה לסעד זמני בו עותרים המבקשים להורות למשיבים כדלהלן:

א. להפסיק להעמיד לרשות הציבור את המשחק המקוון בשם "Rummy World" (להלן: "רמי וורלד") או לעשות בו או בקשר אליו כל שימוש אחר, תוך נקיטת כל האמצעים לשם כך, וזאת בכל פלטפורמה שהיא, בין מקוונת ובין לא מקוונת, לרבות: באתר המשחק www.rummy world.com (להלן: "אתר רמי וורלד"), באתר הרשת החברתית Facebookובכל האתרים השייכים, נשלטים, קשורים, מנוהלים או מופעלים על-ידי תאגיד המשחקים "ספיל" המפעיל משחקים מקוונים בשפות שונות (להלן: "אתרי ספיל").

ב. להימנע מלפתח או להפעיל כל משחק שיפגע בזכויות הקניין הרוחני של המבקשים, לרבות זכויות יוצרים בקשר למשחק חשיבה שולחני בשם Rummikub, כלליו ומרכיביו השונים וכן סימני המסחר RUMMIKUB" "ו/או "R" (בצבע אדום על רקע לבן) ו/או סימן הג'וקר (להלן: "סימני המסחר") - או עלול להטעות צרכנים לחשוב שיש קשר בין אותו משחק לבין משחק ה - Rummikub, וכן להימנע מכל פעולה מטעה כאמור, ובכלל זה להימנע מלהפר את זכויות המבקשים בסימני המסחר, באריחי המשחק ובתושבות של Rummikub, ובסלוגן: "brings people together".

ג. לסגור את אפילקציית הפייסבוק שבאמצעותה ניתן לשחק במשחק הרמי וורלד ולהימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה או בנתוני המשתמשים שנרשמו אליה או הורידו אותה.

ד. לסגור את עמוד המעריצים של המשחק רמי וורלד.

ה. להימנע מלעשות כל שינוי בנתונים של המשתמשים הרשומים של אתר www.rummikub.com המצויים ברשות המשיבים וכן להימנע מלעשות כל שימוש בנתונים האמורים (לרבות באמצעות מתן אפשרות למשתמשים הרשומים של אתר הבית להיכנס לאתר המפר באמצעות שם משתמש וסיסמא שבהם נעשה שימוש בעבר לצורך כניסה לאתר הבית וכן להימנע מלפנות למשתמשים הרשומים של האתר האמור.

ו. להפקיד בידי נאמן עותק של כל נתוני המשתמשים הרשומים של אתר www.rummikub.com, עותק של כל נתוני המשתמשים באפליקציה Rummikub בפייסבוק או הרשאה לנתונים אלה וכן עותק של עמוד המעריצים הישן של Rummikubבפייסבוק או הרשאה לעמוד זה.

המשיבים מתנגדים לבקשה.

בדחותו את הבקשה קבע בית-המשפט:

"רקע
משחק ה - Rummikub כמשחק שולחני פותח לפני כ- 60 שנים על-ידי אפרים הרצנו ז"ל, אביהם ומורישם של מבקשים 1 ו- 2, ולמבקשים זכויות במשחק Rummikub ובסימני המסחר.
ביום 21.06.2007 נכרת הסכם רישיון בין מבקשים 1 ו- 2 לבין פי-כמה בע"מ, לפיו הוענקה לפי-כמה בע"מ זכות לפתח ולהפעיל משחק Rummikub מקוון. תקופת הרישיון נקבעה לשנתיים עם הארכה אוטומטית לשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת. תמורת הרישיון התחייבה פי-כמה בע"מ לשלם למבקשים תמלוגים בשיעור 18% "ממחיר הנטו המצטבר" בכל רבעון. כמו-כן, נקבעו תמלוגי מינימום שנתיים בסך 100,000$ בכל שנה בתקופת ההארכה הראשונה ו - 150,000$ בכל שנה בתקופת ההארכה השניה. הסכם הרישיון תוקן על-ידי הצדדים מספר פעמים ובתיקונים אלה המחתה פי-כמה בע"מ את זכויותיה למשיבה 1 (להלן: "המשיבה") ומועד הפעלת המשחק נדחה ליום 31.12.2008. בתיקון מיום 20.06.2010 הוארך עוד תוקף ההסכם ונקבעו תמלוגים שנתיים מינימאליים מ - 200,000$ בשנת 2010 ועד 500,000$ בכל אחת מהשנים 2012 עד 2016 (להלן: "הסכם הרישיון").
לאחר כריתת הסכם הרישיון הופעל המשחק המקוון באתר www.rummikub.com שבבעלות המבקשים (להלן: "אתר הבית"), באפליקציה בפייסבוק ובאתרי המשחקים של ספיל.
לטענת המבקשים, המשיבה הפרה את הסכם הרישיון בכך שלמעט סך של כ- 85,000$ לא שילמה את התמלוגים שנקבעו בהסכם, למרות פניות חוזרות ונשנות ודחיית מועדי התשלום לפי בקשת המשיבה. נוכח הפרות אלה, החלו הצדדים במשא-ומתן לכריתת הסכם רישיון חדש, אולם לא הגיעו להסכמות. לפיכך, ביום 26.02.2014 הודיעו המבקשים למשיבה על ביטול הסכם הרישיון (להלן: "הודעת הביטול"). למרות הודעת הביטול הסכימו המבקשים להתיר למשיבה להמשיך ולהפעיל את המשחק המקוון למשך חודשיים נוספים כדי לאפשר ללקוחות לנצל "קרדיטים" אצל המשיבה. בהמשך הוארך היתר השימוש במשחק המקוון עד ליום 06.11.2014 כדי לאפשר למשיבה לסגור את הפעילות ולהודיע על כך ללקוחות.
נוכח סיום ההתקשרות בין המבקשים-לבין המשיבה, התקשרו המשיבים עם קינקאג'ו בע"מ בהסכם רישיון להפעלת המשחק המקוון בפלטפורמות המקוונות השונות החל מיום 07.11.2014.
לטענת המבקשים, ביום 05.11.2014 הפסיקה המשיבה להפעיל את המשחק המקוון ורוקנה מתוכן את אתר הבית. במקביל החלה המשיבה להפעיל את המשחק החדש רמי וורלד, הזהה לחלוטין למשחק ה - Rummikub המקוון באתר www.rummy-world.com, בפייסבוק ובאתרי ספיל.
המבקשים פנו אל המשיבים בדרישה לחדול מפגיעה בזכויותיהם, אולם פניה זו נדחתה על-ידי המשיבים במכתב תשובה מיום 15.12.2014, ומכאן התביעה והבקשה לסעד זמני שלפני.
דיון
1. את זכותם לסעד הנתבע מבססים המבקשים על עילות של הפרת זכות יוצרים בכללי המשחק, הפרת סימני מסחר וסימני מסחר מוכרים היטב, הפרת זכות יוצרים בחוקי המשחק באריחי המשחק, בתושבות ובמשחק Rummikub בכללותו, גניבת עין, תחרות לא הוגנת, עשיית עושר ולא במשפט והפרה של סעיפים 2.4.2.1 ו - 14.5.1 להסכם הרישיון תוך הפרת חובת אמון.
2. לטענת המשיבים, הסכם הרישיון הסתיים ביוזמת המבקשים ביום 05.11.2014, ומיד לאחר מכן עשו המשיבים שימוש כדין בזכויות ובטכנולוגיה שהיתה בידי המשיבה המפעילה מספר רב של משחקים על גבי רשת האינטרנט. כן טוענים המשיבים כי הסכם הרישיון לא הגביל את המשיבה מלהפעיל משחק רמי מקוון לאחר סיום ההתקשרות בין המשיבה לבין המבקשים. מוסיפים המשיבים וטוענים כי מיד עם סיום ההתקשרות עם המבקשים הסירה המשיבה את כל התוכן פרי יצירתה מאתר Rummikub והשיבה את השליטה באתר למבקשים. עמוד הפייסבוק אותו הפעילה המשיבה על-פי הסכם הרישיון, השתנה ואין בו איזכור של המבקשים או סימני המסחר. בהפעלת אתר רמי וורלד או באפליקציית הפייסבוק אין המשיבה עושה שימוש בסימן Rummikub. דף המעריצים של Rummikub נסגר ואינו פעיל. לאחר סיום הרישיון פיתחה המשיבה את המשחק המקוון רמי וורלד, פתחה דף מעריצים שהתחיל מ - אפס מעריצים ופרסמה באתר שלה כי ההסכם עם המבקשים הסתיים.
נוכח התנהלות זאת של המשיבה כופרים המשיבים בהפרת הסכם הרישיון, למעט עניין התמלוגים. כן, כופרים המשיבים בטענת המבקשים כאילו הפרו את סימני המסחר או סימני מסחר מוכרים היטב להם טוענים המבקשים או זכויות יוצרים להם טוענים המבקשים ברעיון המשחק Rummikub או בחוקיו או במראה הכללי שלו, ומכל מקום טוענים הם כי אין להכיר בזכות יוצרים ברעיון המשחק Rummikub או בחוקיו אלא רק באופן הביטוי שלו. המשיבים כופרים בטענת המבקשים לזכות יוצרים בסלוגן "brings people together" משום שאין בה השקעה או משמעות מקורית מיוחדת המצדיקה מתן הגנה מכוח זכות יוצרים, ומכל מקום השימוש בסלוגן נעשה על-ידי ספיל אשר הפסיק להשתמש בו לאחר שהתקבל מכתב התראה מהמבקשים. כן כופרים המשיבים בטענת המבקשים לגניבת עין וטוענים כי המבקשים לא רכשו מוניטין אלא בקשר עם משחק הקופסא Rummikub ומכל מקום אין חשש שציבור הגולשים יטעה לחשוב שהמשחק רמי וורלד הוא של המבקשים או קשור אליהם. במיוחד כך כאשר הן המשיבים והן המבקשים פועלים לבידול המשחק רמי וורלד מהמשחק Rummikub.
סימני מסחר
3. בבעלות המבקשים סימן מסחר מס' 46826 בסוג 28 "משחקים שאינם קלפים רגילים" - Rummikub ו - "רומיקוב" (נספח ה לבקשה), סימן מסחר מס' 174220 בסוג 28 "משחקים וצעצועים" - "רמיקוב" (נספח ו לבקשה), סימן מסחר מס' 237076 בסוג 28 "משחק חשיבה והגיון המבוסס על אריחי משחק צבעוניים" - "R" מעוצב בצבע אדום (נספח ז לבקשה) ו - סימן מסחר 236723 בסוג 28 "משחקים שאינם קלפים רגילים" - איור פנים בתוך עיגול (נספח ט לבקשה).
4. בבקשתם טענו המבקשים להפרה של סימני המסחר שלעיל (סעיפים 161 - 171). אולם, בסיכומיהם לא חזרו המבקשים על טענות אלה, למעט טענה לפיה שימוש בסימן המסחר Rummikub באתרי ספיל מהווה הטעיה והפרה של סימן המסחר (סעיף 24). מכל מקום, נראה לכאורה שאין דמיון מטעה בין השם: RUMMY WORLD בו עושים המשיבים שימוש לבין הסימן Rummikub. במיוחד כך בהתחשב בקיומו של משחק קלפים בשם "רמי" ובכך שברשת האינטרנט נמצאו משחקים נוספים ששמם מבוסס על המילה RUMMY ובכלל זה: RUMMY ROYAL, RUMMY CLUB ו - RUMMY PLUS (סעיף 31 לסיכומי המשיבים ונספחים 8 ו- 9 לתצהירו של נועם אופיר).
5. בסעיף 64.3 לתצהירו של נועם אופיר מוצג סימן המסחר "R" של המבקשים לצד הסימן R בו עושים המשיבים שימוש, ומהשוואה בין הסימנים נראה לכאורה שמדובר בשני סימנים המעוצבים באופן שונה, ואין בכך שמדובר באותה האות כדי להטעות את ציבור הגולשים לחשוב שהסימן של המשיבים הוא סימן המסחר של המבקשים או קשור אליהם.
6. בסעיף 64.12 לתצהירו של נועם אופיר מוצג הסימן הרשום של הג'וקר (איור פנים בתוך עיגול) לצד סימן הג'וקר בו עושים שימוש המשיבים (פנים חצויים בצבע אדום ולבן ומעליהם כובע בעל שלוש בליטות ארוכות עם עיגול אדום בקצותיהן). מהשוואה בין הסימנים נראה לכאורה שמדובר בשני סימנים המעוצבים באופן שונה עד שאין חשש שציבור הגולשים יטעה לחשוב שסימן הג'וקר של המשיבים הוא סימן המסחר הרשום של המבקשים או קשור אליו.
7. לפיכך, נראה לכאורה שאין המשיבים מפרים את סימני המסחר של המבקשים.
הסכם הרישיון
8. אין חולק שהמשיבים לא עמדו בהתחייבותם לשלם את מלוא התמלוגים שנקבעו בהסכם הרישיון (על תיקוניו) ובכך הפרו את הסכם הרישיון. כך גם אין חולק שבעקבות הפרת הסכם הרישיון כאמור, ביטלו המבקשים את הסכם הרישיון וזכות המשיבים לעשות שימוש במשחק רמיקוב בוטלה החל מיום 06.11.2014.
9. להלן טענות המבקשים ביחס להסכם הרישיון:
א. סעיף 14.5.1 להסכם הרישיון קובע שעם סיום הרישיון על המשיבה להפסיק להציע מינויים למשחק הידוע כ- Rummikubהמקוון או לגרום לו להיות זמין למשחק, וכן להוריד או לחסום את הגישה לכל האתרים דרכם ניתן לשחק במשחק הידוע כ- Rummikub המקוון.
ב. המשיבים מפרים את הוראות סעיף 14.5.1 להסכם הרישיון בכך שלא הפסיקו לגרום למשחק המקוון להיות זמין למשחק ולא הפסיקו להציע לו מינויים.
ג. מלבד שינוי השם ושינויים גרפיים קלים המשחק המקוון המופעל על-ידי המשיבה "זהה ולמצער כמעט זהה למשחק המקוון שהפעילה המשיבה בתקופת הסכם הרישיון".
ד. גם אם המשחק שמפעילים המשיבים תחת השם רמי וורלד אינו זהה למשחק המקוון שהפעילו בתקופת הרישיון, המשחק המקוון רמי וורלד מהווה גרסה אינטרנטית של המשחק הידוע כ- Rummikub ובהפעלתו יש משום הפרה של סעיף 14.5.1 להסכם הרישיון.
ה. המשיבים לא סגרו את אפליקציית Rummikub בפייסבוק, דרכה הם מציעים לשחקנים את משחק הרמי וורלד ובכך הם מפרים את סעיף 14.5.1 סיפא להסכם הרישיון.
ו. בתקופת הרישיון עסקה המשיבה בפיתוח משחק מקוון המדמה את משחק ה - Rummikub, ובכך הפרה את סעיף 2.4.1.1 להסכם הרישיון.
10. לטענת המשיבים, הסכם הרישיון אינו חד-צדדי אלא הסכם שיתוף להקמת משחק רמי מקוון. בהתאם, העניקו המבקשים למשיבים רישיון שימוש במותג Rummikubובסימנים האחרים עבור המשחק המקוון אותו פיתחו המשיבים תוך כדי השקעה בפיתוח הטכנולגיה והעיצוב של המשחק המקוון. על-פי הוראות הסכם הרישיון, המשיבים הם בעלי הזכויות במשחק המקוון, למעט זכויות המבקשים בסימני המסחר. דהיינו מה שהיה בבעלות המבקשים קודם לכריתת הסכם הרישיון נשאר בבעלות המבקשים ומה שפותח על-ידי המשיבים הינו בבעלות המשיבים.
כן טוענים המשיבים, כי המבקשים הם שהפרו את הסכם הרישיון בכך שלא אכפו את זכויותיהם הקנייניות מול מתחרים בשוק המקוון ורוקנו את הבלעדיות של המשיבה במשחק המקוון.
11. לאחר שעיינתי בהוראות הסכם הרישיון הגעתי למסקנה שפרשנות הסעיפים הרלבנטיים לחלוקת הזכויות במשחק המקוון (the online game) אשר אין חולק שהמשיבה היא שהשקיעה משאבים בפיתוחו בהתאם להתחייבותה שבסעיף 5.1 להסכם הרישיון, בשונה מהזכויות במשחק הפיזי הידוע כ- Rummikub, אליו מתייחסים הצדדים בסעיף (A) למבוא להסכם הרישיון, אינה עניין להכרעה במסגרת הליך ביניים. כך במיוחד נוכח הוראות סעיף 4.1 להסכם הרישיון המקנה למשיבים זכויות ב - Online Technology, כדלקמן:
"…all Intellectual Property rights in the Online Technology, as currently exist and as shall continue to be developed, are and shall remain to be owned by the licensee…"
12. לטענת המבקשים, "סעיף 4.1 מבהיר ברישא שלו, כי אין באמור בו כדי לגרוע מזכויות הרצנו במשחק, שכזכור המשחק המקוון מוגדר כגרסה אינטרנטית שלו". טענה זו של המבקשים אינה נראית לי, משום שברישא של סעיף 4.1 להסכם הרישיון נקטו הצדדים במונח "Game" שעה שהמשחק המקוון הוגדר בסעיף (c) למבוא כ- "Online Game". סביר להניח שאילו הסכימו הצדדים שלא לגרוע מזכויות המבקשים במשחק המקוון היו נוקטים במונח האמור ולא במונח בו השתמשו.
13. על-כן, איני רואה לנכון לסמוך את הכרעתי בבקשה לסעד זמני על הוראות הסכם הרישיון ביחס לזכויות הצדדים במרכיבי המשחק המקוון, לאחר פקיעת תוקף ההסכם.
14. סעיף 14.5 להסכם הרישיון, קובע:

"Upon termination of this Agreement for whatever reason, the Licensee shell not:
14.5.1 be entitled to use and shall immediately desist from using, the trade Mark, the Registered Designs and any other intellectual Property licensed or disclosed under this Agreement and shall relinquish or re-assign to the Licensor any interest, right or claim acquired in the Trade Marks, the Registered Designs and any other Intellectual Property… and shall cease to offer subscription to the Online Game or to make it available for play (and shall take down or block access to all websites via which the Online Game may be played."
15. מהאמור לעיל עולה לכאורה שעם סיום ההתקשרות התחייבו המשיבים להוריד או לחסום את האתרים שבאמצעותם ניתן לשחק במשחק המקוון. אין חולק שלאחר סיום ההתקשרות לא ניתן להגיע למשחק המקוון Rummikub דרך אתר האינטרנט שהפעילו המשיבים בתקופת הרישיון. מכאן, מתעוררת השאלה האם המשחק המקוון רמי וורלד זהה או דומה למשחק המקוון Rummikubשאז ניתן יהיה לומר שהמשיבים הפרו את הוראות סעיף 14.5 לחסום כל גישה מקוונת למשחק המקוון Rummikub. במקרה שיימצא שמשחק הרמי וורלד אינו זהה או דומה למשחק המקוון Rummikub, כי אז וככל שמדובר באתר שבאמצעותו משתמשים המשיבים להפעלת משחק הרמי וורלד, אין לומר שמדובר בהפרה של סעיף 14.5 להסכם הרישיון.
16. כאמור, לא מצאתי דמיון מטעה בין הסימנים בהם עושים המשיבים שימוש לבין סימני המסחר.
לטענת המבקשים, קיים דמיון מטעה בין אבני המשחק (אריחים) והתושבות בהם משתמשים המשחקים במשחק המקוון רמי וורלד לבין אבני המשחק והתושבות במשחק המקוון Rummikub. אכן, מהשוואה בין אבני המשחק והתושבות במשחק המקוון רמי וורלד לבין אבני המשחק והתושבות במשחק המקוון Rummikub, ניתן למצוא דימיון, אולם דמיון ניתן למצוא גם בין אבני המשחק והתושבות במשחק המקוון Rummikub לבין אבני המשחק והתושבות ברבים מהמשחקים המקוונים הנזכרים בנספח 9 לתצהירו של נועם אופיר, ועל-כן, אין בדמיון האמור כדי להטעות את ציבור המשחקים לחשוב שהמשחק המקוון רמי וורלד הוא דווקא המשחק המקוון Rummikub. יוער, כי מטעם זה איני רואה לקבל את טענת המבקשים לפיה אבני המשחק או התושבות במשחק Rummikubמהווים סימן מסחר מוכר היטב, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972. בין היתר, משום שנוכח השימוש הרב באבני משחק דומות, אין להניח שציבור המשחקים באתרי האינטרנט מייחס את אבני המשחק והתושבות הדומים לאבני המשחק של Rummikub רק למשחק Rummikub. כך לא הונחה תשתית ראיתית כאילו מי מצרכני משחקי רמי ברשת, מוטעים בשל הדימיון.
17. נוכח האמור עד כאן, נראה כי אף מבלי לקבוע עמדה בשאלת זכויות המבקשים באבני המשחק ובתושבות, אין למצוא דמיון מטעה בין המשחק המקוון רמי וורלד לבין המשחק המקוון Rummikub, וממילא נראה לכאורה שככל שמדובר בהפעלת אתר האינטרנט באמצעותו מפעילים המשיבים את המשחק המקוון רמי וורלד, אין מדובר בהפרה של הוראות סעיף 14.5 להסכם הרישיון.
18. אשר לאפליקציה בפייסבוק ואתרי ספיל, טוענים המשיבים כי הם נקטו בכל דרך אפשרית לבדל את המשחק המקוון רמי וורלד מהמשחק המקוון Rummikub ובכלל זה פרסמו הודעות כי הקשר בינם לבין המבקשים הסתיים וכך גם הקשר בינם לבין המשחק המקוון Rummikub. המשיבים, אף מציינים כי הינם מוכנים להוסיף הודעות בפייסבוק ובאפליקציה בדבר ניתוק הקשר בינם לבין המבקשים והמשחק המקוון Rummikub. מוסיפים המשיבים וטוענים כי לאחר סיום הרישיון נעשה שימוש בסימן Rummikub אולם השימוש נעשה בטעות והטעות תוקנה. עוד מוסיפים המשיבים כי מבדיקתם עולה כי גם אתרי ספיל הורידו כל סימן הקשור למבקשים. כן, מציינים המשיבים כי המבקשים פרסמו באתר הבית של Rummikub שמדובר במפעיל חדש של המשחק.
19. טענת המבקשים לפיה הפרו המשיבים את הוראות סעיף 2.4.2.1 להסכם הרישיון האוסר עליהם לפתח משחק מקוון המדמה את המשחק Rummikub, מקובלת עליי, נוכח עדותו של נועם אופיר, לפיה חודשיים קודם לסיום ההתקשרות החלו המשיבים בפיתוח המשחק המקוון רמי וורלד (ש' 9 ע' 17 לפרוטוקול הדיון מיום 14.01.2015). אלא, שהמבקשים לא הצביעו על הוראה בהסכם הרישיון השוללת מהמשיבים את הזכויות במשחק שפיתחו תוך הפרה של הוראות סעיף 2.4.2.1 להסכם הרישיון, ואיני רואה לעשות כן במסגרת הבקשה כאן.
20. שאלה נוספת שמתעוררת, הינה למי יש זכות ברשימות המשחקים באתר האינטרנט שבאמצעותו הפעילו המשיבים את המשחק המקוון Rummikub. המבקשים לא הצביעו על הוראה בהסכם הרישיון המקנה להם זכויות בפרטים אודות הלקוחות אשר השתמשו במשחק המקוון Rummikubבתקופה בה הופעל על-ידי המשיבים, על-כן, נראה לכאורה שהפרטים האמורים המצויים בידי המשיבים הינם בבעלותם. כך במיוחד בהתחשב בכך שגם המבקשים (מיכה הרצנו) מודים שהמשיבים הם שבנו את מאגר הלקוחות (ש' 31 ע' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 14.01.2015), ומעדותו של נועם אופיר שלא נסתרה עולה כי הם שהתחשבנו עם הלקוחות ביחס "לקרדיטים" (ש' 29 ע' 17 לפרוטוקול הדיון מיום 14.01.2015).
21. נוכח האמור עד כאן, נראה כי זכויות הצדדים ביחס למשחק המקוון רמי וורלד למצער אינם ברורים, ולא נראה שהשימוש שעושים המבקשים בסימן R המעוצב, בג'וקר המעוצב או בשם רמי וורלד עלול להטעות את ציבור הגולשים לחשוב שהמשחק המקוון רמי וורלד הוא המשחק המקוון Rummikubאו קשור למבקשים.
מאזן הנוחות
22. גם המבקשים מסכימים שהמשיבים זכאים להמשיך ולהפעיל משחק רמי מקוון כל עוד הוא שונה מהמשחק המקוון Rummikub (סעיף 37 לסיכומים). לפיכך, נראה כי אם ידאגו המשיבים לפרסם הודעה בולטת באופן שלא ניתן להתעלם ממנה, לפיה חדלו להפעיל את המשחק המקוון Rummikub בכל האתרים והאפליקציות הרלבנטיות, לא ייגרם למבקשים נזק מהמשך פעילות המשיבים מעבר לנובע מעצם התחרות הכרוכה בהפעלת אתר משחקים נוסף.
לכך, יש להוסיף, כי המשיבים השקיעו משאבים בבניית המשחק המקוון תוך פיתוח טכנולוגיה המתאימה לפעילות מקוונת ונראה לכאורה כי על-פי תנאי הסכם הרישיון טכנולוגיה זו הינה בבעלותם. הפסקת פעילות זו עשויה לגרום למשיבים נזק כספי שאין להעריכו. מנגד, אם וככל שטענות המבקשים יתקבלו, ניתן יהיה להעריך את הנזק הכספי שייגרם להם מפעילות המשיבים בהתאם לקבוע בהסכם הרישיון.
בנסיבות אלה ובהתחשב בזכות לחופש העיסוק שהינה נקודת מוצא בסיסית, נראה כי מאזן הנוחות נוטה נגד מתן הסעד הזמני המבוקש.
23. נוכח מסקנותיי עד כאן, ובהתחשב בכך שמדובר בהליך ביניים שלא נועד לקבוע מסמרות ביחס לזכויות הצדדים, לא ראיתי לנכון להידרש לטענות נוספות שהעלו הצדדים.
סוף דבר
המשיבים יפרסמו בכל אתר ואפליקציה באמצעותם הם מפעילים את המשחק המקוון רמי וורלד הודעה מעודכנת ובולטת באופן שלא ניתן להתעלם ממנה עם הכניסה לאתר או למשחק, לפיה הפסיקו את התקשרותם עם מיכאל הרצנו ומרינה הרצנו, בעלי הזכויות במשחק ה - Rummikubובהתאם חדלו להפעיל את המשחק המקוון Rummikub.
בכפוף לאמור לעיל, הבקשה נדחית."

7. שימוש באתרי אינטרנט להפרת סימן מסחר
ב- ת"א (ת"א) 5461-06-14 {תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות נ' רחמים עזי עזרא, תק-מח 2015(1), 5786 (15.01.2015)} התברר העניין הבא: התובעת היא הבעלים של סימן המסחר 124765 "מינוקסי/MINOXI" (להלן: "סימן המסחר") בקשר עם שירותים המתוארים בפּרטה של סימן המסחר כ"תכשיר רוקחי לטיפול בקרחות ונשירת שיער". בין השאר, מייצרת וּמשׁווקת התובעת את התרופות "Minoxi 2%" לטיפול בהתקרחות בנשים, ואת "Minoxi 5% "לטיפול בהתקרחות בגברים. הטענה נגד הנתבעים היא, שמכרו ושִׁיווקו בישראל, בעיקר תוך שימוש באתרי אינטרנט, מוצרים שאינם מתוצרת התובעת, תוך שימוש בסימן המסחר.

בית המשט קבע:

"2) בישיבה מיום 15.07.2014, הודיעו באי-כוח בעלי-הדין לבית-המשפט כדלקמן:
"עו"ד שׁלוֹמוֹביץ' + עו"ד מוֹרִים + עו"ד חֹטר-יִשׁי:
אחרי שהתייעצנו, ותוך שמירה על כל טענות וזכויות הצדדים, מוסכם עלינו כדלקמן:
1. בית-המשפט ייתן סעד, בהתאם לעתירות שבסעיפים 61.1-61.2 לכתב התביעה, שהוגש ביום 05.06.2014.
2. בית-המשפט יפסוק בשאלת הסעדים הכספיים אחרי שישמע טענות מאת עורכי‑הדין.
3. בית-המשפט מתבקש לאשר את הפּשׁרה הנוכחית, ולפסוק בהתאם לה."
3) במועד הנ"ל ניתן פסק-דין חלקי המאשר את הודעות הצדדים, וקובע סעד הצהרתי, צווי עשׂה וצווי מניעה, בהתאם לעתירות שבסעיפים 61.1 ו-61.2 לכתב-התביעה, שהוגש ביום 05.06.2014.
דיון והכרעה
4) בישיבת יום 14.08.2014 שמעתי את טענות באי-כוח בעלי-הדין בנושא הסעדים הכספיים. עיינתי בתיעוד הכתוב שהוגש על-ידי בעלי-הדין. אין, למעשה, מחלוקת, שהנתבעים שִׁיווקו חומרים, שתוארו כתרופות, ממקורות בלתי-ידועים, ללא פיקוח וּללא בּקרה של ממש. מעבר לפּגיעה בזכויותיה של התובעת, הרי אין ספק שקיימת סכנה לציבור בשִׁיווּק מעֵין זה. לא הובא בפניי תיעוד המראה רישוי או רישום כדין של המוצרים שנמכרו על-ידי הנתבעים או מי מהם. גם היקף הפּעילוּת במוצרים עליהם קובלת התובעת, נתון הנמצא בידיעתם המיוחדת של הנתבעים, לא הוּכח, מטעמם, בפני בית-המשפט כּיאוֹת.
התובעת טוענת, על-בסיס נתונים שהביאו הנתבעים 2 ו- 3, כי אובדן הכנסותיה בגין מכירות של נתבעים אלה, עמד על 31,000 ש"ח. לא ברור היקף המכירות של הנתבע 1. ההנחה היא, שהוא הפעיל מספר אתרי אינטרנט בהם נעשָׂה שימוש בסימנים המפרים את סימן המסחר.
הנתבעים כולם טענו לפּעילוּת בהיקף מצומצם. הנתבע 1 אמר שהוא חסר-כּל. הנתבעים 2 ו- 3, שהם בני זוג, טענו שהפּעילוּת נעשתה רק על-ידי הנתבעת 3, וכי אין כל קשר בינם לבין הנתבע 1.
5) שִׁיווּק המוצרים על-ידי הנתבעים תוך שימוש בסימן המסחר, הוא בגדר הפרת סימן מסחר רשום, בשׂים-לב להגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, וּמשום "גניבת עין", בהתאם לסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט‑1999.
סעד
6) אחרי ששקלתי את התיעוד הכתוב שהוגש ואת הטענות בעל-פה, אני מחליט כדלקמן:
א. הנתבע 1 ישלם לתובעת פיצוי בסכום כולל של 10,000 (עשרת אלפים) ש"ח, להיום. בנוסף, ישלם הנתבע 1 לתובעת, בגין הוצאות משפט וּשׂכר-טרחת עו"ד, סך של 4,000 (ארבעת אלפים) ש"ח, להיום;
ב. אני מחייב את הנתבעים 2 ו- 3, ביחד וּלחוד, לשלם לתובעת פיצוי בסכום כולל של 28,000 (עשרים ושמונה אלף) ש"ח, להיום. בנוסף, ישלמו הנתבעים 2 ו- 3, ביחד ולחוד, לתובעת, בגין הוצאות משפט וּשׂכר-טרחת עו"ד, סך של 10,000 (עשרת אלפים) ש"ח, להיום."
ב- ת"א (ת"א) 28998-12-11 {רונית רפאל לייטרסדורף נ' רונית אלטמן רפאל, תק-מח 2014(3), 32566 (15.09.2014)} נקבע:

"פסק-דין משלים
שתי נשים מכוּנות באותו שם פרטי ושם משפחה, ועוסקות באותו תחום עיסוק. האחת בונה מוניטין נרחב לשׁמה, המבוסס על עסקיה המצליחים, ואף משתמשת בו כמוּתג מסחרי מוּכּר, האחרת מבקשת אף היא לעשות שימוש בשם זה כמייצג את עסקיה, באופן, שלטענת הראשונה נהנה משימוש שלא כדין במוּתג אותו בנתה. מכאן התביעה שלפני.
תמצית העובדות
1. תובעת 1, הגב' רונית רפאל לייטרסדורף, עוסקת בתחום הקוסמטיקה מזה כ- 25 שנה, וכיום בבעלותה רשת מובילה ומוּכּרת של מרכזי יופי, הנושאת את שמה "רונית רפאל", ולה כ- 7 סניפים ברחבי הארץ, ואף מספר סניפים בחו"ל, אותם היא מנהלת באמצעות התובעת 2, "רונית רפאל מדע היופי בע"מ", חברה פרטית בבעלותה וּבניהולה של התובעת 1.
בבעלוּת התובעות מספר סימני מסחר רשומים להגנת המוּתג האמור, כגון: "רונית רפאל", "שיטת רונית רפאל", "רונית רפאל - מדע היופי", "רונית רפאל מרכזים רפואיים קוסמטיים" ועוד (ראה נספחים ב/1-ב/7 לכתב התביעה).
הנתבעת, עוסקת בתחום הקוסמטיקה באופן עצמאי משנת 2008, בשלב זה בראשון-לציון בלבד. שם הנעורים של הנתבעת הוא "רונית רפאל". ב- 2004 נישאה ל- ליאור אלטמן, ושם משפחתה שׁוּנה ל-"רונית אלטמן רפאל".
לדברי הנתבעת, שם העסק שנבחר למיתוג עיסוקה בשנת 2008 היה "רונית אלטמן רפאל". עוד טענה הנתבעת, כי עד לחודש מאי 2011 פעלה מתוך מספרת "נירו", וכי בנסיבות אלה לא היה כל אזכּוּר לשמה או לשם העסק שלה באמצעות פרסום מכל סוג שהוא (סעיף 4 לסיכומי הנתבעת).
ביום 15.05.2011 התגרשה הנתבעת מבעלה וחזרה לשם נעוריה "רונית רפאל". לאחר גירושיה, העבירה את פעילות עסקהּ לחדר בדירת מגורים בראשון-לציון, והחלה למתג עצמה מחדש בשם " pure beauty - בהנהלת רונית רפאל".
2. לטענת התובעות, הנתבעת פרסמה עצמה, כחלק מקידום עיסוקה, במספר אתרי אינטרנט, לרבות בין היתר בשם: "רונית אלטמן" (ר' נספחים ד', ט/1-ט/5 לכתב התביעה). בהקשר זה נטען, כי שימוש הנתבעת בשם "רונית רפאל" לקידום עסקיה מפר את זכויות התובעות במוּתג זה, מכוח מספר רב של עילות משפטיות, לרבות ובעיקר בדרך של הפרת סימני המסחר הרשומים והמוּכּרים היטב שבבעלותן, ובשים-לב לעוולה של גניבת עין. התובעות הוסיפו, כי בחודש מאי 2011 גילו, כי הנתבעת מפעילה את עסקהּ בתחום הקוסמטיקה שבראשון-לציון תחת המוּתג "רונית רפאל pure beauty", וּלאחר חלופת מכתבים בין הצדדים (נספחים ז', ח', י' לכתב-התביעה), ומשסירבה הנתבעת לחדול מן השימוש, פנו לבית-משפט זה והגישו ב-15.12.2011 תובענה כנגד הנתבעת, וכן בקשה לסעד זמני שעיקרה בקשה להורות לנתבעת להפסיק את השימוש בשם "רונית רפאל", בין בנפרד ובין במאוחד עם התוספת "pure beauty".
הנתבעת הגישה תגובה לבקשת הסעד הזמני וכתב-הגנה, והתובעת השיבה בכתב תשובה מיום 22.02.2012 וכן בתשובה לתגובה לסעד הזמני מיום 01.01.2012.
3. בדיון שנערך ביום 02.01.12 בבקשת הסעד הזמני הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
"1... המשיבה/הנתבעת לא תעשה שימוש במישרין או בעקיפין מותג "רונית רפאל".
2. מבלי לגרוע באמור בסעיף 1 לעיל: המשיבה/הנתבעת תוכל לעשות שימוש במילים "Pure Beauty בהנהלת הקוסמטיקאית רונית".
3. המשיבה/הנתבעת תסיר כל פרסום קיים, ישן או חדש, בכל תחום או ענף תקשורת, ככל שאינו עולה בקנה אחד עם האמור כאן.
4. המשיבה/הנתבעת תפנה למנועי חיפוש ותבקש מהם להסיר לאלתר קישורים לעמודי אינטרנט ישנים, ככל שתוכנם של אלה אינו עולה בקנה אחד עם האמור כאן.
5. בתוך 24 שעות תנקוט המשיבה/הנתבעת בכל הצעדים הדרושים והאפשריים מצידה כדי שסרטונים ביוטיוב ו/או תגובות בפייסבוק לא יכללו כיתוב או הודעות אחרות שאינן עולות בקנה אחד עם האמור כאן. דף הפייסבוק המקצועי/עסקי יהיה על-שם: "Pure Beauty בהנהלת הקוסמטיקאית רונית". דף הפייסבוק האישי יהיה על שמה של המשיבה כמופיע היום בתעודת הזהות שלה (רונית אלטמן-רפאל). אין באמור כאן כדי לגרוע ממחוייבותה של המשיבה/הנתבעת להימנע מכל שימוש מטעה של אופן ניהול עסקיה כקוסמטיקאית.
6. ההוראות בסעיפים 1, 2, 3, ו- 4 יבוצעו בתוך 48 שעות..."
להסכמה האמורה ניתן תוקף של החלטה על-ידי.
בדיון נוסף שנערך לפנַי בעניין ההליך העיקרי, נקבע בהסכמת הצדדים, וּמטעמי יעילות, כדלקמן:
"...1. הסעד הזמני שניתן ביום 02.01.2012 יהפוך לקבוּע.
2. בית-המשפט יפסוק, לפי שיקול-דעתו, בנושא סעדים כספיים, וזאת לאחר שיקבל טענות קצרות בכתב מאת עורכי-הדין. במסגרת הטענות יוכל כל אחד מהצדדים להגיש לבית-המשפט תיעוד כתוב בתנאי שמסר העתק של התיעוד לבעל-הדין שכנגד.
3. הצדדים מבהירים שאין מדובר בהסכמה למתן פסק-דין לפי סעיף 79א' לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984..."
פסק-דין חלקי מתאריך 04.07.12 נתן תוקף להסכמות הצדדים לרבות נוסח צו המניעה. ביום 27.08.2012 הגישו התובעות את סיכומי טענותיהם בכתב, והנתבעת הגישה את סיכומיה ב- 06.09.2012.
דיון והכרעה
4. התובעות העלו בסיכומיהן שלל טענות, וּבתוך כך טענו לפגיעת הנתבעת בזכויותיהן בהתבסס על מספר רב של עילות, לרבות הפרת סימן מסחר רשום וסימן מוּכּר היטב, גניבת עין, התעשרות שלא כדין, עוולת הגזל, עוולת התערבות בלתי-הוגנת, רשלנות, הסגת גבול במטלטלין וכן עוולת הפרת חובה חקוקה. לאור היותה של המסכת העובדתית אליה מתייחסות התובעות אחת, וּלאור המסקנה אליה הגעתי, בחרתי להתייחס בהרחבה לשתי העילות העיקריות אליהן הפנו התובעות בסיכומיהן, דהיינו: הפרת סימן מסחר ועוולת גניבת עין. יתר העילות אותן העלו התובעות לא הוּכחוּ בסיכומיהן, ואף אינן עולות באופן ברור מנסיבות העניין. ראוי להדגיש, כי אין בדיון הנוכחי כדי לפגוע בפסק-הדין החלקי שניתן מכוח הסכמת הצדדים. הבירור להלן מתקיים לצורך קביעת הסעד הכספי אותו השאירו בעלי-הדין לשיקול-דעתי.
הפרת סימן מסחר
5. התובעות טענו כי הנתבעת עשתה שימוש מפר בסימני המסחר הרשומים שבבעלותה, וכן כי הפרה את סימן המסחר המוּכּר היטב "רונית רפאל".
הנתבעת טענה כי עשתה שימוש בתום-לב בשמה הפרטי, ולפיכך לא ביצעה כל הפרה. כן טענה כי סימני המסחר הרשומים שבבעלות התובעות לא היו בתוקף בעת עשיית הנתבעת שימוש בשם זה.
היקף ההגנה על סימני מסחר מוגדר בסעיפים 46 ו- 46א' לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") כדלקמן:
"46.(א) רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס.
(...) מיום 7.7.2010
תיקון מס' 7
ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 563 (ה"ח 477)
46א.(א) סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לעניין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לעניין טובין מאותו הגדר.
(ב) סימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, אם השימוש בסימן על-ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור."
6. בענייננוּ, הפנתה התובעת למספר סימני מסחר הרשומים בבעלותה אותם הפרה הנתבעת לטענתה, כולם בסוג 42 (דהיינו: טיפול רפואי, טיפול היגייני וטיפול יופי) או בסוג 44 (שירותים רפואיים): סימן מעוצב מס' 107139 "רונית רפאל", סימן 107138 "שיטת רונית רפאל", סימן מס' 219213 "רונית רפאל - מדע היופי", סימן מס' 219215 "רונית רפאל מרכזים רפואיים קוסמטיים", סימן מס' 219216 "RONIT RAPHAEL - THE SCIENCE OF BEAUTY", סימן מס' 219217 "רונית רפאל" וכן סימן מס' 219218 "רונית רפאל" בסוג 3 (דהיינו: תכשירי קוסמטיקה) (ראה נספחים ב/1- ב/7 לכתב-התביעה). כן העלתה טענה לפיה הסימן "רונית רפאל" הוא סימן מוכר היטב.
האם השימוש שעשתה הנתבעת בסימן "רונית רפאל" עולה כדי הפרה של סימני המסחר של התובעות? ככל שהתשובה לכך חיובית, אפנה לבחינת טענות ההגנה אותן העלתה הנתבעת.
7. פעולה המהווה "הפרה" של סימן מסחר מוגדרת בסעיף 1 לפקודה באופן הבא:
"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך:
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לעניין טובין מאותו הגדר;
(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור;"
הפרה של סימן נקבעת, כאשר נעשה שימוש בסימן "הדומה לו", וּלעניין טובין "מאותו הגדר". דרישת חשש להטעיית ציבור הצרכנים ולבלבולם בין המוצרים בשווקים המסחריים קיימת על-פי הסעיף האמור כאשר מדובר בסימן מסחר מוּכּר היטב שאינו רשום. בענייננוּ, טענו התובעות כי הסימן "רונית רפאל" בו נעשה השימוש על-ידי הנתבעת הוא סימן רשום, אך גם סימן מוּכּר היטב.
8. בענייננוּ מדובר בשימוש הנתבעת בסימן הדומה מאוד לסימני התובעות. בפסיקה פותחו מספר מבחני-עזר לבחינת מידת הדמיון בין סימנים, כאשר העיקרי שבהם הוא "מבחן המראה והצליל". מבחנים נוספים עשויים לסייע בקביעת היקף ועוצמת ההפרה בהתאם לנסיבות המקרה, כגון: מבחן סוג הסחורות והשירותים, מבחן חוג הלקוחות ומבחן יתר הנסיבות.
בנסיבות האמורות, הרכיב הדומיננטי בסימני התובעות הוא שמה של התובעת 1: "רונית רפאל", אשר הפך למוּתג מוּכּר היטב ובעל מוניטין רב. רכיב זה מהווה הרכיב הדומיננטי אף בסימן בו עשתה הנתבעת שימוש "pure beauty- בהנהלת רונית רפאל". יתרה-מכך, מאחר ושני הצדדים עוסקים באופן רחב בתחום מדע היופי והקוסמטיקה, אף התוספת לסימן הנתבעת "pure beauty" אינה תורמת ליכולת להבחין בין הסימנים, בפרט מאחר והתובעות עושות שימוש בסימנים רשומים אחרים דומים במשמעותם, וכן במראה וּבצליל שלהם לצירוף זה, כגון: "רונית רפאל- מדע היופי" ו- "RONIT RAPHAEL - THE SCIENCE OF BEAUTY."
9. אשר למידת הדמיון בסוג הסחורות והשירותים, טוענת הנתבעת לשׁוֹני ברור בין תחומי העיסוק, לנוכח עיסוקה בקוסמטיקה בסיסית ובהסרת שיער, לעומת התובעות, המספקות לטענתה שירותי קוסמטיקה מתקדמים ונרחבים בהרבה, בעיקר בתחום ה"אנטי אייג'ינג". טענה זו אין בידי לקבל. הנתבעת בעצמה מציינת כי התובעות מספקות בין היתר גם שירותי הסרת שיער וקוסמטיקה בסיסית, כפי שהיא מספקת, ואם לא די בכך, הרי העובדה שהשירותים הניתנים שייכים לאותו תחום שירות רחב, דהיינו: תחום הקוסמטיקה והיופי, יש בה כדי לתרום באופן משמעותי לבלבול בקרב הצרכן המצוי, ואף להטעייתו. התובעות הפנו בהקשר זה לנספח י"ד לכתב-ההגנה, בו מפרטת הנתבעת את שירותיה לקהל לקוחותיה, לרבות הצעה לשירות מסוג "טיפולי פנים מתקדמים (אנטי אייג'ינג, אקנה, פיגמנטציה)", וּמכאן שהנתבעת אף שיווקה את שירותיה ללקוחותיה, ככוללים את אותם שירותים שביקשה לייחס באופן מבחין לתובעות בלבד.
לעניין חוג הלקוחות של שני הצדדים ניתן לקבוע, כי גם כאן החפיפה אינה מועטה, ומביאה להפרה של סימן המסחר בפועל, בהטעיית לקוחות פוטנציאליים. לנוכח פעילות הצדדים באותו תחום רחב של קוסמטיקה וטיפולי יופי, וכן בשל היות פעילות התובעות כלל ארצית ואף בינלאומית, והעובדה שקיימים סניפים רבים שלה ברחבי הארץ, ואף לימים בראשון-לציון, ברור כי הנתבעת פונה לחוג לקוחותיהן האפשריים של התובעות.
אני קובע, איפוא, כי שימוש הנתבעת בסימן "רונית רפאל" מפר את סימני המסחר שבבעלות התובעות, המפורטים לעיל.
10. לטענת הנתבעת, אף אם היווה השימוש אותו ביצעה בסימן "רונית רפאל" הפרה של סימנים שבבעלות התובעות, הרי עומדת לה הגנה בהקשר זה לפי סעיף 47 לפקודה, משום היות הסימן המוּפר שמה של הנתבעת (סעיף 13 לסיכומי הנתבעת). התובעות טוענות בהקשר זה, כי ההגנה המפורטת בסעיף האמור אינה מוחלטת, וכי הנתבעת עשתה שימוש שאינו בתום-לב בשמה, הכל על-מנת להיבנות מן המוניטין שצברו בו התובעות (סעיף 20 בעמ' 4 לסיכומי התובעות).
סעיף 47 לפקודה קובע כך:
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."
(ההדגשה הוספה - ג. ג.)
הכלל האמור פורש במספר נסיבות בפסיקה, ונקבע כי ההגנה שמוקנית לאדם על שימוש אמת בשמו אינה מוחלטת. כך למשל קבע בית-המשפט העליון ב-ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004):
"תכליתה של הוראת סעיף 47 היא לייצב איזון בין שני האינטרסים המתנגשים במאבק בין ההגנה על סימן המסחר לבין ההגנה על זכותו של האדם לעשות שימוש בשמו הוא. מן העבר האחד ניצב האינטרס של הציבור, המבקש להתיר לאדם להשתמש בשמו שלו. (...). מן העבר האחר, ניצב אינטרס חשוב אחר, שהפקודה באה להגן עליו, והוא עניינו של בעל סימן המסחר בשמירה על זכות הקניין שלו בסימן (...) אין לומר כי ההגנה על זכותו של האדם בשמו היא מוחלטת. ההגנה, בהיותה פרי של איזון אינטרסים, הינה יחסית בלבד. אם נאמר אחרת, נאפשר לאדם לעשות שימוש לרעה בזכותו בשמו, ואין חולק שלא לכך כיוונה הוראת סעיף 47. אין ליתן לאדם רישיון בלתי-מוגבל לעשות שימוש בסימן מסחר של אחר, תוך פגיעה בוטה בזכויותיו של האחר ותוך הטעיית הציבור. אין אדם רשאי לעשות כן אף אם רצה המקרה וסימן המסחר משמש גם כשמו שלו.
אשר-על-כן, קם הצורך לסייג את ההגנה המוענקת לאדם העושה שימוש בשמו שלו תוך פגיעה בסימן מסחר של אחר. זכות השימוש מותנה בכך שהשימוש שנעשה בשם יהא שימוש בתום-לב." (ההדגשות הוספו - ג. ג.)
בהמשך הדברים מוסיף השופט א' ריבלין ומפנה אף לדרישת השימוש ה"הוגן" של אדם בשמו, על-מנת שתחול עליו ההגנה האמורה (לעניין "מבחן ההוגנות" ר' גם: עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה, כרך ב' 882 (מהדורה שלישית, 2010)).
בענייננוּ, הנתבעת עשתה שימוש בשם נעוריה המלא, הזהה לסימן שבבעלוּת התובעות, בתחום השירותים אותם הקנו התובעות ללקוחותיהן, בעודה מודעת היטב לקיומו של מוּתג התובעות בטרם עשתה בו שימוש, ואף למוניטין הרב שצבר מוּתג זה (מכתבהּ של הנתבעת מיום 01.06.2011, נספח ח' לכתב-התביעה). לוּ ביקשה הנתבעת לעשות שימוש בתום-לב בשמה, יכלה להשתמש בשמה הפרטי בלבד, באופן שאינו מבלבּל צרכנים פוטנציאליים באשר לזהותה.
למעשה ההבדל המרכזי בין שירותי הנתבעת לבין שירותי התובעת הוא בגודל וּבהיקף, וזהו מצב קלאסי המהווה קרקע נוחה לנתבעת להיבנות מהמוניטין הרב שצברו התובעות בתחום עיסוקה.
שימושו של אדם בשמו צריך שייעשה באופן הוגן ובתום-לב במידת האפשר, ותוך שמירה על ערכים צרכניים אחרים המתנגשים עם חירותו זו. במקרה שלפנַי אינני מוצא כי השימוש שנעשה היה בתום-לב, וּלפיכך אין הוא חוסה תחת ההגנה המנויה בסעיף 47 לפקודה.
עוולת גניבת עין
11. לטענת התובעות, מעשי הנתבעת המפורטים לעיל עולים גם כדי גרימת עוולת גניבת עין כלפיה, בניגוד לסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"). הנתבעת טוענת בהקשר זה כי התובעות לא הוכיחו את יסודות העוולה כנדרש לפי הסעיף האמור (סעיף 15, בעמ' 9 לסיכומי הנתבעת).
12. סעיף 1 לחוק קובע לעניין גניבת עין, כדלקמן:
"(א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.
(ב) שימוש של עוסק בשמו בתום-לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין."
על הטוען לקיומה של עוולת גניבת העין, להוכיח את התקיימות היסודות הבאים: (1) כי רכש מוניטין בטובין או בשירות באופן שהציבור מזהה את תדמיתם החיובית עימו; (2) כי מעשי הנתבע מביאים לכך שהציבור מוטעה לחשוב או עלול לטעות לחשוב כי הטובין או השירות הניתנים על-ידי הנתבע הינם בעצם של התובע (ראה ע"א 7980/98 פרוינדליך נ' חליבה, פ"ד נד(2), 856, 866; ע"א 1898/12 מרכז המתנות נ' קארשי, 09.09.14, סעיף 16 לפסק-דינה של כב' השופטת א' חיות).
13. בענייננוּ, משמדובר בסימן אשר לא ניתן לחלוק על המוניטין שצבר (ר' למשל נספחים ה/1-ה/15 לכתב-התביעה), ואף לנוכח מסקנתיּ לעיל בעניין פוטנציאל הטעיית הציבור (ראה סעיפים 9-8 לעיל), ניתן לקבוע כי מתקיימים אף יסודותיה של עוולת גניבת העין. לעניין הסייג המצויין בסעיף 1(ב) לחוק, הרי גם בהקשר זה נקבע זה מכבר בפסיקה כי ההגנה על עוסק בשמו בתום-לב אינה מוחלטת, אלא היא יחסית. בהקשר זה נקבע בעניין חליבה, כי:
"עצם השימוש בשמו של אדם כמבטא זהות אישית של בעל העסק מניח קיומה של מודעות מוקדמת בציבור כי עשויים להתקיים עסקים נוספים בשם דומה או זהה שייתכן שהם גם בעלי תכנים זהים או דומים. מכאן ברור גם הצורך החל על לקוח במקרים מתאימים לבדוק פרטנית אם העסק הנושא שם של אדם שעמו הוא מבקש ליצור קשר הוא אכן עסקו של מי שעמו הוא מבקש להתקשר או שמא של מתחרהו. לשון אחרת - השימוש בשמו של אדם בעסקו מאותת מלכתחילה לציבור הלקוחות על קיום אפשרות שיימצאו עסקים אחרים בעלי שם דומה ולפרקים גם בעלי תוכן עסקי דומה."
בהמשך פסק-הדין האמור נקבע כי:
"מדובר בהגנה יחסית בלבד, במובן זה שהגנת השם כפופה בכל מקרה לתנאי כי אין בשימוש בשם כדי להעלות חשש סביר להטעיית הציבור."
14. בנסיבות דנן, נראה כי פוטנציאל הטעיית הציבור ברור, לנוכח השימוש בשם המדוייק של תובעת 1, אשר הפך למוּתג מוּכּר בבעלוּת התובעות, וכן לנוכח הזהותּ בתחום העיסוק. במצב זה, אינני סבור כי ההגנה האמורה הניתנת לאדם לעשות שימוש בשמו, חלה.
שיעור הפיצוי
15. בסיכומיהן מפרטות התובעות מספר רכיבי פיצוי המבוקשים על-ידיהן, בסך כולל של 500,000 ש"ח. הסכום המבוקש מבוסס על עילת הפרת הסימן המסחר בגינה מבקשות התובעות פיצוי על דרך האומדן, בסך של 20,000 ש"ח עבור הפרת כל אחד מהסימנים, וּבסך כולל של 140,000 ש"ח, על עילת גניבת העין בגינה מבקשות פיצוי נוסף ללא הוכחת נזק בסך של 300,000 ש"ח, וכן פיצוי נוסף בגין עגמת נפש, בסך 60,000 ש"ח.
התובעות טוענות כי הנתבעת עשתה שימוש נרחב ביותר במוּתג שבבעלותן, בפרסום באינטרנט וּבשלטים וכן באמצעות רשתות חברתיות, וּלפיכך גרמה לנזק רב למוּתג ולמוניטין המיוחס לו.
הנתבעת טוענת כי אין לחייבה כלל בפיצוי. לטענתה, לא הוכיחו התובעות קיומו של מוניטין, ולפיכך אינן זכאיות לפיצוי ללא הוֹכחת נזק בגין עוולת גניבת העין, וכי לעניין טענת הפרת סימן המסחר, חלה הגנה לפי סעיף 47 לפקודה.
16. אכן, קיימים מספר הבדלים עקרוניים בין עילת התביעה לפי הפרת סימן מסחר לבין עילת גניבת העין. הבדל מהותי ביניהן נובע מהיותו של סימן המסחר זכות קניינית רשומה, ואִילו גניבת העין היא זכות קניינית הטעונה הוֹכחה, בהתבסס על הוֹכחת מוניטין. בענייננוּ, מצאתי כי מתקיימים יסודות שתי העילות האמורות.
לעניין הפרת סימני המסחר, היות וּבענייננוּ מדובר באותה מסכת עובדתית הרי אין לקבוע כי אותן הפעולות היווּ הפרה נפרדת עבור כל סימן רשום שבבעלוּת התובעות. מִנגד, נראה כי יש ממש בטענת התובעות להֱיוֹת הסימן "רונית רפאל" גם סימן מסחר מוּכּר היטב, בפרט לנוכח התבטאותה של הנתבעת עצמה בהקשר זה במכתב התשובה אותו העבירה לבא-כוח התובעות ביום 01.06.2011 (נספח ח' לכתב התביעה), ובו ציינה בין היתר:
"מעולם לא השתמשתי במותג של הגב' "רונית רפאל" שכבודה במקומה מונח."
ניתן לסכם בשלב זה ולקבוע, כי לתובעות עמדה הגנה רחבה על הסימן "רונית רפאל", אף טרם רישומו.
אגב כך יוּער, כי טענה נוספת של הנתבעת - לפיה הסימנים הרשומים כסימנים 219217 ו- 219218 אושרו רק ב- 2011, ולכן לא היו בתוקף בתקופה בה עשתה היא שימוש בשם "רונית רפאל" - נדחית, מן הטעם הפשוט שתוֹקפּוֹ של סימן חל רטרואקטיבית מיום הגשת הבקשה (סעיף 31 לפקודה), וּבהקשר זה תוֹקפּם של הסימנים האמורים חל משנת 2009, כפי שניתן לראות במסמכי הרישום (נספחים ב/6 ו-ב/7 לכתב-התביעה).
הכלל הוא, כי ניתן לקבוע פיצוי בגין הפרת סימן מסחר על דרך האומדן (ראה ע"א 4500/90 הרשקו נ' אורבוך, פ"ד מט(1), 413, 419 (1995)). ניתן בענייננו להתחשב בהיקף ההפרה היחסית מצומצם, בעובדה שהנתבעת אכן עשתה שימוש בשם נעוריה לזיהוי עם עִסקהּ, וּבעיקר בכך שהנתבעת הסכימה לקבל על עצמה צו מניעה קבוּע האוסר עליה המשך שימוש בשם זה, ואף הגיעה להסכמה עם התובעות לעניין השם בו תעשה שימוש בעתיד. בהתחשב ביֶתר נסיבות העניין כמפורט לעיל, אני קובע כי בגין הפרת סימני המסחר של התובעות תחוייב הנתבעת בפיצוי בסך של 20,000 (עשרים אלף) ש"ח.
לעניין גניבת העין שביצעה הנתבעת, בפרט בהתחשב בכך שעִסקהּ של הנתבעת פונה לחתך דומה ביותר, אם לא זהה, של לקוחות פוטנציאליים, ניתן לקבוע כי אכן נגרם נזק מסויים למוניטין המוּתג שבבעלוּת התובעות. בהקשר זה קובע סעיף 13 לחוק כך:
"13.(א) בית-המשפט רשאי, על-פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים...."
בנסיבות העניין, אני קובע כי הנתבעת תחוייב בפיצוי נוסף בסך של 20,000 (עשרים אלף) ש"ח בגין עוולת גניבת העין.
סעד
17. בשים-לב לשיקולים דלעיל (וכהשלמה לפסק-הדין החלקי), אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעות (ביחד) פיצוי בסך כולל של 40,000 (ארבעים אלף) ש"ח, להיום.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעות את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 11,000 (אחד עשר אלף) ש"ח, להיום. ארכה לביצוע התשלומים לפי פסק-הדין עד יום 19.10.14."
ראה גם:
{ה"פ ת"א) 13408-02-14 קולקשן סוהו נ' אלקטרה נדלן בע"מ, תק-מח 2014(1), 32136 (09.03.2014), ת"א (ת"א) 14824-10-13 גלידת שטראוס בע"מ נ' אֹסם השקעות בע"מ, תק-מח 2014(1), 16512 (13.02.2014)}

8. רישום סימני מסחר - תצוגת מסך - איפון
ב- (יר') 236294 / Apple Inc. דחה רשם הפטנטים המדגמים צ וסימני מסחר רישום סימן מסחר בקשה לרישום סימן מסחר מס' 236294 שהוגשה ביום 9.3.2011, בסוג 9 עבור: "מתקנים אלקטרוניים דיגיטאליים הנישאים ביד לשימוש כטלפון נייד, נגן אודיו ווידאו דיגיטלי, מחשב הנישא ביד, עוזר אישי דיגיטאלי, ארגונית אלקטרונית, פנקס רשימות אלקטרוני, לוח שנה אלקטרוני, קורא ספרים אלקטרוני, מחשבון ומצלמה, לשליחת וקבלת דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים אחרים, ולגישה לאינטרנט, כולם הנכללים בסוג 9".

"הבקשה תובעת דין-קדימה מבקשה לרישום סימן מסחר בהונג קונג מס' 301711061 מיום 09.09.2010. הסימן, שאינו מלווה במלל כלשהו, נראה כך...
1. במכתבו מיום 10.01.2012, השיב בוחן מחלקת סימני מסחר (להלן: "המחלקה") כי הסימן המבוקש איננו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") כיוון שאינו מיועד לשמש לסימון סחורות, אלא הוא דמות הסחורה עצמה. כן התבסס הבוחן לעניין זה על הוראותיו של חוזר רשם מ.נ. 61 בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים- עדכון מיום 29.04.2008. עוד הפנה הבוחן את תשומת-לב המבקשת כי הדרך הראויה להגנה על עיצובים הינה באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם והסביר כי על-מנת שיישקל רישומו של סימן תלת ממדי יש להוכיח בחומר ראיות כי הדמות המבוקשת ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי וכן כי רכש הסימן אופי מבחין כתוצאה משימוש.
2. לכך השיבה המבקשת ביום 08.05.2012 כי המוצר עמו מזוהה הסימן המבוקש הינו מכשיר טלפון סלולרי "אייפון 4", שזכה להכרה ולהוקרה בקרב קהל צרכנים בארץ ובעולם, וכן מזוהה עם המבקשת באופן בלעדי. לטענת המבקשת, הסימן נרשם במדינות רבות וביניהן אוסטרליה, ארה"ב, אוקראינה, טורקיה, שוויץ, יפן, צרפת, האיחוד האירופי והונג קונג. באותו מכתב ביקשה המבקשת לבסס רישומו של הסימן המבוקש על סעיף 16 לפקודה ונוכח סימן המסחר הרשום מס' 3,470,983 בארה"ב (להלן: "סימן 983'").
3. ביום 28.05.2012 השיבה המחלקה כי אין בהצעת המבקשת לבסס את רישום הסימן על רישום בחו"ל כאמור בסעיף 16 לפקודה כדי להתגבר על הליקויים שהועלו. כמו-כן, חזרה על הדרישה להוכיח באמצעות ראיות כי הדרישות שבחוזר רשם מ.נ. 61 ומצוינות לעיל מתקיימות.
4. ביום 10.12.2012 השיבה המבקשת וטענה כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין, כי הוא משמש בפועל כסימן מסחר ומזוהה באופן חד-משמעי עם המבקשת וכי אינו ממלא תפקיד אסתטי או פונקציונלי. לטענתה, הסימן מושא הבקשה והמוצר ייחודיים ויוצאי דופן בהשוואה למוצרים דומים והמבקשת היתה הראשונה שהגתה את העיצוב המבוקש למוצרים מהסוג המבוקש. לתמיכה בטענותיה הגישה המבקשת תצהיר של מר Thomas R. La Perle, מנהל במחלקה המשפטית במבקשת. מר La Perle חזר על טענות המבקשת והוסיף מספר דגשים כדלקמן:
א. בסעיף 5 לתצהירו הסביר מר La Perle כי "The Application is for the design of Apple's distinctive iPhone telecommunications device featuring Apple's unique product configuration and colorful icon display";
ב. הפרסום של מכשיר האייפון על-ידי המבקשת הוא לרוב מינימליסטי כשהרכיב המרכזי בפרסום מסוג זה הוא עיצוב המכשיר המופיע בבקשה לרישם הסימן ("the product's design" - כהגדרת מר La Perle). כן הסביר כי "Consumers identify the get up with the product and Apple as its source".
ג. המבקשת משקיעה סכום נכבד בפרסום האייפון ברחבי העולם במגוון אמצעי תקשורת, לרבות האינטרנט, ערוצי טלוויזיה מקומיים ובינלאומיים, לוחות מודעות, עיתונים ומגזינים.
5. לתמיכה בטענותיו אלה צירף מר La Perle לתצהירו נספחים הכוללים דוחות נתוני מכירות של מוצרי המבקשת בשנים 2009, 2010 ו- 2011, דו"ח הכנסות עבור רבעון 4 לשנת 2012 של הכנסות ממכירות ברחבי העולם עבור מוצרים שונים, תמונות של שלטי חוצות המפרסמים מכשירי אייפון מסוגים שונים בחו"ל, צילומי מסך של אתרי מרשתת שונים בהם מוצגים מכשירי אייפון מסוגים שונים וצילום מסך של העמוד הראשון של תוצאות החיפוש במרשתת שהתבצע בעזרת מנוע החיפוש Google עבור המילה "iphone".
6. לאחר דברים אלה התייצבה המבקשת להשמעת טענותיה בפני ביום 04.03.2014.
דיון
7. נקודת המוצא לדיוננו הינה הקביעה בסעיף 1 לפקודה כי סימן מסחר יכול שיהא בשני ממדים או בשלושה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהגדרת המונחים "סימן" ו"סימן מסחר" בהאי לישנא:
" "סימן" - אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;
"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם."
8. דבר היות הסימן תלת-ממדי לא צויין בטופס הבקשה ומן האמור יש להניח כי הסימן המבוקש הינו בשני ממדים. כמו-כן, בדיון שנערך בפני הבהיר ב"כ המבקשת כי מדובר בבקשה לרישום סימן דו-ממדי של חזית מכשיר האייפון - מלבן עם פינות מעוגלות ועם סידור אייקונים מרובעים המסודרים בשורות של רביעיות (סידור הניתן לשינוי) (ר' פרוטוקול הדיון מיום 04.03.2014, עמ' 2 שורה 23- עמוד 3 שורה 2).
9. במאמר מוסגר אציין כי בתקנות סימני המסחר (תיקון), התשע"ד-2013 (ק"ת 7298 עמ' 84, כ' בחשוון התשע"ד, 24.10.2013) נקבעה החובה להגיש ציור או תמונת הסימן התלת-ממדי המבוקש באופן בו ניתן יהיה להבחין בדמותו מכל הצדדים (ראה תקנה 15 לתקנות סימני המסחר, 1940). ואולם, הבקשה שבפניי הוגשה ממילא לפני מועד התחילה של התיקון כך שגם אם יימצא כי עסקינן בבקשה לרישום סימן תלת ממדי, לא נדרשה הגשת תיאור ויזואלי נוסף כאמור.
10. על הקושי לסווג סימן מסחר כסימן תלת-ממדי עמדתי בהחלטתי בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 184325 (דמות של בקבוק) The Coca-Cola Company, פורסם באתר רשות הפטנטים וכן פורסם באתר האינטרנט נבו (27.09.2012). באותו עניין הובהר כי ייצוגו הגראפי של המוצר או אריזתו יכול שייעשה בשני ממדים או בשלושה. עוד הובהר כי הבחירה לייצג את הדמות בשניים או בשלושה ממדים אינה צריכה בהכרח לגרור אמות-מידה שונות לבחינת כשירות הסימן לרישום.
11. סימנים המהווים את צורת המוצר עצמו או את צורת אריזתו של מוצר (וכן סימנים שאינם קשורים למוצר או לאריזה), לרוב מסווגים כסימני מסחר תלת ממדיים, כפי שנדון הדבר בפסק-הדין בעניין ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, (פורסם באתר האינטרנט נבו, 23.03.2008) (להלן: "עניין טופיפי") (בקשה לדיון נוסף בעניין זה נדחתה על-ידי בית-המשפט ב- דנ"א 4237/08 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ נ' August Storck KG, פורסם באתר האינטרנט נבו (05.10.2009). בעניין טופיפי הועלתה האפשרות כי המגבלות החלות לגבי רישומם של סימני מסחר תלת-ממדיים הנוגעות לצורתו של מוצר, יוחלו אף על רישומו של סימן דו-ממדי המורכב מהצגה גרפית של צורת המוצר (ראה בפסקה 6 לפסק-הדין). פסיקה זו מתיישבת עם החלטות בית-הדין האירופי באותו עניין, כפי שפירש אותם בית-המשפט העליון בעניין טופיפי:
"רק צורה אשר חורגת באופן ממשי מהצורות המקובלות במסגרת הענף הרלוונטי, צפויה להיחשב כבעלת אופי מבחין אינהרנטי. במילים אחרות, על הצורה הנבחנת להיות בעלת מאפיינים כה ייחודיים, עד כי הצרכן צפוי יהיה לתפוש אותה כמסמלת את מקור הטובין (C-456/01, 457/01 Henkel KGaH v. OHIM (2004), sections 34-39. מצוי באתר האינטרנט של ה- ECJ: http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm; כן ראו רוג'רס, עמ' 171-169). יצויין, כי ה- ECJ פסק שהכללים הנזכרים חלים אף ביחס לסימנים דו ממדיים המורכבים מהצגה גרפית של צורת המוצר (C-25/05 August Storck KG v. OHIM, sections 25-29 , מצוי אף הוא באתר האמור)" (ההדגשות אינן במקור).
12. לפיכך ההבחנה החשובה הינה מהי הדמות אותה מנסים לרשום כסימן מסחר. אם היא מהווה את אריזת המוצר או המוצר עצמו, הרי שיש להחיל עליה את הפסיקה הנוגעת לסימנים תלת-ממדיים ואת חוזר הרשם בעניין זה.
13. בענייננו טען ב"כ המבקשת כי הוא מגן על חזית המוצר בלבד ולא על דמותו התלת-ממדית ועל-כן אין מקום להחיל את ההלכות הנוגעות לסימני מסחר תלת-ממדיים. כאמור, סבורה אני כי השאלה אינה מספר הממדים אלא אופייה של הדמות. ככל שמדובר בצורת המוצר, הרי שהשיקולים וההלכות אינם יכולים להיות שונים.
14. לאחרונה, ביום 16.03.2015, הופץ חוזר רשם 032/2015 - סימני מסחר "בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים" (להלן: "חוזר 32"). בהוראותיו ישנה חזרה על האמור בחוזר מ.נ. 61 אשר בוטל עם כניסת חוזר חדש זה לתוקף, אך ניכרת הקלה מסויימת בכל הנוגע לדמויות מוצרים או אריזות הכוללות רכיבים בעלי אופי מבחין, כגון סימן הבית של המבקש. לאור האמור, אבחן במסגרת ההחלטה את כשירות הרישום של הסימן שבפניי באמות-מידה מקלות אלה ככל שהן ישימות לענייננו.
15. בפתח הדברים יש לבחון האם הסימן המבוקש משמש בפועל כסימן מסחר בהתאם להגדרה הקבועה בסעיף 1 לפקודה. בהקשר זה אומר המלומד א. ח. זליגסון בספרו דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, עמ' 7 - 8 (1973) (להלן: "זליגסון") כך:
"לעניין סחורה": בא ללמדנו שסימן מסחר צריך להיות קשור לסחורה וצריך לסמל את המקור של הסחורה:
לפיכך סימן מסחר לא יכול להתקיים כאשר לסמל יש קשר ענייני או תכני לסחורה."
16. כפי שהובהר בעניין טופיפי, כאשר הסימן מהווה צורת המוצר, הציבור ייטה לסבור כי צורה זו נבחרה מטעמים הזרים לדיני סימני המסחר, דהיינו שלא לצורך זיהוי מקור הטובין אלא מטעמים פונקציונאליים או אסתטיים:
"מאחר שצורתו של המוצר ממלאת כאמור תפקידים נוספים, אשר אינם קשורים למטרתו של סימן המסחר, עשויים הצרכנים לראות בצורה ביטוי לתפקידים אלו ולא להתייחס אליה כאינדיקציה למקורו של המוצר. במילים אחרות, הציבור עשוי לסבור כי צורת המוצר, אפילו היא ייחודית, נבחרה מטעמים פונקציונליים או אסתטיים ואינה קשורה כלל למקורו של המוצר."
17. הדמות שנתבקש רישומה כסימן מסחר הינה טלפון סלולרי בצורת מלבן בעל מסגרת שחורה, ובתוכו מלבן נוסף (מסך הטלפון הנייד) על גביו כמה שורות של ריבועים, שהינם למעשה אייקונים המסודרים בסדר כלשהו. ההגנה שניתנה לסימן המבוקש בארה"ב הינה הגנה ספציפית מאוד- זאת ניתן ללמוד מההערות הרבות שעל גבי נסח הסימן שצורף. המדובר בהגנה על אייקונים ספציפיים, בסדר מסויים, תוך הסתלקות מצבעים וממילים. בבקשה שלפני לא מפורטות הגבלות אלה ולכך אתייחס בהמשך.
18. להשוואה, בדין האירופי, מוגבל רישומם של סימני מסחר שהינם דמות הסחורות עצמן. סעיף 7 לדירקטיבה האירופאית Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark שם נקבעו העילות לאי כשירות אבסולוטית של סימן לרישום, קובע כך:
"1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
…
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape which gives substantial value to the goods;"
19. סעיף-קטן 3 ממשיך וקובע כי סימנים שרכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש יירשמו, למרות האמור בסעיף-קטן 1. הקלה זו אינה חלה על הסייג הקבוע בסעיף-קטן (1)(e), דהיינו, גם אם ינסה המבקש להוכיח אופי מבחין לסימנים המהווים אך ורק את צורת המוצר ועונים על אחד משלושת הקריטריונים הנוספים המפורטים שם, לא יזכה הסימן בהגנה כסימן מסחר. ראו גם T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydencoper European Trademark Law, p. 103 (2010):
"In connection with the fact that the absolute ground for exclusion of Article 3(1)(e) Directive cannot be overcome by acquiring distinctive character through use, it is also relevant to asses whether or not the shape previously gave the product substantive value. The grounds for exclusion may not arise before the shape has acquired a reputation as a distinctive sign. In that case: once affected by the absolute exclusion, this exclusion always applies."
20. זאת ועוד, השאלה אם סימן נכנס לאחד מן הסייגים הקבועים בסעיף 7(1)(e) הינה שאלה הקודמת לשאלה אם רכש הסימן אופי מבחין (שם, בעמ' 99 - 100).
21. כפי שנטען בדיון בפניי, מגבלה זו שבדין האירופי חלה רק כאשר הסימן כולל אך ורק צורת מוצר העונה לאחד משלושת התנאים שבסעיף. מגבלה זו אינה חלה כאשר הצורה כוללת רכיב נוסף (שם, שם). בקביעה שבחוזר 32 כי הוספת סימן הבית לצורת המוצר עשויה לפתור מן הצורך להוכיח את מבחני כשירות הרישום של הסימן בהתאם לעניין טופיפי, דומה החוזר לדין האירופי בהקשר זה.
22. בענייננו, אין הסימן המבוקש כולל רכיב הנוסף לצורת המוצר עצמו, ועל-כן נראה כי אין בחוזר הרשם כדי לסייע לה.
23. אך לטענת המבקשת אין הצורה מוכתבת לחלוטין מן התפקיד האסתטי או הפונקציונאלי שהיא ממלאת ועל-כן היא צולחת את המשוכה שבדין האירופי ואף את המשוכה שנקבעה בעניין טופיפי:
"זאת ועוד, נראה כי האינטרס לרישום צורת המוצר כסימן מסחר חזק יותר מקום בו מבקש הרישום מוכיח כי הצורה משמשת בפועל לבידולו של המוצר ולהגנה על המוניטין (אופי מבחין נרכש), מאשר במקרה בו טוען הוא כי לצורת המוצר יש פוטנציאל לבידול ולהגנה כאמור (אופי מבחין אינהרנטי). אכן, החשש מפני פגיעה בתחרות כתוצאה מהקושי לקבוע מבחנים ברורים באשר לתפקידה האסתטי או הפונקציונלי של צורת המוצר (פסקה 29 לעיל), רלוונטי אף ביחס לחלופה של אופי מבחין נרכש. אף-על-פי-כן, דומה כי מכלול השיקולים ביחס לחלופה זו מובילים למסקנה לפיה ראוי להכיר באפשרות לרשום צורות תלת ממדיות של מוצרים כסימני מסחר על-פי החלופה של אופי מבחין נרכש. משמע, באותם מקרים בהם יוכח בבירור כי צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו של המוצר, וכי הצורה אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי - תהא הצורה כשרה לרישום כסימן מסחר.
...
כך או כך, למצער ככל שהדבר נוגע לסימני מסחר תלת ממדיים המורכבים מצורתו של המוצר, אין מנוס מן המסקנה לפיה היותו של הסימן בעל אופי פונקציונלי (או אסתטי) שולל את כשרותו להירשם כסימן מסחר, וזאת אף אם יוכח כי רכש אופי מבחין למעשה. "
24. מכאן שבית-המשפט העליון סבר כי אם צורת המוצר הינה בעלת אופי פונקציונאלי (או אסתטי) ממשי, די בכך כדי לשלול את כשירותה, אף אם יוכח כי היא בעלת אופי מבחין נרכש. בשונה מן הדין האירופי עשה בית-המשפט העליון שימוש במלה "ממשי" ולא במלה "בלעדי" (exclusively) בה עושה שימוש סעיף 7(1)(e). נראה כי מדובר במשוכה גבוהה יותר מזו שהציב הדין האירופי. ראה גם דברי בית-המשפט המחוזי בעניין עש"א (ת"א) 59175-12-12 STOKKE AS נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר נבו, 26.11.2013) (להלן: "עניין STOKKE"):
"בית-המשפט בעניין טופיפי קבע כי סימן תלת מימדי לא ירשם אם הוא בעל אופי פונקציונאלי או אסתטי "ממשי", ובמקום אחר הבהיר כי הכוונה היא לאופי פונקציונאלי או אסתטי שהוא "מעבר לזניח". ברי, אם-כן, שבית-המשפט לא התכוון להגביל את הרישום רק במקרי קיצון, בהם הסימן הוא בעל אופי פונקציונאלי או אסתטי "דומיננטי". בית-המשפט היה ער לעובדה שבמרבית המקרים לצורתו של מוצר נודעת חשיבות הן במישור הפונקציונלי והן במישור האסתטי, וזו בדיוק הסיבה שסרב לאפשר רישום של סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת המוצר לפי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי (פסקאות 12 ו-29)."
25. בענייננו לא הוגבל הסימן לצבעים מסויימים או לאותיות או רכיבים ספציפיים. הסימן הינו תמונת חזית של מכשיר אייפון ועליו שלוש שורות צמודות של ריבועים (תמונות האפליקציות) וכן שורה נוספת בתחתית התמונה. טען ב"כ המבקשת בדיון שבפני כי ניתן לייצר טלפונים חכמים בהרבה צורות ובהרבה מבנים (עמוד 9 שורה 15 לפרוטוקול הדיון). טענה זו מצטרפת לטענותיה של המבקשת בכתב כי היתה היא הראשונה שהגתה את העיצוב המכשיר הטלפון החכם. כן הדגים ב"כ המבקשת בטענותיו את מבחן התחליפיות מדיני המדגמים וטען כי במידה וקיימת תחליפיות רלוונטית ואפקטיבית ניתן להסיק כי העיצוב אינו בעיקרו פונקציונלי או אסתטי (עמוד 11 שורות 22-18 לפרוטוקול הדיון).
26. מבחן התחליפיות יכול לסייע למבקשת בכל הקשור לדרישת הפונקציונאליות, אך אין בו כדי לסייע בידיה בהיבט האסתטי.
27. על-מנת להוכיח את תחליפיות העיצוב, הגיש ב"כ המבקשת תמונות של טלפונים חכמים שאינם של המבקשת. אין ספק כי במרבית תכונותיהם קיים דמיון רב בין הטלפונים החכמים שבשוק. צורתם המלבנית של הטלפונים, צבעם וסידור האייקונים על גביהם הינה צורה מקובלת וידועה. ככל שיש הבדלים בין אותם עיצובים דומים, ניתן לייחס אותם להעדפה אסתטית ולא הובאו בפניי ראיות לסתור זאת. טענה דומה נדחתה גם בעניין STOKKE, שם קיבל בית-המשפט המחוזי הנכבד את עמדת הרשם כי ישנו דמיון פונקציונאלי בין הכסא הספציפי לבין הכסאות התחליפיים וכי העיצוב השונה מושפע משיקולים אסתטיים (סעיף 14 לפסק-הדין).
28. ב"כ המבקשת ביקש שאלמד מן ההגנה לה זכה העיצוב כ"unregistered trade dress" בבית-המשפט בקליפורניה לעניין ההגנה שצריכה להינתן לעיצוב כסימן מסחר בישראל.
29. כפי שנדון בהרחבה בהחלטת רשם הפטנטים (כתוארו אז) בעניין בקשה לרישום סימני מסחר תלת-ממדיים מס' 169447, 169448, 169449 עין גדי קוסמטיקס בע"מ, פורסם באתר רשות הפטנטים וכן פורסם באתר האינטרנט נבו (06.03.2006) (להלן: "עניין עין גדי קוסמטיקס") מקובל המונח "trade dress" במשפט המסחרי האמריקאי. כפי שציין הרשם בפיסקא 38 להחלטתו:
"ואולם, הן הפסיקה והן החקיקה האמריקאית מתייחסים להגנת סימן מסחר על "חוזי מוצר", מה שנקרא שם "Trade Dress", המוגדר, בין היתר, בסעיף 16 ל- Restatement of Unfair Competition (3rd) כדלהלן:
"The term 'trade dress' is often used to describe the overall appearance or image of goods or services as offered for sale in the marketplace. 'Trade dress' traditionally includes the appearance of labels, wrappers, and containers used in packaging a product as well as displays and other materials used in presenting the product to prospective purchasers (...)"
30. בהמשך מבהיר כב' הרשם כי ככלל על-פי המשפט האמריקאי ניתן לקבל הגנה בגין חוזי המוצר גם לפי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי, כאשר חוזי המוצר כולל את אריזתו. ואולם ככל שמדובר בחוזי המוצר עצמו, בשונה מאריזתו, יש להוכיח גם לפי הדין האמריקאי, כי החוזי רכש אופי מבחין.
31. המבקשת טוענת עוד כי היתה הראשונה לעצב מכשירי טלפון סלולריים באופן בו מעוצב המכשיר שצורתו מתבקשת לרישום. טענה זו עשויה היתה להישמע לעניין הוכחת כשירות הרישום של מדגם, אך משעה שעיצוב זה לא קיבל את הגנת המדגם והפך למקובל בתחום, אין בה כדי לסייע עוד. ודוק, מאז תיקון תקנות המדגמים אין עוד ספק כי באפשרות תצוגות מסך לזכות להגנת מדגם (ר' תקנות המדגמים (תיקון), התשע"ג-2013 (ק"ת 7237, 14.04.2013, 904, 908).
32. אופן ההגנה הראוי של תצוגות מסך (GUI-Graphic User Interface) נדונה בפסיקה האמריקאית. במאמרה Rachel Stigler, Ooey GUI: The Messy Protection of Graphical User Interfaces, 12 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 215 (2014).http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol12/iss3/3 סוקרת המחברת את אפשרויות ההגנה לתצוגות מסך על-פי הדין האמריקאי. המחברת מציעה שלוש מערכות דינים שונות להגנה על תצוגות מסך - זכויות יוצרים, trade dress ומדגמים. לעניין ההגנה ב-trade dress מסבירה המחברת כי:
"…trade dress right only attach once the GUI becomes so distinctive that it is recognizable by a majority of consumers (i.e., achieves near-famous status)…"
33. מסקנת המחברת במאמרה הינה כי יש להעדיף את הגנת המדגם לתצוגות מסך על פני הגנה על חוזי המוצר או זכויות יוצר וזאת למרות החסרונות שבהגנת המדגם:
"While at least one commentator suggests that design patents should be eliminated, arguing that protection afforded by copyright and trade dress is enough, design patents provide a more clearly-defined scope of GUI protection than copyright or trade dress (individually or combined), are gaining momentum in the courts and in the software industry, and are becoming faster and cheaper to obtain."
34. לאור הדברים שנאמרו בפסק-הדין בעניין טופופי, איני סבורה כי הדין הישראלי הלך אחר זה האמריקאי, שהרי בית-המשפט לא רק שקבע כי צורת המוצר עצמה נעדרת אופי מבחין אינהרנטי, הרי שהוא אף לא מסתפק בהוכחה כי נרכש אופי מבחין ודורש הוא כי הצורה תשמש בפועל כסימן מסחר וכי לא יהא לה תפקיד פונקציונאלי או אסתטי ממשי. כמו-כן לא הובהר די הצורך מהם התנאים למתן הגנה לחוזי מוצר שאינו רשום כסימן מסחר בדין האמריקאי, האם דומים הם לעוולת גניבת העין בדין הישראלי והאם ניתן להשליך ממתן ההגנה בקליפורניה לכשירות הרישום של הדמות כסימן מסחר.
35. לסיכום נקודה זו, סבורה אני כי אין הדמות המבוקשת משמשת בפועל תפקיד של סימן מסחר וכי יש לה תפקידים פונקציונאלי ואסתטיים ממשיים, שיש בהם למנוע את רישומה כסימן מסחר.
אופי מבחין
36. העלאת השאלה האם רכש סימן אופי מבחין, מניחה מניה וביה כי בפנינו דמות המשמשת סימן מסחר, וכאמור לא זו מסקנתי ביחס לדמות המבוקשת לרישום. חרף האמור, למען הסר ספק ולמרות שהדבר אינו נדרש להכרעה, אדון בשאלה האם רכשה הדמות המבוקשת אופי מבחין.
37. כפי שנקבע בעניין טופיפי, הקושי בקביעה כי סימנים המורכבים מצורת המוצר עצמו הינם בעלי אופי מבחין אינהרנטי נובע מקיומו של חשש מפני שימוש בטענה על-מנת לזכות בהגנת סימן מסחר שאינה מוגנת בזמן, בהשוואה להגנות אחרות במסגרת דיני הקניין הרוחני (שם, בפסקה 29). כן עולה החשש לפגיעה בתחרות בהקשר זה, אם תופקע צורת המוצר מנחלת הכלל על-ידי רישומה כסימן מסחר (שם, שם). נוכח האמור, נקבע שם כי לצורתו של מוצר לעולם לא יהא אופי מבחין אינהרנטי.
38. בהתאם לאמור, קבע בית-המשפט את המבחנים להכרה בסימן המתייחס לצורתו של מוצר כבסימן מסחר (בפיסקא 31):
"הגענו אם-כן לכלל מסקנה, כי צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשרה לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין אינהרנטי. עם-זאת, כשרה היא לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין נרכש, ובלבד שמוכח האופי המבחין הנרכש וכן היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונלי. נדגיש, כי ככל שצורת המוצר ממלאת תפקיד פונקציונלי או אסתטי (מעבר לתפקיד זניח), הרי שסימן המסחר יהא בלתי כשר לרישום אף אם רכש אופי מבחין למעשה. כמו-כן, כאשר עסקינן בצורה פשוטה ביותר, אפשר שהנטייה לקבוע כי ממלאת היא תפקיד פונקציונאלי או אסתטי תהא רבה יותר...".
עם-זאת ממשיך בית-המשפט ומסביר כי:
"אלא שלא ניתן להתעלם מהאינטרס הנגדי, אשר מתבטא בכך שבאותם מקרים בהם מוכח בבירור כי צורת המוצר ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, תוענק לה הגנה מתאימה במסגרת דיני סימני המסחר. בהקשר זה נזכיר, כי באף אחת משיטות המשפט אותן בחנו לא נקבע כלל המונע באופן מוחלט רישומן של צורות מוצרים כסימני מסחר."
39. כפי שקבע כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בהחלטתו בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 169606 Spirits International Intellectual property B.V., פורסמה באתר רשות הפטנטים, פורסם באתר האינטרנט נבו (19.04.2009):
"איני מכיר דרך טובה יותר לתאר מוצר מאשר להציג את דמותו התלת ממדית."
בהקשר זה יש לזכור כי ההגנה נתבקשה בגין טלפונים ניידים ולא בגין סחורות שאינן קשורות לדמות המוצר.
40. אופיו המבחין הנרכש של הסימן כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה ייבחן לפי תקופת השימוש בו, מידת הפרסום לה זכה וכן בבחינת האמצעים שהשקיע בעל הסימן ביצירת הקשר המחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור והאם בעקבות השימוש בסימן יקשור הציבור את הטובין או השירותים נושאי הסימן עם מקורו ראה למשל (ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה(3), 224, (1991) וכן ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח', פורסם באתר האינטרנט נבו (26.04.2004)).
41. להוכחת אופיה המבחין הנרכש של הדמות צירפה המבקשת נתוני מכירות של מכשירי המבקשת ודוגמאות לפרסומים בהם מוצגת דמות המוצר, ביניהם תמונות של שלטי חוצות שלא צולמו בישראל. עוד צירפה המבקשת צילומי מסך של אתרי אינטרנט שונים אשר כללו תמונות של מכשיר האייפון בצורה תלת ממדית ולא כפי שנתבע בסימן המבוקש. כן הוצגו בנספחים אלה תמונות של מכשירי אייפון מדגמים שונים ולא בהכרח הדגם הנתבע כסימן מסחר.
42. אין חולק כי המוצר מושא הסימן המבוקש ידוע ומוכר. אולם אין בכך די כשלעצמו בכדי להכשיר את בקשתה של המבקשת לרישום סימן המסחר המבוקש.
43. יש להעיר כי אומנם המבקשת הציגה היקפי מכירות עולמיים נרחבים עבור מכשירי אייפון (ולא בהכרח הדגם נשוא הבקשה) אך לא התייחסה לנתוני מכירות בישראל. טוב היתה עושה המבקשת לו צירפה סקר צרכנים שיתמוך בטענתה כי היא עושה שימוש בדמות המבוקש כבסימן מסחר וכי הציבור מזהה את הדמות האמורה באופן כזה (השוו: עניין STOKKE , פסקה 13 לפסק-הדין).
44. ייתכן ודמות מכשיר הטלפון המבוקש כסימן היווה בעבר עיצוב חדשני ושונה מהמקובל (מה שמחזק את ההנחה כי ההגנה הראויה עבורו היא הגנת המדגם). אך כיום, מכשירי טלפון סלולריים אינם נבדלים בעיצובם במידה כה רבה עת נבחנים הם במבט על, כתמונה דו- ממדית. מסקנה זו נתמכת במוצגים שהגישה המבקשת בשעת הדיון בהם תמונות מכשירי טלפון סלולריים רבים. כמובן שאיני שוללת את ההבדלים בפרופורציות או באופי הצגת האייקונים על גבי המסכים, אך המסקנה המתבקשת היא כי ייתכן והמבקשת היתה הראשונה להגות את תמונת הסימן המבוקש, אך כיום אין היא היחידה (ראו לעניין זה התנגדות לרישום סימן מסחר 238704 "לפידאור" שלהבת מפעל לייצור נרות בע"מ נ' פולק, שטינברג בע"מ, פורסם באתר רשות הפטנטים וכן פורסם באתר האינטרנט נבו (27.03.2014).
45. מעבר לכך, מהאמור לעיל עולה כי המבקשת בעצמה, במענה על הליקויים שהעלו הבוחנים, התקשתה להשיב מבלי להתייחס לאלמנטים פונקציונליים או אסתטיים של הדמות המבוקשת לרישום. כך, למשל, במכתבה מיום 10.12.2012 טענה המבקשת כי כל יצרניות הטלפונים עד לשלב זה שאפו לייצר טלפונים כמה שיותר קטנים וכי המבקשת היתה הראשונה ש"יצאה נגד הזרם" והשיקה מוצר הגדול ממתחריו ובכך היא חריגה וייחודית בתחום. עיצוב המוצר לטענת המבקשת, פחות נוח מהעיצוב המקובל. כן טענה כי: "התצוגה נטולת לוח המקשים כחלק אינטגראלי מהמכשיר פוגמת בנוחיות השימוש במוצר כטלפון לעומת טלפונים ניידים אחרים".
46. בנוסף, ניתן לחזור אל דבריו של מר Le Perle אשר הובאו לעיל ולפיהם:"The Application is for the design of Apple's distinctive iPhone telecommunications device featuring Apple's unique product configuration and colorful icon display."
47. לפיכך אף המבקשת אינה יכולה לחלוק על כך שלמוצר המבוקש לרישום כסימן מסחר היבטים פונקציונאליים ואסתטיים משמעותיים ביותר.
48. לאור כל אלה, לא הוכח כי הדמות רכשה אופי מבחין כסימן מסחר.
רישום הסימן על-פי סעיף 16 לפקודה
49. כבקשה חלופית נתבקש רישום הסימן בהתאם לסעיף 16 לפקודה, הקובע כדלקמן:
"(א) על-אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה:
...
(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים;
..."
50. משקבעתי כי לא הוכח כי הדמות משמשת כסימן מסחר נראה כי לא מתקיימת הרישא של סעיף 16 לפקודה. יתרה-מכך, בהיותה הדמות המוצר כשלעצמו, נראה כי חל הסייג הקבוע בסעיף 16(א)(3) לפקודה הקובע כי לא יירשם סימן הכולל אך ורק ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את ייעוד הטובין וסוג הטובין.
51. לאור האמור אני דוחה את הבקשה לרישום הסימן."

9. ניהול חשבונות באמצעות האינטרנט - בקשה לרישום סימן מסחר
ב- (יר') 256552/ חשבונית ירוקה בע"מ נדונה בקשה לרישום סימן מסחר מס' 256552 "חשבונית ירוקה Green Invoice" (לא מעוצב) בסוג 35 עבור "ניהול עסקים ושירותים להפקת חשבוניות קבלות ומסמכי הנהלת חשבונות שונים ומסמכי תיעוד פנים באופן דיגיטלי דרך האינטרנט" וכן בסוג 36 עבור "ניהול עסקים ושירותים פיננסים, טיפול בכספים, חיובים כספיים, כרטיסי אשראי וסליקת כספים באינטרנט" (להלן: "הבקשה" או "הסימן המבוקש").

כב' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר דחה את הבקשה.

"52. הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 16.06.2013 בצירוף בקשה לבחינה על-אתר שנתמכה בתצהירו של מר רמי גבאי, אחד מבעליה של המבקשת. בתצהירו מאותו היום פירט מר גבאי כי המבקשת הינה חברה המפעילה עסק להפקת חשבוניות, קבלות, מסמכי הנהלת חשבונות, מסמכי תיעוד פנים באינטרנט, עם משלוח בדואר אלקטרוני וחתימה דיגיטלית. כן הסביר מר גבאי כי המבקשת עתידה להרחיב את פעילותה בקרוב ולאפשר גישה לשירותים שמציעה מכל מחשב וטלפון סלולרי. הבחינה על אתר נתבקשה בשל תכניותיה של המבקשת להרחיב את שירותיה לתחומים נוספים ובשל החשש כי מתחריה יעתיקו את השירותים הניתנים על-ידיה.
53. ביום 19.06.2013 שלח בוחן סימני המסחר הודעה על ליקויים בו ציין כי הסימן אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") בנמקו כי "המילים חשבונית ירוקה, Green Invoice חסרות אופי מבחין לגבי השירות המבוקש" וכי אף אין בהרכב הסימן כדי להקנות לו אופי מבחין. כן ציין הבוחן כי הסימן אינו כשיר לרישום על-פי הוראות סעיף 11(10) לפקודה שכן המילים נהוגות במסחר לתיאורם של סוג הסחורות בגינם נתבקש הסימן.
54. ביום 30.06.2013 השיבה המבקשת באמצעות בא-כוחה להודעה וטענה כי הסימן הינו בעל אופי מבחין ביחס לשירותים המבוקשים בהסבירה כי השירות בגינו מתבקש רישום הסימן בסוג 35 אינו מתמצה במשלוח חשבוניות באמצעות דוא"ל, אלא בהפקת תיעוד חשבונאי באופן עצמאי באינטרנט, הכולל הפקת חשבוניות, קבלות, תעודות משלוח, תעודות זיכוי. לגבי השירותים המפורטים תחת סוג 36 לגביהם נתבקש רישומו של הסימן המבוקש נימקה המבקשת כי בכוונתה לעשות שימוש בסימן "חשבונית ירוקה" גם לגבי מתן אפשרות ללקוחותיה לבצע סליקת כספים באמצעות האינטרנט ולכן גם לגבי שירות זה אין הסימן המבוקש מתאר.
55. כן ציינה המבקשת כי היא עושה שימוש בסימן המבוקש כבר מספר שנים תחת שם המתחם (דומיין) greeninvoice.co.il (שנרכש על-ידיה ביום 27.10.2010) והוא מאבחן אותה מעסקים אחרים וממתחריה, המספקים גם הם שירותים של הנהלת חשבונות באמצעות האינטרנט. אתר האינטרנט של המבקשת עלה לאוויר, לדבריה, בשנת 2011. בנוסף ציינה המבקשת כי נרשמה כחברה ביום 26.03.2012.
56. הליך בחינת הבקשה המשיך במכתב הבוחנת מיום 01.07.2013 בו הסבירה כי: "...למרות האמור במכתבך אנו סבורים כי הסימן "חשבונית ירוקה" הוא סימן תיאורי מובהק שפרושו הפקה ירוקה של חשבוניות ללא צורך בניצול נייר להדפסה ושליחתן. למעשה שירות זה בא לצמצם את הנזק הסביבתי שיש בהדפסת חשבוניות ובאה להחליף את ההדפסה המסורתית בתפיסת עולם ירוקה וידידותית להפקת תיעוד חשבונאי באינטרנט. זאת ועוד, העובדה כי בשוק קיימים מתחרים רבים העוסקים בתחום הנהלת חשבונות באינטרנט מהווה חיזוק לעמדתנו כי מדובר באמצעי ביטוי לגיטימי שלא ניתן להפקיעו ולמנוע מיצרנים אחרים בתחום את השימוש בו...". בנוסף ביקשה הבוחנת להשמיט את הפרטה שנתבקשה בסוג 36 בשל כך שהשירותים בגינם מבוקש הסימן נכללים כולם בסוג 35.
57. ב- 9.07.20130 השיב ב"כ המבקשת במכתב נוסף בו הדגיש כי אין המדובר רק בהפקת חשבוניות ללא שימוש בנייר (הפקה ירוקה) ופירט שירותים נוספים שמספקת המבקשת באמצעות אתר האינטרנט שלה. כן טענה המבקשת כי אין הסימן המבוקש מתאר את השירותים הניתנים אלא המדובר ב"שם לוגו", כלשונה. עם-זאת, לאחר תיאור השירותים הניתנים חזרה המבקשת והסבירה כל כלל הפעולות מתאפשרות לביצוע באינטרנט, "במקום הדפסת פנקסים כאלה בבית דפוס" וכן משלוח במייל ללקוחות בית העסק המנוי. המבקשת אף הוסיפה כי הלקוחות מזהים את השירותים הניתנים באתר, בו נעשה שימוש מעל שנתיים, ומבחינים בינו ובין אתרים אחרים המספקים שירותים דומים, עובדה המעידה על היותו של הסימן שם מסחרי ולא סימן המתאר את השירות.
58. ב- 11.07.2013 השיבה בוחנת המחלקה במכתב מנומק כי לא עלה בידי המבקשת להתגבר על ההשגות שהועלו לגבי בקשתה אך אפשרה למבקשת להגיש ראיות העשויות להעיד על קיומו של אופי מבחין נרכש בהתאם לסעיף 8(ב) לפקודה. כן הפנתה הבוחנת את תשומת-לב המבקשת כי אין ברכישת שם מתחם (דומיין) כדי להבטיח את רישומו שם מסחר בשם דומה או זהה.
59. ביום 13.08.2013 הגישה המבקשת תצהיר נוסף של מר רמי גבאי בו הוסבר כי למבקשת מעל 5000 לקוחות רשומים שמייצרים מעל 1000 מסמכים ביום. כן מצטרפים לשימוש באתר כ- 400 משתמשים מדי חודש. לאור השקעות החברה בפרסום, סבור מר גבאי כי מאז שנת 2011 נחשפו אלפי גולשים לפרסומי המבקשת בשם "חשבונית ירוקה" וכי משתמשים אלה מבחינים בין המבקשת ובין אתרים אחרים- מתחריה. לבסוף הוסיף כי אף אחד ממתחריה של המבקשת אינו עושה שימוש בשם דומה וכי הסימן המבוקש משויך אך ורק למבקשת.
60. אל תצהיר זה צורפו הנספחים וביניהם תעודת רישום חברה ברשם החברות, אישור ניהול פנקסי חשבונות ממס הכנסה, חשבוניות בגין הוצאות פרסום במנוע החיפוש האינטרנטי, גוגל, צילום דפי אינטרנט, בהם מוצג פרופיל המבקשת ברשת החברתית פייסבוק, וכתבות על סקירת אתר המבקשת ופעילותה באתרי אינטרנט שונים. כן הוגשו מכתבי לקוחות העושים שימוש בשירותי המבקשת כשחלקם כוללים את עמדתם של הלקוחות לגבי הקונוטציה שמעלה בהם הסימן "חשבונית ירוקה" וכן המלצות ומשובים על שירותי המבקשת. עם-זאת אציין כבר עתה כי קשה לעמוד על טיבם של מכתבים אלה ומקורם, ואין המכתבים מקבילים לסקר צרכנים.
61. המבקשת ויתרה על זכותה להשמעת טענותיה בפני וביקשה כי בהחלטתי אתחשב בכל החומר שהוגש עד לשלב זה, וכך אעשה.
דיון
62. סעיף 8 לפקודה מגדיר את התנאי הבסיסי לרישום סימן מסחר, היותו בעל אופי מבחין, כדלקמן:
"8. (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).
(ב) הרשם או בית-המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."
63. מקובל לסווג סימני מסחר לארבע קטגוריות המצויות על ציר רציף אחד והן: סימנים גנריים, סימנים תיאוריים, סימנים מרמזים, סימנים שרירותיים ודמיוניים. סימן גנרי לא יהיה כשיר לרישום כלל לעומת סימן דמיוני שיזכה להגנה הרחבה ביותר. סימן שייחשב כמתאר יזכה להגנה מסויימת וצרה באם יוכח כי רכש אופי מבחין כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה ראה לעניין זה ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס. בי. סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", דינים עליון 2001(11), 534, פסקה 12) (להלן: "עניין עיתון משפחה").
64. על הסימן המבוקש להיבחן ביחס לטובין או לשירותים אותם מכוון לסמן, שהרי לגבי טובין מסויימים עשוי הסימן להיחשב תיאורי, אך שרירותי ביחס לטובין או שירותים אחרים (ראה ע"ר 21488-05-11 Eveready Battery Company Inc. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפסקה 27, פורסם באתר האינטרנט נבו (08.12.2011).
65. נשאלת השאלה אם הסימן המבוקש הינו בגדר שם המקובל לשירות מסוג השירותים שמיועד לסמן, או אז ראוי שיישאר פתוח לציבור, הן בשפה העברית והן בשפה אחרת, המובנת לחלק ניכר של האוכלוסייה, כגון אנגלית (ראה א' ח' זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", בעמ' 35 (1973), (להלן: "זליגסון")). סימן ששמו הינו למעשה כינוי הסחורה, קרי, הטובין או השירותים אותם מסמן הינו סימן מתאר (שם, שם).
66. נבחן, איפוא, את הסימן המבוקש. ככלל יש לבחון את הסימן בכללותו ואין לפרקו לגורמים, שכן זהו האופן שבו הוא נתפס בידי הצרכן (ראה רע"א 5454/02 טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופרהב בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו, 04.02.2003)). בענייננו מדובר בצירוף המורכב משם עצם ומשם תואר, דהיינו צירוף שהציבור יבינו כשירות או מוצר ותיאורו.
67. עם-זאת, יש לבחון את הסימן בכללותו. המלומד זליגסון הסביר בספרו כי גם סימן המורכב ממספר מלים מתארות, אינו בהכרח כשיר לרישום (ראה זליגסון, בעמ' 20):
"אין בכוחו של סימן מורכב כזה להפסיד במרוצת הזמן ועקב שימושו במסחר את המשמעות הרגילה של המלים מהן הוא מורכב, אלא הקומבינציה צריכה לגלות מלכתחילה כל כך הרבה מן הדמיון, שהאלמנט התאורי אינו גלוי כלל וכלל."
כן ראו לעניין זה החלטתי בעניין בקשות לרישום סימני מסחר 232102, ,232103 "סקי דיל", "SkiDeal" סקי דיל בע"מ, פורסם באתר רשות הפטנטים (30.01.2013).
68. בהתייחס למילה "חשבונית", ניסתה המבקשת לטעון כי השירותים המוצעים חורגים מן התחום הצר של הפקת החשבוניות, שכן היא מספקת שירותי הנהלת חשבונות כוללים. עם-זאת, הנני סבורה כי אין מנוס מלקשר את המילה חשבונית גם לתחום הרחב יותר של השירותים אותם מספקת המבקשת. גם אם המילה אינה מתארת את כל פעילותה של המבקשת, הרי שהיא מתארת נתח נכבד ממנה, אשר אינו מותיר מקום לספק מהו עיסוקה.
69. צירופים הכוללים את המלה "ירוק" מתארים דבר כלשהו הידידותי לסביבה או הקשור ליצירת תודעה בקשר לשמירה על הסביבה. בענייננו ברי כי השימוש במילה "ירוקה" מטרתו להעיד על הערך הסביבתי של השירותים שמספקת המבקשת בהיותם שירותים אינטרנטיים שאינם מצריכים שימוש בנייר. הבנת הצירוף והקשר בינו לבין השירותים אותם הוא בא לסמן אינה מצריכה את אותו רגע קט של מחשבה באופן העשוי היה להפוך את הסימן למרמז. כך גם עולה מהמסמכים שהגישה המבקשת לעיוני. ראו למשל נספח ח' ונספח ט' לתצהיר מיום 13.08.2013 בהם הוצגו כתבות המציינות כי היתרון המרכזי של אתר האינטרנט של המבקשת והשירותים הניתנים דרכו הוא הערך המוסף הסביבתי.
70. והשוו: בקשות סימני מסחר בהם נעשה שימוש במילה "green" אף עמדו לבחינה במשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקני, ה- USPTO. בשנים האחרונות הובאו לפתחה של ה- Trademark Trial and Appeal Board, שהינה ערכאת ערעור על החלטות הבוחנים ב- USPTO, שלוש בקשות לרישום סימני מסחר כאמור.
71. כך למשל, נתבקש רישומו של הסימן "AllergyGreen" עבור מצעים (כלי מיטה) (ראה In re Bargoose home Textiles Inc. 2009 TTAB LEXIS 408 (TTAB May 27, 2009; של הסימן "Green-Key" (מעוצב) עבור כרטיסי-מפתח מקרטון, העשויים מחומרים ידידותיים לסביבה (ר' In re Cenveo Corporation 2009 TTAB LEXIS 615 (TTAB September 30, 2009). כמו-כן הוגשה בקשה לרישום סימן המסחר "GREEN CEMENT" עבור חומרי בניה לא מתכתיים, שבעיקרם מבוססי מינרלים (ר' In re Calera Corporation 2010 TTAB LEXIS (TTAB March 24, 2010). בכל המקרים הללו נדחו הבקשות לרישום על-ידי משרד סימני האמריקאי בשל היותם מתארים או גנריים ביחס לטובין ולשירותים שיועדו לסמן, בין היתר בשל השימוש במילה "green" לתיאור טובין או שירותים בעלי זיקה סביבתית, מילה שכבר הפכה להיות מילונית בהקשר זה.
72. במאמר מוסגר אציין כי במילון האינטרנטי Merriam-Webster נמצאת ההגדרה הבאה למילה green:
" a often capitalized : relating to or being an environmentalist political movement
b : concerned with or supporting environmentalism
c : tending to preserve environmental quality (as by being recyclable, biodegradable, or nonpolluting)"
73. במילון רב-מילים האינטרנטי (http://www.ravmilim.co.il/) מוגדרת המילה ירוק, בין היתר, כך:
"אקולוגי, שעוסק בנושאים סביבתיים, שתורם לשמירה על איכות הסביבה."
74. בעמ' 14 להחלטת ה- TTAB בעניין סימן מסחר ""Green-Key המאוזכרת לעיל הסביר המותב כי אין די בעובדה שמבקשת הרישום היא היחידה שהגישה בקשה לרישום עבור המילים "Green-key" כדי להפקיע את המילים המרכיבות את הסימן מהכלל, בעולם בו מוצרים "ירוקים" נפוצים ביותר:
"In view of the worldwide emergence of environmentally friendly or “green” products, we find the evidence of record sufficient to establish that “green key” is generic in relation to environmentally friendly keycards. The fact that applicant may be the only one to seek registration of the term and that the product is a relatively new offering in the environmentally friendly product field does not dictate that applicant has a right to register the term and adversely impact the right of others to use it in its clearly generic sense".
גישה זו תואמת את גישת הערכאה האירופית בעניין הפקעת מלים מתארות מרשות כלל העוסקים:
"Finally, it is irrelevant whether there are many or a few competitors in the market or whether the indicated characteristic is essential - in commercial terms - to a greater or lesser extent."
(Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen & Tony Huydecoper "European Trademark Law" p. 142 (2010).)
כן רtv עמ' 7 להחלטה בעניין סימן מסחר "GREEN CEMENT" המאוזכרת:
"The term GREEN indicates that the product is environmentally beneficial. There simply can be no dispute today that the term green, ubiquitously used as an adjective with any good or service, will be perceived as an indicator that the good or service is environmentally friendly."
75. לפיכך גם מניתוח המילים המרכיבות את הסימן אין בידי כדי לקבוע כי הסימן אינו מתאר את השירותים הניתנים על-ידי המבקשת. פרטת הסימנים בגינם נתבקש רישום הסימן מעידה כי הסימנים לכל הפחות מתארים לגבי השירותים המבוקשים.
76. לסיכום חלק זה, בבחינת הסימן בכללותו, הנני סבורה כי הציבור יראה את הסימן המבוקש כצירוף המלים "חשבונית" ו"ירוקה" מבלי שתתווסף לצירוף משמעות מעבר לפירוש המלים הרגיל. בשל כל האמור אין לי אלא לקבוע כי הסימן נוגע במישרין למהות השירותים כמשמעות מונח זה בסעיף 11(10) לפקודה וכי הוא חסר אופי מבחין אינהרנטי. נכון הוא הדבר גם לגבי צירוף המילים "Green Invoice" בשפה האנגלית המבוקש גם הוא במסגרת בקשה זו.
77. מן האמור עולה כי הסימן נעדר אופי מבחין מולד. לפיכך הסימן יהא כשיר לרישום רק אם יוכח כי רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש, אז יזכה להגנה מצומצמת בלבד (ראה עניין עיתון משפחה לעיל).
78. בפסיקה נקבעו כמה מבחנים העשויים לסייע בהוכחת אופיו המבחין הנרכש של סימן מסחר והם תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום של הסימן המבוקש והאמצעים שהשקיע בעל הסימן ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן המבוקש לתודעת הציבור. בנוסף לאלה נבחן אם הציבור אכן מקשר את השירותים נשואי הסימן המבוקש עם בעליו בעקבות השימוש בו (ראה למשל ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ'les verreies de saint gobain פ"מ מה(3) 224 וכן ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח', פורסם באתר האינטרנט נבו (26.04.2004).
79. מראיות המבקשת עולה כי היא משקיעה בפרסום במנועי חיפוש אינטרנטיים, רשתות חברתיות ובלוגים שונים תוך חשיפה לאלפי גולשים ומשתמשים. עם-זאת, אין המדובר בחשיפה בעלת היקפים כה גדולים שיהיה בה כדי להוכיח כי הסימן המבוקש אכן רכש אופי מבחין. אומנם הגישה המבקשת מכתבי לקוחות המשתמשים בשירותי המבקשת, אך נראה כי אלה לקוחות שכבר מנויים על שירותי המבקשים ולא ציבור שנחשף לשירות לראשונה. כך גם לא הציגה המבקשת כל סקר צרכנים העשוי לתמוך בטענתה כי הצרכנים אכן מבחינים בין שירותי המבקשת לשירותים דומים המוצעים על-ידי מתחריה, באמצעות הסימן המבוקש.
80. המבקשת החלה להשתמש בסימנה לכל המוקדם בחודש מאי 2011, אז עלה אתר האינטרנט אותו היא מפעילה, לאוויר. יובהר כי שם המתחם שברשותה נרכש בסוף שנת 2010. לפיכך אין מדובר במשך זמן ארוך דיו כדי להקנות לצירוף כה מתאר אופי מבחין.
81. בהתייחס לטענת המבקשת כי עושה שימוש בסימן המבוקש בשם המתחם שברשותה greeninvoice.co.il)) באופן המאבחן אותה מעסקים אחרים וממתחריה, הרי שכבר נקבע כי שם מתחם אינו כשיר לרישום כסימן מסחר (ר' החלטתי בנושא בקשה לרישום סימן מסחר מס' 234287 "Hotels.co.il" ביי-טק תקשורת בע"מ, פורסם באתר רשות הפטנטים, 02.09.2013).
82. מעבר לכל אלה, נראה כי בפועל עושה המבקשת שימוש בגירסה מעוצבת של הסימן המבוקש, להבדיל מהגירסה שנתבקשה לרישום ובהחלט ייתכן כי הסימן המעוצב אליו נחשף הציבור הוא שרכש אופי מבחין. מכל מקום, פתוחה הדרך בפני המבקשת להגיש בקשה חדשה לרישום הסימן בגרסתו המעוצבת, שככל שתוגש תיבחן על-אתר.
83. לאור האמור בקשה לרישום סימן מסחר מס' 256552 נדחית בזאת."

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

אתרי אינטרנט - שיווק ופרסום - שמות מיתחם