מצב של שימוש בסימן זהה ומצב של שימוש בסימן דומה

קיימת הבחנה בין מצב בו מדובר בשימוש בסימן זהה, לבין מצב בו מדובר בשימוש בסימן דומה. אמנם, זה גם זה מהווה "הפרה" בהתאם להגדרתה בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר המדברת על שימוש זהה או דומה בידי מי שאינו זכאי לכך.

עם-זאת, ניתן לראות כי ב- רע"א 6658/09 {מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.01.10)} קבע בית-המשפט כי המבחן לקיומה של הפרה, כאשר אין מדובר בסימן זהה, הוא מבחן הדמיון המטעה.

על-כן, יש לבחון האם הסימן המפר דומה לסימן הזכאי להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור.

כאמור, בדרך זו הלכה כב' השופטת חיות ב- ע"א 563/11 {ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין ואח', תק-על 2012(3), 9000 (2012)} בהטעימה כי מבחן ההטעיה חל מקום בו מדובר בסימן דומה, להבדיל מהשימוש בסימן זהה.

בנסיבות בהן מדובר בתביעה בגין שימוש בסימן דומה, הרי שגם לשיטתם של אלו המדגישים את הרציונאל הקנייני של דיני סימני המסחר, נדרשת אמת-מידה לבחינת קיומה של פגיעה, ומבחן ההטעיה עונה היטב על צורך זה.

הדרישה להוכחת יסוד ההטעיה כאשר מדובר בסימן דומה, משרתת היטב את התכליות השונות המתרוצצות בקרבם של דיני סימני המסחר, תחת הרציונל הקנייני.

יסוד ההטעיה משמש אמת-מידה טובה לבחינת פגיעה בזכותו הקניינית של בעל הסימן המקורי, ואילו תחת רציונל ההטעיה, המבחן והתכלית שזורים זה בזה.

בדומה למבחן המיושם בעת דיון בהתנגדות לרישום סימן מסחר או בקשה למחיקת סימן מסחר, גם בעת בחינת רמת הדמיון בטענת הפרה יש לבחון את הסימנים בשלמותם.

סעיף 46א(א) לפקודת סימני מסחר מעניק לבעליו זכות "שימוש ייחודי בסימן המסחר", כאשר מדובר בסימן מסחר דומה או זהה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב, בין אם רשום ובין אם לא זכאי בעל הסימן להגנה לעניין טובין מאותו הגדר.

כאשר מדובר בסימן מסחר דומה או זהה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום. זכאי בעל הסימן להגנה גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר ובלבד שיש בסימן המפר כדי להצביע על קשר בין הטובין לבין בעל הסימן ובעל הסימן עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש בסימנו.

בכך באה לידי ביטוי עוצמתו הכפולה של סימן מסחר מוכר היטב, אין הוא זקוק לרישום לשם הגנה לגבי טובין מאותו הגדר, וככל שנרשם פורשׂ הוא חסותו גם על טובין שאינם מאותו הגדר.

עם-זאת, מבחן ההפרה בשני המקרים שונה: כאשר מדובר בטובין מאותו הגדר (בין אם הסימן רשום ובין אם לאו) המבחן להפרה הוא מבחן ההטעיה.

ואילו כאשר מדובר בטובין שאינם מאותו הגדר (לגבי סימן רשום) המבחן להפרה מורכב משני תנאים מצטברים: האחד - קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, והשני - פגיעה פוטנציאלית בבעל הסימן כתוצאה מהשימוש בסימן.

ניתן לפרש את ההבחנה בפקודת סימני המסחר, בין הגדרת "הפרה" בסעיף-קטן 1(3) לבין זו הקבועה בסעיף-קטן 1(4) באופן שונה.

סימן מסחר מוכר היטב - בין אם רשום ובין אם לאו - מקנה הגנה לבעליו לגבי אותו סוג טובין, ומבחן ההפרה הוא מבחן ההטעיה (לגבי סימן דומה).

ואילו סעיף-קטן 1(4) לפקודה הנ"ל, מרחיב את ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב לרובד נוסף, בקבעו כי ככל שמדובר בסימן מסחר רשום, אזי מתפרשת הגנתו גם על טובין שאינם מאותו הגדר.

מבחן ההפרה לעניין טובין שאינם מאותו הגדר הוא מבחן מצטבר המשלב בין מבחן הקשר ובין מבחן הפגיעה הפוטנציאלית בבעל הסימן.
פרשנות זו יוצרת איזון ראוי בין כוחו של סימן מסחר מוכר היטב רשום לבין כוחו של סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום.

ניתן לראות כי לפי הפקודה הנ"ל, סעיף-קטן 1(3) עוסק בסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום, ואילו סעיף-קטן 1(4) עוסק בסימן מסחר מוכר היטב רשום.

התוצאה היא כי בעל סימן מסחר רשום לעולם יידרש להוכיח חשש לפגיעה {לצד מבחן הקשר} בין אם מדובר בטובין מאותו הגדר ובין אם לאו, ואילו בעל סימן לא רשום יסתפק במבחן ההטעיה.

הגם שרף מבחן הקשר נמוך יותר מאשר רף ההטעיה ,קשה להלום כי לגבי טובין מאותו הגדר יידרש בעל הסימן הרשום להוכיח חשש לפגיעה.

את החשש לפגיעה יש להוכיח ב"תשתית של ממש" ואילו בעל הסימן הלא רשום יהיה פטור מכך {ע"א 9191/03V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6), 869 (2004)}.

בנוסף, ב- ע"א 8441/04 {Unilever Plc נ' שגב, פורסם באתר האינטרנט נבו (23.08.06)} נקבע כי המבחן להיותו של סימן דומה או זהה לסימן מסחר רשום מזכיר באופיו את מבחן האדם הסביר או האדם מן הישוב.

אבן הבוחן היא האם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים.

ניתן להשוות עם ספרו של עמיר פרידמן {סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: "עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה")} הסבור כי בעל סימן מסחר מוכר היטב רשום כלל אינו נדרש להוכיח הטעיה.

יצויין, עם-זאת, כי עמיר פרידמן בספרו הנ"ל ביסס את פרשנותו על פרשת "מקדונלד" {ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004)} אשר עסקה בסימן מסחר זהה, ונמנע מלהבחין בין מצב זה לבין מצב של סימן מסחר דומה.

הפרשנות לעיל, ולפיה ההבחנה בין סעיפי פקודת סימני המסחר אינה מתמצת בשאלת רישומו של הסימן, אלא בשאלת הגדר הטובין, מתיישבת עם לשון הפקודה באופן מיטבי.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

מצב של שימוש בסימן זהה ומצב של שימוש בסימן דומה