מדגמים – כללי

1. מבוא
תחילתה של פקודת הפטנטים והמדגמים {Patents and Designs Ordinance} היתה ביום 1 בינואר 1925. נוסח הפקודה {כך נכנה אותה להלן} פורסם אמנם בשנת 1924 {בימים 1 במאי ו- 15 בדצמבר 1924}, אך נקבע בה מפורשות כי תחילתה תהיה ביום 1 בינואר 1925. בשנת 1967 קרע חוק הפטנטים מן הפקודה את נושא הפטנטים {סעיף 195 לחוק הפטנטים,} ונותרו המידגמים לבד. התווית שעל הכלי נותרה: פקודת הפטנטים והמידגמים, אך בתוכו של הכלי לא יימצאו אלא המידגמים בלבד. אין תוכו של הכלי כברו. בזמנו אף הופץ תזכיר חוק המידגמים, התשנ"ז-1997, הבא להחליף את הפקודה {ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3), 577 (1997)}.

העתקה וחיקוי כשלעצמם, בהיעדר הגנה סטטוטורית מכוח דיני המדגמים או הפטנטים, אינם מקימים, לכשעצמם, עילת תביעה. יש להידרש ולבחון את נסיבות העתקה בכל מקרה לגופו {ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (25.06.07) (להלן: "מובי"), סעיף 8 לפסק-דינו של השופט א' ריבלין; רע"א 502/04 Buffaloboots Gmbh נ' גלי - רשת חנויות נעליים, גלי השלום, פ"ד נח(5), 487, 491 (2004); שרה פרזנטי דיני זכויות יוצרים, כרך ב' (מהדורה שלישית, תשס"ח), 788 ו- 790}.

על-מנת לבחון את שימושיות היצירה, יש לבדוק האם לחלק האמנותי שבה, יש שימוש משל עצמו. להבדיל מיצירה אמנותית, אשר נרכשת מפאת האמנות שבה ועיצובה אינו מוכתב משיקולים פונקציונאליים, המוצר שמוגן במדגם נרכש לרוב בשל היותו פונקציונאלי ורק לאחר מכן מפאת צורתו החיצונית {פרזנטי, בעמ' 792; מיגל דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר (תשס"ב), 110}.

המדגם נועד להעניק הגנה על הצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקלוט אותה, וצורתו של המוצר אמורה להשפיע על בחירתו של הצרכן במוצר המסויים.

ההשוואה בין מוצר המוגן במדגם לבין מוצר הנטען כמפר את המדגם, נעשית על דרך התרשמות הצרכן מחזותו הכללית של המוצר וכאשר קיים דמיון בחזותם הכללית של המוצרים, אשר אינו מגיע לכדי זהות יש להמשיך ולבחון האם הצרכן הרלוונטי עשוי לטעות בין המוצר המוגן לבין המוצר הנטען כמפר וזאת תוך ההנחה שלפיה זכרונו של הצרכן אינו מושלם, ולכן אין הכרח בזהות של ממש בין המוצר המפר למדגם הרשום {ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3), 702, 710-709 (2003)}.

2. נטל ההוכחה
ב- ע"א 8951/10 {המערערת נ' המשיבים, תק-על 2014(4), 3854 (2014)} נדון ערעור על פסק-דינו בית-המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה תביעת המערערת נגד המשיבים בגין הפרת מדגם רשום על דגם מסויים של שקיות.

בית-המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי הוכחת הטענה מוטלת על הנתבע, אשר מפיו היא באה. תוקפו של הרשום בפנקס המדגמים כראיה לכאורה בדבר תקפות הרישום עולה מלשונו המפורשת של סעיף 3(5) לפקודת הפטנטים והמדגמים. בהקשר קרוב נפסק כי בכל האמור לתקפותו של פטנט, לאחר שנרשם, רובץ נטל ההוכחה זה על הנתבע. בדומה, גם רישום של סימן מסחר מהווה ראיה לכאורה לתקפות הסימן.

לעניין נטל הוכחת תקפות הרישום בפנקס, מקום בו זה הועמד בסימן שאלה במסגרת "תקיפה עקיפה" בתביעת הפרה, רב המשותף בין הסוגים השונים של קניין רוחני לגביהם מתנהל מרשם, ויש להצביע על טעם של ממש להבחין ביניהם. בפרט, אין בטענה שהליך רישומו של מדגם הוא למעשה הליך "במעמד צד אחד" כדי להבחין בין מעמד פנקס המדגמים לבין מעמדם של פנקס הפטנטים ופנקס סימני המסחר.

אכן, העובדה שתהליך הרישום של מדגם חסר ערובות מסויימות הקיימות בתהליכי הרישום של פטנטים וסימני מסחר חושפת אותו ליתר סיכון לטעויות. אולם, אין להסיק מכך כי אין כל משמעות ראייתית לרישום מדגם בפנקס. עם-זאת, ניתן להתחשב בכך במשקל שניתן לרישום, היינו, ניתן לייחס לעובדה זו משקל ראייתי.

מכל מקום, לשאלה על מי מבעלי הדין מוטל הנטל להוכיח טענה מסויימת חשיבות מעשית רק מקום בו בתום הערכת הראיות כולן מגיע בית-המשפט למסקנה כי כפות המאזניים מעויינות או מקום בו אף אחד מבעלי הדין לא הביא ראיות להוכחת טענתו. במקרים אלה, יפסוק בית-המשפט נגד הצד שעליו הנטל. ואולם, אם לאחר הערכת מכלול הראיות קובע בית-המשפט כי אחד מבעלי הדין הצליח לשכנע בצדקת טענתו לפי מאזן ההסתברויות, כך שניתן לקבוע קביעה פוזיטיבית בשאלה שבמחלוקת, הרי שמבחינה מעשית אין עוד חשיבות לשאלה על מי מוטל היה נטל ההוכחה מלכתחילה.

במקרה הנדון, אף שלא היה מקום להטיל את נטל ההוכחה על המערערת, לא נמצאה הצדקה להתערב במסקנה הסופית לפיה ראיות המשיבים עולות במשקלן על אלה שהביאה המערערת. בכלל זה לא נמצא כי נפלה שגגה בכך שבית-המשפט נתן משקל לפגמים שנפלו בהליך רישום המדגם. פגמים אלה משפיעים על משקל הרישום בפנקס כראיה לכאורה.

3. פיצויים סטטוטורים
ב- ע"א 8951/10 {המערערת נ' המשיבים, תק-על 2014(4), 3854 (2014)} דן בית-המשפט העליון במסגרת ערעור שהגישו חברות בעלות מדגמים רשומים, בגובה הפיצוי שנפסק להן בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים של מוטות לנשיאת דגל המיועדים להתקנה על כלי רכב, תוך קיזוזו מחובן לחברה העוסקת בייצור מוצרי פלסטיק.

השופט נ' סולברג ציין, כי סעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, שעניינו בפיצויים בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים, ואשר נוקט בלשון "דמי הנזק שיפסוק בית-המשפט" - אינו מונע - על-פי לשונו ועל-פי תכליתו - פיצוי המבוסס על נזק לכאורי שנגרם לבעל הזכות במדגם {להלן גם: "המעצב"} - דהיינו, אבדן רווחים שניתן היה להפיק, או לחילופין פיצוי על בסיס רווחיו של המפר, כלומר, פיצוי בשל עשיית עושר ולא במשפט.

אולם, סוגיית הכללים המנחים לפיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים, נדונה בבית-המשפט העליון, בפסק-דין אחד משנות השישים, שבו קבע כב' השופט י' זוסמן, כי "לא נקבע בסעיף 37(2) כל סכום מכּסימלי" לגבי דמי הנזק "כפי שיוערכו על-ידי בית-המשפט", והחזיר את הדיון לבית-המשפט המחוזי לצורך המשך בירור סוגיית הנזק {ע"א 269/63 גינת נ' סידס, פ"ד יז(4), 2551, 2553 (1963)}.

בדונו בשאלה המרכזית - עקרונות חישוב הפיצויים לנזקי המעצב, בעל הזכויות במדגמים - ציין בית-המשפט העליון, כי בהיעדר כללים מנחים בסוגיית חישוב הפיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים לפי סעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, בהיותה פקודה מנדטורית, ארכאית, נדרש לסקירת משפט משווה, במיוחד לדין האנגלי.

בית-המשפט העליון סקר את המשפט המשווה, וציין כי הן בהתאם לדין האנגלי, הן בהתאם לדין האמריקאי, אין מניעה מלפסוק פיצוי בגין הפרת זכויות במדגם רשום על בסיס אובדן הרווחים שניתן לייחס למעצב, או על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר.

בית-המשפט פסק, כי זוהי הפרשנות הראויה ליציקת תוכן בסעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים. פרשנות זו, גם מתיישבת עם האינטרס שבמתן הגנה עודפת לבעל הזכויות במדגם הרשום ביחס לבעל הזכויות במדגם הלא רשום. מסקנה זו ביחס לפרשנות הראויה לסעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, מתחזקת גם לנוכח הדין הקנדי, המאפשר גם הוא פיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים על בסיס אובדן הרווח של המעצב או על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

מדגמים – כללי